Licenze di diritti di proprietà intellettuale (IP) e regolamento comunitario sulla giurisdizione

• Author: Benedetta Ubertazzi
• Position: Ricercatore a tempo determinato di Diritto internazionale nell'Università IULM di Milano
• Pages: 735-758

Questo studio espone una parte dei risultati di una ricerca finanziata dall'EPO-European Patent Office e dal Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law di Monaco, che qui ringrazio entrambi per la generosa e cordiale ospitalità. I siti internet di seguito indicati sono stati visionati per l'ultima volta il 26 giugno 2009.

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1. Nel caso Falco una fondazione austriaca titolare di diritti d'autore e connessi del defunto cantante austriaco Falco ed un ex membro del suo gruppo musicale avevano agito avanti all'Handelsgericht di Vienna contro una persona fisica domiciliata in Germania. Gli attori allegavano in particolare che essi erano titolari di diritti d'autore¹ relativi ad alcune esecuzioni di Falco e del suo gruppo; avevano attribuito alla convenuta una licenza di utilizzare in Austria, Germania e Svizzera alcune registrazioni video di un concerto, ma non le avevano concesso alcun diritto sulle registrazioni audio del medesimo concerto; la convenuta non aveva "pagato i corrispettivi di licenza dovuti sui volumi di vendita (...) delle registrazioni video" del concerto ed aveva inoltre distribuito copia delle registrazioni audio in Austria, Germania e Svizzera. Gli attori qualificavano il mancato pagamento delle royalties relative alle registrazioni video come inadempimento contrattuale e la distribuzione di quelle audio come una violazione dei loro diritti d'autore: e chiedevano al giudice austriaco di condannare la convenuta al pagamento dei compensi contrattuali relativi alle registrazioni video ed inoltre al risarcimento dei danni derivanti dall'utilizzo sine titulo, quindi illecito delle registrazioni audio. Page 736

Il giudice austriaco di primo grado constatava che l'attività litigiosa era avvenuta anche in Austria; affermava la sua giurisdizione ex art. 5, par. 3 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (di seguito regolamento 44/2001 o regolamento Bruxelles I)² in relazione all'azione ex delicto relativa all'utilizzazione non auto- rizzata delle registrazioni audio; e si dichiarava competente anche a conoscere dell'azione contrattuale di pagamento dei compensi riguardanti le registrazioni video, "in virtù dello stretto collegamento" esistente tra le due azioni contrattuale ed ex delicto. Il giudice di appello confermava la propria giurisdizione sulla domanda relativa all'illecito extracontrattuale, mentre la declinava per quello contrattuale, in quanto l'obbligazione controversa in causa era quella pecuniaria di pagamento delle royalties-compensi; secondo i diritti materiali austriaco e tedesco essa andava perciò adempiuta al domicilio del debitore e dunque in Germania; e conseguentemente l'art. 5, par. 1, lett. a) del regolamento 44/2001 fondava la giurisdizione del giudice tedesco anziché di quello austriaco. Gli attori proponevano allora ricorso alla Corte di cassazione austriaca; sostenevano in particolare che il contratto di licenza di diritti d'autore e connessi era riconducibile alla categoria degli accordi di "prestazione di servizi" ex art. 5, par. 1, lett. b) del regolamento 44/2001; sottolineavano che in relazione a questi contratti l'art. 5, par. 1, lett. b) fonda la giurisdizione del "luogo (...) in cui i servizi (...) avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto"; e concludevano per l'esistenza della giurisdizione austriaca. A sua volta l'Oberster Gerichtshof rimetteva la causa alla Corte di giustizia delle Comunità europee, chiedendole l'interpretazione pregiudiziale dell'art. 5, par. 1 del regolamento 44/2001³ su alcuni quesiti, di cui il primo chiedeva in particolare "se un contratto con il quale il titolare di un diritto di proprietà intellettuale concede alla controparte la facoltà di sfruttare tale diritto (contratto di licenza) costituisca un contratto avente ad Page 737 oggetto una 'prestazione di servizi' ai sensi dell'art. 5, punto 1), lett. b), del regolamento n. 44/2001". Nel giudizio che ne seguiva, causa C-533/07; l'Avvocato generale Trstenjak ha presentato le proprie conclusioni il 27 gennaio 2009 e la Corte di giustizia ha pronunciato la sua sentenza il 23 aprile 2009⁴.

Nel caso Falco la giurisdizione austriaca non era radicata dalla regola generale del domicilio del convenuto (che era ubicato in Germania). Per l'azione ex delicto la giurisdizione austriaca era sicuramente fondata dall'art. 5, par. 3 del regolamento Bruxelles I e dal suo criterio del "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto". Secondo la sentenza della Corte di giustizia del 7 marzo 1995, Shevill⁵, tuttavia, l'"espressione 'luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto' (...), in caso di diffamazione mediante un articolo di stampa diffuso in più Stati contraenti, deve essere interpretata nel senso che la vittima può esperire nei confronti dell'editore un'azione di danni sia dinanzi ai giudici dello Stato contraente del luogo ove è stabilito l'editore della pubblicazione diffamatoria, i quali sono competenti a pronunciarsi sul risarcimento dei danni derivanti dalla diffamazione nella loro integralità, sia dinanzi ai giudici di ciascuno Stato contraente dove la pubblicazione è stata diffusa e dove la vittima assume aver subito una lesione della sua reputazione, i quali sono competenti a conoscere dei soli danni cagionati nello Stato del giudice adito". Ed ai sensi della giurisprudenza Shevill la giurisdizione austriaca sull'uso non autorizzato delle registrazioni audio ex art. 5, par. 3⁶ si estendeva quindi all'accertamento dell'illecito eventualmente commesso in Austria, riguardava anche la condanna al risarcimento dei danni sofferti in Austria, ma non si estendeva a quelli verificatisi in Germania e Svizzera⁷.

Più problematico era invece argomentare la giurisdizione austriaca in relazione all'azione contrattuale di pagamento dei compensi per la licenza. Il giudice di primo grado aveva rilevato che le due azioni extracontrattuale e contrattuale Page 738 esercitate in causa avevano in comune le parti, le canzoni interpretate, la loro esecuzione, i territori di sfruttamento dei relativi diritti IP: ed aveva ritenuto che la giurisdizione austriaca si estendesse dall'azione ex delictu ai sensi dell'art. 5, par. 3 anche a quella contrattuale, in quanto la seconda era "strettamente connessa" alla prima. In realtà il tema della connessione è regolato dagli articoli 6 e 27 del regolamento 44/2001⁸. L'art. 27 riguarda tuttavia soltanto il coordinamento tra cause pendenti di fronte a giudici di Stati membri distinti: e non si applicava dunque al caso Falco, che vedeva adita una sola autorità giudicante, e precisamente quella austriaca. A sua volta l'art. 6 del regolamento 44/2001 non era applicabile in causa, in quanto non attribuisce al cumulo oggettivo di domande rilievo sufficiente ad estendere la giurisdizione esistente per una di esse anche alle altre domande cumulate. E si comprende perciò che la Corte di appello austriaca non abbia condiviso l'opinione del giudice di primo grado e non si sia ritenuta dotata di giurisdizione per connessione.

Gli attori del giudizio nazionale a quo avevano allora affermato che il contratto azionato in causa doveva venir qualificato come un accordo relativo alla "prestazione di servizi" ex art. 5, par. 1, lett. b) del regolamento 44/2001; i servizi prestati dalla fondazione e dal suo litisconsorte erano eseguiti in Austria; ed il giudice austriaco aveva dunque giurisdizione⁹. Se la qualificazione del contratto di licenza proposta dagli attori non poteva invece essere accolta, allora secondo l'art. 5, par. 1, lett. c) del regolamento 44/2001 "la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b)" dell'art. 5, par. 1, e di conseguenza la giurisdizione era determinata dal criterio "del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita" previsto dall'art. 5, par. 1, lett. a) del regolamento 44/2001. E l'Oberster Gerichtshof ha ritenuto opportuno chiedere alla Corte un'interpretazione pregiudiziale su due questioni principali, di cui la prima riguardava la nozione di contratto di prestazione di servizi ex art. 5, par. 1, lett. b) del regolamento 44/2001; e l'altra, conseguenziale, concerneva il criterio del luogo di adempimento dell'obbligazione contrattuale ex art. 5, par. 1, lett. a).

2. La Corte ha esaminato anzitutto la prima questione, che riguardava la ricostruzione della nozione di contratto di prestazione di servizi ex art. 5, par. 1, lett. b) del regolamento 44/2001 e ad un tempo la verifica dell'estensione di questa categoria anche agli accordi di licenza di diritti IP.

Cominciamo dalla nozione di contratto di prestazione di servizi. A questo proposito è noto che esistono due metodi principali di ricostruzione delle categorie comunitarie di diritto internazionale privato e processuale. Un primo metodo di qualificazione è quello c.d. "conflittuale", e prevede che le categorie delle norme di conflitto e di giurisdizione comunitarie devono venire ricostruite alla luce del diritto materiale di un solo Stato, e precisamente di quello che regola la fattispecie Page 739 secondo il diritto internazionale privato del foro¹⁰. Un secondo metodo di qualificazione delle norme di conflitto e di giurisdizione comunitarie è quello "autonomo" o "comparatistico", per cui le categorie di diritto internazionale privato degli atti comunitari devono essere ricostruite non in base alla legge di uno Stato bensì "riferendosi da una parte agli obiettivi ed al sistema del trattato"¹¹ o del singolo atto in questione¹² "e, d'altra parte, ai principi generali che discendono dall'insieme dei sistemi giuridici degli Stati membri"¹³.

In questo quadro la tesi assolutamente prevalente ritiene che la categoria di contratti di prestazione di servizi deve essere ricostruita in modo autonomo¹⁴. E la sentenza Falco ha perciò giustamente accolto questa tesi...