Manfred Säger contra Dennemeyer & Co. Ltd.

• Jurisdiction: European Union
• Celex Number: 61990CJ0076
• ECLI: ECLI:EU:C:1991:331
• Date: 25 July 1991
• Docket Number: C-76/90
• Court: Court of Justice (European Union)
• Procedure Type: Reference for a preliminary ruling

INFORME PARA LA VISTA

presentado en el asunto C-76/90 ( *1 )

I. Hechos y procedimiento

1. Marco jurídico europeo

Una solicitud de patente nacional debe dirigirse, en principio, al Registro de Patentes del país de que se trate. El Derecho nacional regula los requisitos de concesión y de prórroga de la patente. Conforme al Convenio sobre la Patente Europea, también es posible presentar una solicitud de patente europea ante la Oficina Europea de Patentes de Munich. Una patente europea concedida por esta Oficina equivale a un conjunto de patentes nacionales de los Estados signatarios que el solicitante de la patente haya indicado en su solicitud. Por sus efectos y su valor, esta patente europea equivale en cada Estado signatario a una patente concedida por el Registro de Patentes de este Estado. Para mantener un derecho de patente o la solicitud de patente hay que pagar una anualidad al Registro de Patentes de que se trate. Esta oficina publica regularmente los tipos de estas anualidades de prórroga.

El mantenimiento y la prórroga de las patentes son una actividad en gran parte mecánica y rutinaria, cuya gestión puede llevarse perfectamente a cabo utilizando ordenadores. Por este motivo, los expertos en patentes de la CEE y de Estados Unidos han creado una serie de empresas especializadas en la gestión masiva e informatizada de las anualidades.

2. Marco jurídico nacional

Conforme al apartado 1 del artículo 1 de la Rechtsberatungsgesetz (Ley de asesoramiento jurídico; en lo sucesivo, «RBerG»), sólo pueden dedicarse profesionalmente a la gestión de asuntos jurídicos ajenos o de créditos cedidos con fines de cobro las personas autorizadas para ello por el organismo público competente. Conforme al mismo artículo, la autorización se concede para los sectores específicos que se enumeran en él. La conservación profesional de los derechos de propiedad industrial en favor de terceros no figura entre los ámbitos citados. Esta actividad puede ser ejercida por los «Patentanwälte» [Agentes de la Propiedad Industrial, véase el apartado 2 del artículo 3 de la Patentanwaltsordnung (Estatuto de los Agentes de la Propiedad industrial)]. También pueden ejercer esta actividad los Abogados [véase el apartado 5 del artículo 3 de la Patentanwaltsordnung y el artículo 3 de la Bundesrechtsantwaltsordnung (Estatuto de la Abogacía)].

El apartado 3 del artículo 1 de la RBerG establece que dicha Ley no afecta a la actividad profesional de los Notarios y de las demás personas que ejerzan una función pública, así como de los Abogados y de los «Patentanwälte».

Mediante sentencia de 12 de marzo de 1987 el Bundesgerichtshof declaró que la comunicación profesional de la exigibilidad de las anualidades correspondientes a estos derechos de propiedad industrial y el pago de dichas anualidades en nombre y por cuenta de terceros sin la autorización que exige el apartado 1 del artículo 1 de la RBerG eran contrarios a este artículo.

3. Antecedentes del procedimiento principal

La sociedad Dennemeyer & Co. Ltd fue fundada en 1973 por dos Agentes de la Propiedad Industrial que gestionaban patentes europeas. Uno de ellos está en posesión, además, del título británico de «chartered patent agent». La sociedad está domiciliada en Gran Bretaña y está especializada en el control y mantenimiento de derechos de propiedad industrial en nombre del titular de los mismos. Efectúa esta actividad a partir de Gran Bretaña en toda una serie de países, Alemania entre otros, es decir, en nombre de titulares de derechos de propiedad industrial domiciliados en estos países. Ejerce su actividad empleando un sistema informatizado. Los titulares de los derechos reciben periódicamente las «comunicaciones de vencimiento de anualidades», en las que figuran, entre otras cosas, las fechas de vencimiento y el importe adeudado para su mantenimiento. El titular del derecho devuelve el documento a Dennemeyer indicándole si debe efectuar los pagos que se mencionan en él. En esta actividad, Dennemeyer no asesora a sus clientes ni sobre lo que deben hacer, ni sobre las consecuencias de pagar o no pagar. Por otra parte, el cliente es el único que asume la responsabilidad de prevenir a la sociedad sobre cualquier modificación en la situación de una patente que pueda tener incidencia en el pago de la anualidad. Por último, Dennemeyer percibe por su actividad comisiones inferiores a las tarifas aplicadas por los Patentanwälte alemanes en este sector.

El Sr. Manfred Säger es Patentanwalt en Munich. Opina que la actividad de Dennemeyer, en la medida en que consiste en la gestión profesional de asuntos jurídicos por cuenta de terceros, infringe la RBerG porque Dennemeyer no posee la autorización necesaria conforme a esta Ley. Además, continúa, el comportamiento de Dennemeyer también infringe el artículo 1 de la Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (Ley de competencia desleal).

A solicitud del Sr. Säger, el Landgericht München I dictó, el 1 de septiembre de 1987, una resolución de medidas provisionales mediante la que se prohibía a Dennemeyer «ofrecer y/o prestar con fines competitivos, en territorio alemán, servicios de control y/o conservación de derechos de propiedad industrial alemanes por cuenta de terceros que no sean Patentanwälte o Abogados».

No obstante, en cuanto al fondo, el 1 de diciembre de 1988 el Landgericht desestimó el recurso del Sr. Säger contra Dennemeyer. En opinión del Landgericht, la RBerG no era aplicable porque Dennemeyer ejercía su actividad en Gran Bretaña.

Entre tanto, en mayo de 1988 Dennemeyer formuló una denuncia ante la Comisión de las Comunidades Europeas. Afirma que la aplicación del apartado 1 del artículo 1 de la RBerG a su actividad constituye una infracción de los artículos 59 y siguientes del Tratado CEE.

La Comisión se digirió al Gobierno alemán. Este le respondió, en marzo de 1989, que las actividades de Dennemeyer no infringían el apartado 1 del artículo 1 de la RBerG por estar situado el domicilio social de dicha sociedad fuera del ámbito de aplicación de la Ley.

El Sr. Säger interpuso recurso de apelación contra la sentencia del Landgericht ante el Oberlandesgericht München. Ante dicho órgano jurisdiccional, Dennemeyer negó la competencia internacional de los Tribunales alemanes, la aplicabilidad del Derecho alemán y la existencia de una infracción a la RBerG. Además, afirmó que el artículo 59 del Tratado se oponía a que se le condenara.

4. Cuestión prejudicial

Por entender que el litigio planteaba cuestiones de interpretación del Derecho comunitario, el Oberlandesgericht München resolvió, mediante resolución de 25 de enero de 1990, suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, la siguiente cuestión prejudicial:

«¿Es compatible con el artículo 59 del Tratado CEE que una sociedad inglesa domiciliada en Gran Bretaña precise la autorización prevista en la Rechtsberatungsgesetz cuando realice para terceros, desde su domicilio, actividades relativas al mantenimiento de derechos de la propiedad industrial alemanes, cuyos titulares están domiciliados en el territorio de la República Federal de Alemania, controlando el vencimiento de las anualidades, comunicando a dichos terceros las fechas de vencimiento y abonando, en nombre de éstos, las anualidades en el territorio de la República Federal de Alemania, teniendo en cuenta que, conforme al Derecho de un considerable número de Estados miembros, esta actividad puede ejercerse de manera incontestable sin necesidad de autorización?»

El Oberlandesgericht indicó que partía de la base de que eran competentes los órganos jurisdiccionales alemanes y de que era aplicable el Derecho alemán. A este respecto citaba la mencionada sentencia del Bundesgerichshof de 12 de marzo de 1987. Según el Oberlandesgerticht, Dennemeyer ejerce también su actividad en territorio alemán cuando paga las anualidades para el mantenimiento de los derechos de propiedad industrial en Alemania, por lo que debe aplicarse la RBerG alemana.

5. Procedimiento

La resolución de remisión se registró en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 21 de marzo de 1990.

Conforme al artículo 20 del Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la CEE presentaron observaciones escritas el Sr. Manfred Säger, demandante en el procedimiento principal, representado por el Sr. P. B. Schäuble, Abogado de Munich; Dennemeyer & Co. Ltd, parte demandada en el procedimiento principal, representada por el Sr. L. Donle, Abogado de Munich, y el Sr. Ch. Vajda, Barrister de Londres; el Gobierno alemán, representado por los Res. H. Teske y J. Karl, en calidad de Agentes; el Gobierno del Reino Unido, representado por el Sr. R. Plender, QC, Barrister de Londres, designado por el Sr. J. Collins, Solicitor, en calidad de Agentes, y la Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. E. Lasnet y B. Langeheine, miembros de su Servicio Jurídico, en calidad de Agentes.

Visto el informe del Juez Ponente y oído el Abogado General, el Tribunal de Justicia decidió iniciar la fase oral sin previo recibimiento

a prueba. No obstante, el Tribunal de Justicia formuló determinadas preguntas a la Comisión. Mediante decisión de 7 de noviembre de 1990, el Tribunal de Justicia acordó atribuir el asunto a la Sala Sexta.

II. Resumen de las observaciones escritas presentadas ante el Tribunal de Justicia

El Sr. Säger alega que, en principio, el artículo 59 sólo exige que se respete la prohibición de discriminación. Ello...