Case nº T-7/04 of Tribunal de 1ª Instancia de las Comunidades Europeas, June 15, 2005

• Resolution Date: June 15, 2005
• Issuing Organization: Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas
• Decision Number: T-7/04

En el asunto T-7/04,

Shaker di L. Laudato & C. Sas, con domicilio social en Vietri sul Mare (Italia), representada por el Sr. F. Sciaudone, abogado,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por los Sres. O. Montalto y P. Bullock, en calidad de agentes,

parte demandada,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI es:

Limiñana y Botella, S.L., con domicilio social en Monforte del Cid (Alicante),

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 24 de octubre de 2003 (asunto R 933/2002-2), relativa a un procedimiento de oposición entre Limiñana y Botella, S.L., y Shaker di L. Laudato & C. Sas,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Primera),

integrado por la Sra. V. Tiili (Ponente), Presidente, y el Sr. F. Dehousse y la Sra. I. Wiszniewska-Bia-ecka, Jueces;

Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador principal;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 17 de junio de 2008;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 20 de octubre de 1999, la demandante, Shaker di L. Laudato & C. Sas, presentó una solicitud de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), con arreglo al Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada.

2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo que se reproduce a continuación, el cual, según la descripción contenida en la solicitud, es de color azul, azur, amarillo, rojo y blanco:

3 Los productos para los que se solicitó el registro, a raíz de una intervención de la OAMI el 23 de noviembre de 1999 y de la retirada de una clase, se hallan comprendidos en las clases 29 y 33 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada y corresponden, para cada una de esas clases, tras una limitación, a la descripción siguiente:

- clase 29: «jaleas, mermeladas, compotas»;

- clase 33: «licor de limón procedente de la costa amalfitana».

4 La solicitud de marca comunitaria se publicó en el Boletín de marcas comunitarias nº 30/2000, de 17 de abril de 2000.

5 El 1 de junio de 2000, la oponente, Limiñana y Botella, S.L., formuló oposición, con arreglo al artículo 42, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, contra el registro de la marca solicitada. La oposición se basaba en el registro español nº 2020372, solicitado el 27 de marzo de 1996, de la marca denominativa LIMONCHELO, que designa productos incluidos en la clase 33 («Vinos, espirituosos y licores»).

6 La oposición afectaba a una parte de los productos designados en la solicitud de marca comunitaria, a saber, los productos pertenecientes a la clase 33. Se basaba en todos los productos a los que se refería la marca anterior.

7 El motivo invocado en apoyo de la oposición era el contemplado en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

8 Mediante resolución de 9 de septiembre de 2002, la División de Oposición estimó la oposición. Consideró que existía riesgo de confusión en el territorio español, habida cuenta de la identidad de los productos de que se trata y de la similitud gráfica y fonética entre las marcas en conflicto.

9 El 7 de noviembre de 2002, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI, en virtud de los artículos 57 a 62 del Reglamento nº 40/94, contra la resolución de la División de Oposición.

10 Mediante resolución de 24 de octubre de 2003 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Segunda Sala de Recurso desestimó el recurso. Consideró que, dada la similitud entre las marcas en conflicto y la concordancia de los productos de que se trataba, existía el riesgo de que los consumidores españoles confundieran o asociaran su origen comercial.

Procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Justicia

11 Mediante escrito presentado ante el Tribunal de Primera Instancia el 7 de enero de 2004, la demandante interpuso un recurso en el que solicitaba que se anulara la resolución impugnada, invocando, en primer lugar, infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, en segundo lugar, desviación de poder y, en tercer lugar, incumplimiento de la obligación de motivación de las decisiones.

12 Mediante sentencia de 15 de junio de 2005, Shaker/OAMI - Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker) (T-7/04, Rec. p. II-2305; en lo sucesivo, «sentencia del Tribunal de Primera Instancia»), el Tribunal de Primera Instancia estimó el recurso de la demandante y anuló la resolución impugnada.

13 En dicha sentencia, el Tribunal de Primera Instancia declaró, en primer lugar, la identidad de los productos y, a continuación, procedió a la comparación de las marcas controvertidas. Declaró que la representación del plato redondo adornado con limones constituía el componente dominante de la marca solicitada (apartado 59 de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia). Consideró que los elementos verbales no constituían un elemento dominante desde el punto de vista gráfico y que, por lo tanto, no procedía analizar las características fonéticas o conceptuales de tales elementos (apartados 60 a 64 de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia).

14 Según el Tribunal de Primera Instancia, el predominio de la representación figurativa de un plato redondo adornado con limones sobre los otros elementos de la marca solicitada impide cualquier riesgo de confusión basado en la existencia de similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales de los términos «limonchelo» y «limoncello» que figuran en las marcas controvertidas (apartado 66 de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia). Asimismo, declaró que el predominio del componente figurativo constituido por un plato redondo adornado con limones en la marca solicitada hace que, en el caso de autos, la apreciación de los elementos distintivos de la marca anterior sea irrelevante para la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, habida cuenta de que la preeminencia de un plato redondo adornado con limones impide cualquier riesgo de confusión con la marca anterior (apartado 68 de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia).

15 Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia estimó que, a pesar de la identidad de los productos a los que se refieren, el grado de similitud entre las marcas controvertidas no es lo suficientemente alto para considerar que existe riesgo de confusión (apartado 69 de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia). Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia estimó el primer motivo, declaró que no procedía examinar los demás motivos y anuló la resolución impugnada.

16 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 9 de septiembre de 2005, la OAMI interpuso un recurso de casación por el que solicitaba al Tribunal de Justicia que anulara la sentencia del Tribunal de Primera Instancia. La OAMI invocó dos motivos en apoyo de su recurso de casación; no obstante, ha renunciado al segundo durante el procedimiento ante el Tribunal de Justicia, tras una rectificación que el Tribunal de Primera Instancia llevó a cabo mediante auto de 12 de enero de 2006. El motivo mantenido por la OAMI en el marco de su recurso de casación se basaba en una interpretación y una aplicación erróneas del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

17 Mediante sentencia de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker (C-334/05 P, Rec. p. I-4529; en lo sucesivo, «sentencia del Tribunal de Justicia» o «sentencia OAMI/Shaker»), el Tribunal de Justicia anuló la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, devolvió el asunto a éste y reservó la decisión sobre las costas.

18 En su sentencia, el Tribunal de Justicia señaló, en particular:

37 En el caso de autos, el Tribunal de Primera Instancia subrayó, en el apartado 49 de la sentencia recurrida, la jurisprudencia [...] según la cual la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas en conflicto.

38 No obstante, el Tribunal de Primera Instancia precisó en el apartado 54 de la sentencia recurrida que, si la marca cuyo registro se solicita es una marca compuesta de carácter gráfico, la apreciación de la impresión de conjunto de esta marca, así como la determinación de un eventual elemento dominante de ésta, deben llevarse a cabo mediante un análisis gráfico. Añadió que, en este supuesto, sólo en la medida en que un posible elemento dominante implique aspectos semánticos de tipo no gráfico, debe realizarse, en su caso, la comparación entre este elemento, por una parte, y la marca anterior, por otra, tomando en consideración también esos otros aspectos semánticos, como aspectos fonéticos o conceptos abstractos relevantes.

39 Partiendo de estas consideraciones, el Tribunal de Primera Instancia, en el marco del análisis de los signos en conflicto, consideró en primer lugar que la marca cuyo registro se solicita tenía como elemento dominante la representación de un plato redondo adornado con limones. Seguidamente, dedujo en los apartados 62 a 64 de la sentencia recurrida que no procedía analizar las características fonéticas o conceptuales del resto de elementos de dicha marca. Finalmente, concluyó, en el apartado 66 de dicha sentencia, que el predominio de la representación figurativa de un plato redondo adornado con limones sobre los otros elementos de la marca solicitada impedía cualquier riesgo de confusión basado en la existencia de similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales de los términos -limonchelo- y -limoncello- que figuran en las marcas controvertidas.

40 Pues bien, al proceder de este modo, el Tribunal de...