Arrêts nº T-59/08 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, December 07, 2010

• Resolution Date: December 07, 2010
• Issuing Organization: Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes
• Decision Number: T-59/08

Dans l’affaire T‑59/08,

Nute Partecipazioni SpA, anciennement Gruppo La Perla SpA,

La Perla Srl,

établies à Bologne (Italie), représentées par M es R. Morresi et A. Dal Ferro, avocats,

parties requérantes,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par M. L. Rampini, puis par M. O. Montalto, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Worldgem Brands Srl, anciennement Worldgem Brands – Gestão e Investimentos L da , établie à Creazzo (Italie), représentée par M es V. Bilardo, M. Mazzitelli et C. Bacchini, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 19 novembre 2007 (affaire R 537/2004‑2), relative à une procédure de nullité entre Nute Partecipazioni SpA et Worldgem Brands Srl,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M me I. Wiszniewska-Białecka, président, MM. F. Dehousse et H. Kanninen (rapporteur), juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 7 février 2008,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 21 mai 2008,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 9 mai 2008,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 1 er août 2008,

vu le mémoire en duplique de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 20 octobre 2008,

vu la modification de la composition de la première chambre du Tribunal,

à la suite de l’audience du 11 mai 2010,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 30 décembre 1997, l’intervenante, Worldgem Brands Srl, anciennement Worldgem Brands – Gestão e Investimentos Ld a , anciennement Cielo Brands – Gestão e Investimentos Ld a , a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC.

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 14 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, au moment de la demande, à la description suivante : « Joaillerie, orfèvrerie et horlogerie ; métaux précieux ; perles ; pierres précieuses ».

4 La marque demandée a été enregistrée le 21 juillet 1999.

5 Le 15 avril 2002, la première requérante, Nute Partecipazioni SpA, anciennement Gruppo La Perla SpA, a demandé que soit déclarée la nullité de cet enregistrement en vertu, d’une part, de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 [devenu article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009], au motif que l’enregistrement se heurtait aux motifs absolus de refus prévus par l’article 7, paragraphe 1, sous a) et b), dudit règlement [devenu article 7, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 207/2009] et, d’autre part, de l’article 52, paragraphe 1, sous a), dudit règlement [devenu article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009], au motif que l’enregistrement se heurtait aux motifs relatifs de refus prévus par l’article 8, paragraphe 1, sous b), et par l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), et article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009].

6 Les marques antérieures invoquées à l’appui de la demande en nullité, qui sont protégées en Italie, sont, notamment :

– la marque figurative la PERLA, enregistrée sous le numéro 769526, avec effet au 20 mars 1996, pour les produits suivants relevant de la classe 25 : « Maillots de bain, habillements de sport et habillements en général », reproduite ci-après :

– la marque figurative la PERLA, enregistrée sous le numéro 804992, avec effet au 8 octobre 1997, notamment pour les produits suivants relevant de la classe 14 : « Produits de joaillerie et bijouterie ; horlogerie », reproduite ci-après :

7 Au soutien de sa demande en nullité, la première requérante a produit devant la division d’annulation de la documentation consistant, notamment, en des listes d’enregistrements de marques, en des articles publiés dans la presse, en des listes de magasins portant l’enseigne « La Perla », ainsi qu’en des statistiques relatives à son chiffre d’affaires et à ses dépenses publicitaires afin de prouver la renommée de ses marques et les atteintes portées à celles-ci.

8 Le 4 mai 2004, la division d’annulation a déclaré la nullité de la marque communautaire NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC au motif que l’usage de cette marque pouvait permettre à son titulaire de tirer indûment profit de la renommée de la marque figurative la PERLA, visée par l’enregistrement n° 769526, au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94.

9 Le 1 er juillet 2004, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’annulation.

10 Par décision du 25 janvier 2005 (ci-après la « première décision »), la première chambre de recours de l’OHMI a accueilli le recours de l’intervenante et a annulé la décision de la division d’annulation. Elle a considéré que la marque communautaire NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC n’était pas assez semblable à la marque figurative la PERLA, visée par l’enregistrement n° 769526, ni aux autres marques énumérées dans la demande de déclaration de nullité pour pouvoir conclure à l’existence d’un risque de confusion, tel que prévu à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, ou d’un lien entre lesdites marques, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94.

11 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 1 er avril 2005, la première requérante a introduit un recours, enregistré sous la référence T‑137/05, tendant à l’annulation de la première décision et invoquant, en premier lieu, la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, en deuxième lieu, la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement et, en troisième lieu, la violation de l’obligation de motivation. L’OHMI s’est rallié aux conclusions de la première requérante en ce qu’elles visaient l’annulation de la première décision, motif pris de l’application erronée de l’article 8, paragraphe 5, et de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94.

12 Par arrêt du 16 mai 2007, La Perla/OHMI – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC) (T‑137/05, non publié au Recueil, ci-après l’« arrêt du Tribunal »), le Tribunal a fait droit au recours de la première requérante en constatant, en premier lieu, que la renommée de la marque antérieure la PERLA, visée par l’enregistrement n° 769526, était établie et, en second lieu, que la chambre de recours avait commis une erreur en considérant que la marque antérieure la PERLA, visée par l’enregistrement n° 769526, et la marque NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC n’étaient pas assez semblables pour pouvoir établir entre elles un lien tel que celui requis aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94. Partant, le Tribunal a annulé la première décision, sans s’être substitué à l’OHMI quant à l’appréciation de la condition relative à l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC permette à son titulaire de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque la PERLA, visée par l’enregistrement n° 769526, ou leur porte préjudice, appréciation qu’il appartenait à l’OHMI d’effectuer (points 26, 33, 52 et 53 de l’arrêt du Tribunal).

13 Le 18 septembre 2007, le présidium des chambres de recours de l’OHMI a réattribué l’affaire à la deuxième chambre de recours.

14 Par décision du 19 novembre 2007 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a annulé la décision de la division d’annulation. Elle a, tout d’abord, constaté qu’il n’était pas prouvé que la marque NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC puisse permettre de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure la PERLA, visée par l’enregistrement n° 769526, ni leur porter préjudice et que, ainsi, l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 ne pouvait être appliqué. Ensuite, en exerçant les compétences de la division d’annulation, elle a rejeté la demande en nullité fondée sur des motifs absolus.

15 Enfin, toujours en exerçant les compétences de la division d’annulation, pour examiner l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, la chambre de recours a constaté l’identité ou le degré élevé de similitude entre les produits de « joaillerie et bijouterie ; horlogerie », relevant de la classe 14 et couverts par la marque antérieure la PERLA, visée par l’enregistrement n° 804992, et les produits de « joaillerie, orfèvrerie et horlogerie », couverts par la marque communautaire, de même que le degré élevé de similitude par rapport...