Urteile nº T-59/08 of TGericht erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften, December 07, 2010

• Resolution Date: December 07, 2010
• Issuing Organization: TGericht erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften
• Decision Number: T-59/08

In der Rechtssache T‑59/08

Nute Partecipazioni SpA, vormals Gruppo La Perla SpA,

La Perla Srl

mit Sitz in Bologna (Italien), vertreten durch Rechtsanwälte R. Morresi und A. Dal Ferro,

Klägerinnen,

gegen

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM), vertreten zunächst durch L. Rampini, dann durch O. Montalto als Bevollmächtigte,

Beklagter,

andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer des HABM und Streithelferin im Verfahren vor dem Gericht:

Worldgem Brands Srl, vormals Worldgem Brands – Gestão e Investimentos L da , mit Sitz in Creazzo (Italien), vertreten durch Rechtsanwälte V. Bilardo, M. Mazzitelli und C. Bacchini,

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des HABM vom 19. November 2007 (Sache R 537/2004‑2) zu einem Nichtigkeitsverfahren zwischen Nute Partecipazioni SpA einerseits und Worldgem Brands Srl andererseits

erlässt

DAS GERICHT (Erste Kammer)

unter Mitwirkung der Präsidentin I. Wiszniewska-Białecka sowie der Richter F. Dehousse und H. Kanninen (Berichterstatter),

Kanzler: J. Palacio González, Hauptverwaltungsrat,

aufgrund der Klageschrift, die am 7. Februar 2008 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangen ist,

aufgrund der Klagebeantwortung des HABM, die am 21. Mai 2008 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangen ist,

aufgrund der Klagebeantwortung der Streithelferin, die am 9. Mai 2008 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangen ist,

aufgrund der Erwiderung, die am 1. August 2008 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangen ist,

aufgrund der Gegenerwiderung der Streithelferin, die am 20. Oktober 2008 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangen ist,

aufgrund der Änderung der Zusammensetzung der Ersten Kammer des Gerichts,

auf die mündliche Verhandlung vom 11. Mai 2010

folgendes

Urteil

Vorgeschichte des Rechtsstreits

1 Am 30. Dezember 1997 meldete die Streithelferin, die Worldgem Brands Srl, vormals Worldgem Brands – Gestão e Investimentos Ld a , vormals Cielo Brands – Gestão e Investimentos Ld a , nach der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in der geänderten Fassung (ersetzt durch die Verordnung [EG] Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke [ABl. L 78, S. 1]) beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) eine Gemeinschaftsmarke an.

2 Bei der angemeldeten Marke handelt es sich um das Wortzeichen NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC.

3 Die Marke wurde für, zum Zeitpunkt der Anmeldung, „Juwelierwaren, Schmuckwaren und Uhren; Edelmetalle; Perlen; Edelsteine“ in Klasse 14 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung angemeldet.

4 Die angemeldete Marke wurde am 21. Juli 1999 eingetragen.

5 Am 15. April 2002 beantragte die erste Klägerin, die Nute Partecipazioni SpA, vormals Gruppo La Perla SpA, diese angemeldete Marke für nichtig zu erklären, und zwar zum einen gemäß Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 52 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009), weil der Eintragung die absoluten Nichtigkeitsgründe von Art. 7 Abs. 1 Buchst. a und b dieser Verordnung (jetzt Art. 7 Abs. 1 Buchst. a und b der Verordnung Nr. 207/2009) entgegenstünden, und zum anderen gemäß Art. 52 Abs. 1 Buchst. a dieser Verordnung (jetzt Art. 53 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009), weil der Eintragung die relativen Nichtigkeitsgründe des Art. 8 Abs. 1 Buchst. b und des Art. 8 Abs. 5 dieser Verordnung (jetzt Art. 8 Abs. 1 Buchst. b und Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009) entgegenstünden.

6 Die zur Begründung des Antrags auf Nichtigerklärung herangezogenen älteren Marken, die in Italien geschützt sind, sind insbesondere:

– die Bildmarke la PERLA, eingetragen unter der Nr. 769526 mit Wirkung vom 20. März 1996 für die folgenden Waren in Klasse 25: „Badebekleidung, Sportbekleidung und Bekleidung im Allgemeinen“, im Folgenden wiedergegeben:

– die Bildmarke la PERLA, eingetragen unter der Nr. 804992 mit Wirkung vom 8. Oktober 1997, insbesondere für Waren in Klasse 14: „Juwelierwaren und Schmuckwaren; Uhren“, im Folgenden wiedergegeben:

7 Zur Stützung ihres Antrags auf Nichtigerklärung legte die erste Klägerin bei der Nichtigkeitsabteilung zum Nachweis der Wertschätzung ihrer Marken und deren Beeinträchtigung Unterlagen vor, die insbesondere in Verzeichnissen von Markeneintragungen, in der Presse veröffentlichten Artikeln, Verzeichnissen von Ladengeschäften, die das Zeichen „La Perla“ führen, und Statistiken über ihren Umsatz und ihre Werbeausgaben bestanden.

8 Am 4. Mai 2004 erklärte die Nichtigkeitsabteilung die Gemeinschaftsmarke NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC mit der Begründung für nichtig, dass es die Benutzung dieser Marke ihrem Inhaber erlauben könne, die Wertschätzung der Bildmarke la PERLA, eingetragen unter Nr. 769526, im Sinne von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 in unlauterer Weise auszunutzen.

9 Am 1. Juli 2004 legte die Streithelferin beim HABM gemäß den Art. 57 bis 62 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 58 bis 64 der Verordnung Nr. 207/2009) Beschwerde gegen die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung ein.

10 Mit Entscheidung vom 25. Januar 2005 (im Folgenden: erste Entscheidung) gab die Erste Beschwerdekammer des HABM der Beschwerde der Streithelferin statt und hob die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung auf. Sie führte aus, dass die Gemeinschaftsmarke NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC weder der Bildmarke la PERLA, eingetragen unter Nr. 769526, noch anderen im Antrag auf Nichtigerklärung aufgeführten Marken ausreichend ähnele, um das Vorliegen von Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 oder einen Zusammenhang zwischen diesen Marken für die Anwendung von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 annehmen zu können.

11 Mit Klageschrift, die am 1. April 2005 bei der Kanzlei des Gerichts einging, erhob die erste Klägerin eine Klage, die unter dem Aktenzeichen T‑137/05 eingetragen wurde und auf Aufhebung der ersten Entscheidung gerichtet war; sie rügte erstens einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94, zweitens einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung und drittens eine Verletzung der Begründungspflicht. Das HABM schloss sich den Anträgen der ersten Klägerin an, soweit sie auf Aufhebung der ersten Entscheidung gerichtet waren, und führte zur Begründung Art. 8 Abs. 5 sowie Art. 52 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 40/94 an.

12 Mit Urteil vom 16. Mai 2007, La Perla/HABM – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC) (T‑137/05, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, im Folgenden: Urteil des Gerichts) hat das Gericht der Klage der ersten Klägerin stattgegeben und festgestellt, dass erstens die Wertschätzung der älteren Marke la PERLA, eingetragen unter der Nr. 769526, nachgewiesen sei und dass zweitens die Beschwerdekammer fehlerhaft angenommen habe, dass die ältere Marke la PERLA, eingetragen unter der Nr. 769526, und die Marke NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC für die Annahme einer Verbindung zwischen ihnen, wie für die Zwecke der Anwendung von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 erforderlich, einander nicht ausreichend ähnelten. Infolgedessen hat das Gericht die erste Entscheidung aufgehoben, ohne seine Beurteilung der Voraussetzung des Vorliegens einer Gefahr, dass die Benutzung der Marke NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC ohne rechtfertigenden Grund es ihrem Inhaber erlaube, die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke la PERLA, eingetragen unter der Nr. 769526, in unlauterer Weise auszunutzen oder zu beeinträchtigen, an die Stelle der Beurteilung des HABM zu setzen, da diese Beurteilung dem HABM obliege (Randnrn. 26, 33, 52 und 53 des Urteils des Gerichts).

13 Am 18. September 2007 wies das Präsidium der Beschwerdekammern des HABM die Sache der Zweiten Beschwerdekammer zu.

14 Mit Entscheidung vom 19. November 2007 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) hob die Zweite Beschwerdekammer des HABM die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung auf. Sie stellte zunächst fest, es sei nicht nachgewiesen, dass die Marke NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC es erlauben könne, die Wertschätzung der älteren Marke la PERLA, eingetragen unter der Nr. 769526, in unlauterer Weise auszunutzen oder zu beeinträchtigen, und dass daher Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 nicht angewandt werden könne. Sodann lehnte sie in Ausübung der Zuständigkeiten der Nichtigkeitsabteilung den auf absolute Eintragungshindernisse gestützten Antrag auf Nichtigerklärung ab.

15 Schließlich stellte die Beschwerdekammer, ebenfalls in Ausübung der Zuständigkeiten der Nichtigkeitsabteilung, für die Prüfung der Anwendung von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 die Identität oder große Ähnlichkeit der „Juwelierwaren; Schmuckwaren und Uhren“ in Klasse 14, die von der älteren Marke la PERLA, eingetragen unter der Nr. 804992, erfasst wurden, und der von der Gemeinschaftsmarke erfassten „Juwelierwaren, Schmuckwaren und Uhren“ sowie die große Ähnlichkeit mit den von der Gemeinschaftsmarke erfassten „Edelmetallen; Perlen; Edelsteinen“ fest. Die Beschwerdekammer gelangte zu dem Ergebnis, dass Verwechslungsgefahr bei italienischen Verkehrskreisen für alle von der Gemeinschaftsmarke NIMEI...