Case nº T-247/01 of Tribunal de 1ª Instancia de las Comunidades Europeas, December 12, 2002

• Resolution Date: December 12, 2002
• Issuing Organization: Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas
• Decision Number: T-247/01

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

de 12 de diciembre de 2002 (1) «Marca comunitaria - Vocablo ECOPY - Desviación de poder - Carácter distintivo adquirido por el uso con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud - Artículo 7, apartado 3, del Reglamento (CE) n. 40/94»

En el asunto T-247/01,

eCopy Inc, con domicilio social en Nashua, New Hampshire (Estados Unidos), representada por el Sr. B. Reid, Barrister,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), representada por el Sr. E. Joly, en calidad de agente,

parte demandada,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Primera de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de 13 de julio de 2001 (asunto R 47/2001-1), relativo al registro del vocablo ECOPY como marca comunitaria,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Cuarta),

integrado por el Sr. M. Vilaras, Presidente, y la Sra. V. Tiili y el Sr. P. Mengozzi, Jueces;

Secretario: Sr. J. Plingers, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 11 de septiembre de 2002;

dicta la siguiente

Sentencia

Marco jurídico

1.

Los artículos 7, 8, 9, 26 y 27 del Reglamento (CE) n. 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada, están redactados en los siguientes términos:

«Artículo 7

Motivos de denegación absolutos

1. Se denegará el registro de:

   [...]

   b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;

   c) las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio;

   [...]

3. Las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicarán si la marca hubiera adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma.

   Artículo 8

   Motivos de denegación relativos

1. Mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca:

   a) cuando sea idéntica a la marca anterior y que los productos o los servicios para los que se solicita la marca sean idénticos a los productos o servicios para los cuales esté protegida la marca anterior;

   b) cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; [...]

2. A efectos del apartado 1, se entenderá por “marca anterior”:

   a) las marcas cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de la marca comunitaria, teniendo en cuenta, en su caso, el derecho de prioridad invocado en apoyo de esas marcas, y que pertenezcan a las siguientes categorías:

   i) las marcas comunitarias,

   [...]

   b) las solicitudes de marcas a las que se refiere la letra a), condicionadas a su registro;

   [...]

5. Además, mediando oposición del titular de una marca anterior con arreglo al apartado 2, se denegará el registro de la marca solicitada, cuando sea idéntica o similar a la marca anterior y se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca comunitaria anterior, ésta fuera notoriamente conocida en la Comunidad, y, tratándose de una marca nacional anterior, ésta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate y si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuere perjudicial para los mismos.

   [...]

   Artículo 9

   Derecho conferido por la marca comunitaria

   [...]

3. El derecho conferido por la marca comunitaria sólo se podrá oponer a terceros a partir de la fecha de publicación del registro de la marca. Sin embargo, podrá exigirse una indemnización razonable por hechos posteriores a la publicación de una solicitud de marca comunitaria que, tras la publicación del registro de la marca, quedarían prohibidos en virtud de esta publicación. El tribunal al que se acuda no podrá pronunciarse sobre el fondo hasta la publicación del registro.

   [...]

   Artículo 26

   Condiciones que deberá cumplir la solicitud

1. La solicitud de marca comunitaria deberá contener:

   a) una instancia para el registro de marca comunitaria;

   b) las indicaciones que permitan identificar al solicitante;

   c) la lista de productos o de servicios para los que se solicite el registro;

   d) la reproducción de la marca.

   [...]

   Artículo 27

   Fecha de presentación

   La fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria será aquella en que el solicitante haya presentado en la Oficina [...] los documentos que contengan los elementos contemplados en el apartado 1 del artículo 26, siempre que en el plazo de un mes a partir de la presentación de dichos documentos se abone la tasa de depósito.»

   Antecedentes del litigio

   2.
   El 21 de junio de 2000, la demandante, actuando bajo su anterior nombre, a saber, Simplify Development Corporation, presentó una solicitud de marca denominativa comunitaria (solicitud de marca n. 1718667) en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) de conformidad con el Reglamento n. 40/94.
   3.
   La marca cuyo registro se solicita es el vocablo ECOPY.
   4.
   Los productos para los que se solicita el registro de la marca están comprendidos en la clase 9 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden a la descripción siguiente:

   Programas de ordenador (en forma de discos) y aparatos conexos que permiten el escaneo y la difusión electrónica de documentos en redes informáticas

   .

   5.
   Mediante resolución de 10 de noviembre de 2000, el examinador denegó la solicitud con arreglo al artículo 38 del Reglamento n. 40/94, debido a que la marca solicitada era descriptiva de los productos en cuestión y carecía de cualquier carácter distintivo, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento n. 40/94.
   6.
   El 8 de enero de 2001, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI, con arreglo al artículo 59 del Reglamento n. 40/94, contra la resolución del examinador. En este recurso, la demandante se acogió por primera vez al artículo 7, apartado 3, del Reglamento n. 40/94 y presentó determinadas pruebas al respecto.
   7.
   Mediante resolución de 13 de julio de 2001, que fue notificada a la demandante el 18 de julio siguiente, la Sala Primera de Recurso desestimó el recurso (en lo sucesivo, «resolución impugnada»). Básicamente, la Sala de Recurso estimó que el vocablo ECOPY significa «copia electrónica» y, por lo tanto, designa la especie y el destino de los productos indicados en la solicitud de marca. Por consiguiente, la Sala de Recurso consideró que la marca solicitada está comprendida en el ámbito del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n. 40/94. Además, estimó que la marca solicitada carecía de cualquier carácter distintivo intrínseco en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n. 40/94. Por último, la Sala de Recurso estimó que la marca solicitada tampoco podía ser registrada con arreglo al artículo 7, apartado 3, del mismo Reglamento. A este respecto, por una parte, estimó que algunos de los elementos de prueba presentados por la demandante eran intrínsecamente insuficientes para demostrar que la marca solicitada hubiera adquirido carácter distintivo por el uso. Por otra parte, la Sala de Recurso se basó en el hecho de que no podían tomarse en consideración otros elementos de prueba presentados por la...