Case nº C-408/01 of Tribunal de Justicia, October 23, 2003

• Resolution Date: October 23, 2003
• Issuing Organization: Tribunal de Justicia
• Decision Number: C-408/01

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta)

de 23 de octubre de 2003 (1) «Directiva 89/104/CEE - Artículo 5, apartado 2 - Marcas de renombre - Protección contra el uso de un signo para productos o servicios idénticos o similares - Grado de similitud entre la marca y el signo - Efecto en el público - Signo que se percibe como elemento decorativo»

En el asunto C-408/01,

que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE, por el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre

Adidas-Salomon AG, antiguamente Adidas AG,

Adidas Benelux BV

y

Fitnessworld Trading Ltd,

una decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1),

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),

integrado por el Sr. J.-P. Puissochet, Presidente de Sala, y el Sr. C. Gulmann (Ponente), las Sras. F. Macken y N. Colneric y el Sr. J. N. Cunha Rodrigues, Jueces;

Abogado General: Sr. F.G. Jacobs;

Secretaria: Sra. M.-F. Contet, administradora principal;

consideradas las observaciones escritas presentadas:

- en nombre de Adidas-Salomon AG y Adidas Benelux BV, por el Sr. C. Gielen, advocaat;

- en nombre de Fitnessworld Trading Ltd, por los Sres. J.J. Brinkhof y D.J.G. Visser, advocaten;

- en nombre del Gobierno neerlandés, por la Sra. H.G. Sevenster, en calidad de agente;

- en nombre del Gobierno del Reino Unido, por la Sra. G.J.A. Amodeo, en calidad de agente, asistida por el Sr. M. Tappin, Barrister;

- en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por los Sres. H.M.H. Speyart y N.B. Rasmussen, en calidad de agentes;

habiendo considerado el informe para la vista;

oídas las observaciones orales de Adidas-Salomon AG y de Adidas Benelux BV, representadas por el Sr. C. Gielen; de Fitnessworld Trading Ltd, representada por el Sr. D.J.G. Visser; del Gobierno del Reino Unido, representado por el Sr. K. Manji, en calidad de agente, asistido por el Sr. M. Tappin, y de la Comisión, representada por el Sr. N.B. Rasmussen, asistido por el Sr. F. Tuytschaever, advocaat, expuestas en la vista de 3 de abril de 2003;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 10 de julio de 2003;

dicta la siguiente

Sentencia

1.

Mediante resolución de 12 de octubre de 2001, recibida en el Tribunal de Justicia el 15 de octubre siguiente, el Hoge Raad der Nederlanden planteó, con arreglo al artículo 234 CE, dos cuestiones prejudiciales relativas a la interpretación del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1; en lo sucesivo, «Directiva»).

2.

Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre Adidas-Salomon AG y Adidas Benelux BV, por un lado, y Fitnessworld Trading Ltd (en lo sucesivo, «Fitnessworld»), por otro, en relación con la comercialización por Fitnessworld de ropa de deporte.

Marco jurídico

3.

El artículo 5, apartados 1 y 2, de la Directiva dispone:

1. La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico:

a) de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;

b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique por parte del público un riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

2. Cualquier Estado miembro podrá asimismo disponer que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.

4.

El artículo 13, parte A, número 1, letras b) y c), de la Ley uniforme del Benelux en materia de marcas, que adaptó la legislación del Benelux al artículo 5, apartados 1 y 2, de la Directiva, establece:

Sin perjuicio de la posible aplicación del Derecho común en materia de responsabilidad civil, el derecho exclusivo sobre la marca permitirá a su titular oponerse a:

[...]

b) cualquier uso que, en el tráfico económico, se haga de una marca o de un signo semejante para productos para los que la marca haya sido registrada o para productos similares cuando exista, por parte del público, un riesgo de asociación entre el signo y la marca;

c) cualquier uso que, en el tráfico económico y sin justa causa, se haga de una marca que goce de renombre dentro del territorio del Benelux o de un signo semejante para productos no similares a aquellos para los que la marca haya sido registrada, cuando con la utilización de este signo se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se les cause perjuicio.

Procedimiento principal

5.

Adidas-Salomon AG, sociedad con domicilio social en Alemania, es titular de una marca figurativa registrada en la Oficina de marcas del Benelux para diversos tipos de ropa. Dicha marca consiste en un motivo formado por tres franjas verticales paralelas, muy llamativas y de la misma anchura, que se extienden a todo lo largo de los costados de la prenda de vestir. El motivo puede utilizarse en varios tamaños y combinaciones de colores, siempre que contraste con el color de fondo de la prenda de vestir.

6.

La marca fue objeto de un contrato de licencia exclusiva concedido para el Benelux a...