Case nº T-181/05 of Tribunal de 1ª Instancia de las Comunidades Europeas, April 16, 2008

• Resolution Date: April 16, 2008
• Issuing Organization: Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas
• Decision Number: T-181/05

En el asunto T-181/05,

Citigroup, Inc., anteriormente Citicorp, con domicilio social en Nueva York, Nueva York (Estados Unidos),

Citibank, NA, con domicilio social en Nueva York,

representadas inicialmente por los Sres. V. von Bomhard, A.W. Renck y A. Pohlmann, abogados, y posteriormente por los Sres. von Bomhard y Renck y por el Sr. H. O-Neill, Solicitor,

partes demandantes,

contra

Oficina de ArmonizaciÛn del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por la Sra. J. GarcÌa Murillo y el Sr. D. Botis, en calidad de agentes,

parte demandada,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, que act˙a como parte interviniente ante el Tribunal de Primera Instancia,†es:

Citi, S.L., con domicilio social en Madrid, representada por el Sr. M. Peris Riera, abogado,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resoluciÛn dictada por la Primera Sala de Recurso de la OAMI el 1 de marzo de 2005 (asunto R†173/2004-1), relativa a un procedimiento de oposiciÛn entre Citicorp y Citi, S.L., asÌ como a un procedimiento de oposiciÛn entre Citibank NA y Citi,†S.L.,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Primera),

integrado por el Sr. J.D. Cooke, Presidente, y la Sra. I. Labucka y el Sr. M. Prek, Jueces;

Secretaria: Sra. K. Andov·, administradora;

visto el escrito de demanda presentado en la SecretarÌa del Tribunal de Primera Instancia el 10 de mayo de†2005;

visto el escrito de contestaciÛn de la OAMI presentado en la SecretarÌa del Tribunal de Primera Instancia el 6 de abril de†2006;

visto el escrito de contestaciÛn de la parte interviniente presentado en la SecretarÌa del Tribunal de Primera Instancia el 6 de abril de†2006;

vista la sustituciÛn de la sociedad Citicorp por Citigroup, Inc.;

celebrada la vista el 11 de julio de†2007;

vista la reapertura de la fase oral el 21 de noviembre de†2007;

dicta la siguiente

Sentencia

†Antecedentes del litigio

1 ††††††††El 20 de diciembre de 1999, Citi, S.L., sociedad espaÒola, presentÛ una solicitud de registro de marca comunitaria ante la Oficina de ArmonizaciÛn del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), con arreglo al Reglamento (CE) n∫†40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L†11, p.†1), en su versiÛn modificada.

2 ††††††††La marca cuyo registro se solicitÛ es el signo figurativo que se reproduce a continuaciÛn:

3 ††††††††Los servicios para los que se solicitÛ el registro de la marca est·n comprendidos en la clase 36 del Arreglo de Niza, de 15 de junio de 1957, relativo a la ClasificaciÛn Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en su versiÛn revisada y modificada, y responden a la descripciÛn siguiente: ´agencias de aduanas, valoraciÛn [estimaciÛn] de bienes inmuebles, agencias de la propiedad inmobiliaria, administraciÛn y valoraciÛn de bienes inmueblesª.

4 ††††††††El 11 de diciembre de 2000, se publicÛ dicha solicitud en el BoletÌn de marcas comunitarias n∫†98/2000.

5 ††††††††El 12 de marzo de 2001, Citicorp, que posteriormente se fusionÛ con Citigroup, Inc., el 1 de agosto de 2005, y ha sido absorbida por esta ˙ltima, formulÛ oposiciÛn contra el registro de la marca solicitada, bas·ndose en las marcas y la solicitud de marca anteriores siguientes:

-††††††††la marca alemana denominativa CITI n∫†39847157, registrada el 17 de marzo de 2000 para los ´negocios inmobiliariosª y los ´negocios financierosª de la clase†36;

-††††††††la solicitud de marca comunitaria figurativa n∫†1084532, presentada el 23 de febrero de 1999 para los ´negocios inmobiliariosª y los ´negocios financierosª de la clase 36, representada a continuaciÛn:

-††††††††la marca comunitaria denominativa CITICORP n∫†65367, registrada el 9 de diciembre de 1998 para los ´negocios inmobiliariosª de la clase†36.

6 ††††††††El mismo dÌa, Citibank, NA, formulÛ oposiciÛn contra el registro de la marca solicitada, bas·ndose en las once marcas comunitarias denominativas siguientes, registradas todas ellas para los ´negocios financierosª y los ´negocios inmobiliariosª de la clase 36: CITIBANK, CITIBANKING, CITICARD, CITIGOLD, CITIPHONE, CITIBASICS, CITIBUSINESS, CITIONE, CITIDIRECT, CITINETTING y THE CITI NEVER SLEEPS.

7 ††††††††Mediante escrito de 3 de agosto de 2001, la OAMI informÛ a las partes de que se habÌan acumulado los dos procedimientos de oposiciÛn y serÌan tramitados conjuntamente.

8 ††††††††Mediante resoluciÛn de 24 de febrero de 2004, la DivisiÛn de OposiciÛn estimÛ la oposiciÛn formulada por las demandantes con arreglo al artÌculo 8, apartado 5, del Reglamento n∫†40/94, denegÛ la solicitud de marca comunitaria y condenÛ a la parte interviniente a cargar con los gastos.

9 ††††††††El 2 de marzo de 2004, la parte interviniente interpuso un recurso ante la OAMI contra la resoluciÛn de la DivisiÛn de OposiciÛn.

10 ††††††Mediante resoluciÛn de 1 de marzo de 2005 (en lo sucesivo, ´resoluciÛn impugnadaª), la Primera Sala de Recurso de la OAMI anulÛ la resoluciÛn de la DivisiÛn de OposiciÛn. EstimÛ la oposiciÛn por lo que se refiere a los servicios de valoraciÛn de bienes inmuebles, de agencias de la propiedad inmobiliaria, de administraciÛn y de valoraciÛn de bienes inmuebles, pero la desestimÛ por lo que respecta a los servicios de agencias de aduanas.

11 ††††††En esencia, la Sala de Recurso declarÛ que el artÌculo 8, apartado 5, del Reglamento n∫†40/94 no era aplicable en el caso de autos. Contrariamente a la DivisiÛn de OposiciÛn, la Sala de Recurso considerÛ que nada en las pruebas aportadas corroboraba la conclusiÛn de que la familia de marcas, de las que el elemento ´CITIª era denominador com˙n, gozaba de renombre y seg˙n la cual el p˙blico percibÌa la marca anterior CITIBANK como una parte de una familia de marcas perteneciente a las demandantes. Seg˙n la Sala de Recurso, las demandantes sÛlo tenÌan una marca de renombre, a saber, la marca anterior CITIBANK, ˙nicamente para los negocios financieros. Sin embargo, siempre seg˙n la Sala de Recurso, esta ˙ltima marca y la marca solicitada CITI no eran similares en el sentido del artÌculo 8, apartado 5, del Reglamento n∫†40/94. En consecuencia, la Sala de Recurso estimÛ que no era necesario proseguir el examen del asunto a la luz de esta ˙ltima disposiciÛn.

12 ††††††No obstante, la Sala de Recurso, en la resoluciÛn impugnada, mantuvo la denegaciÛn de la solicitud de registro para los negocios inmobiliarios con arreglo al artÌculo 8, apartado 1, letra†b), del Reglamento n∫†40/94, bas·ndose en que existÌa riesgo de confusiÛn entre la marca solicitada y la marca anterior alemana CITI, registrada para los negocios financieros e inmobiliarios. Por lo que se refiere a los servicios de agencias de aduanas, la Sala de Recurso admitiÛ la solicitud de registro, por considerar que dichos servicios y los contemplados por la marca anterior CITI no eran similares.

†Pretensiones de las partes

13 ††††††Las demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia†que:

-††††††††Anule la resoluciÛn impugnada.

-††††††††Condene en costas a la OAMI y a la parte interviniente.

14 ††††††La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia†que:

-††††††††Desestime los dos primeros motivos de recurso de las demandantes.

-††††††††Por lo que respecta al tercer motivo de recurso, determine si existen similitudes entre los signos de que se trata:

-††††††††Si el Tribunal de Primera Instancia considerara que dichos signos son similares, o bien prosiga el examen de los dem·s requisitos del artÌculo 8, apartado 5, del Reglamento n∫†40/94 y, en este supuesto, anule la resoluciÛn impugnada y condene a cada parte a cargar con sus propias costas, o bien, si no pudiera procederse a tal examen, anule la resoluciÛn impugnada, devuelva el asunto a la Sala de Recurso y condene a cada parte a cargas con sus propias costas.

-††††††††Si el Tribunal de Primera Instancia llegara a la conclusiÛn de que son fundadas las conclusiones de la resoluciÛn impugnada por lo que respecta al artÌculo 8, apartado 5, del Reglamento n∫†40/94, desestime el recurso y condene en costas a las demandantes.

15 ††††††En la vista, la OAMI solicitÛ al Tribunal de Primera Instancia que resolviera que las partes cargasen con sus propias costas en el caso de que se acogieran las pretensiones de las demandantes.

16 ††††††La parte interviniente solicita al Tribunal de Primera Instancia†que:

-††††††††Desestime el recurso.

-††††††††Condene en costas a las demandantes.

†Fundamentos de Derecho

†Sobre la admisibilidad de algunas de las pretensiones de la†OAMI

17 ††††††La Sala de Recurso considerÛ que, contrariamente a lo que sostienen las demandantes, no habÌa similitud entre la marca CITIBANK y la marca solicitada CITI. Sin embargo, en su escrito de contestaciÛn, la OAMI comparte los argumentos de las demandantes expuestos en el marco de la segunda parte del tercer motivo en el sentido de que la Sala de Recurso hizo una apreciaciÛn incorrecta de la similitud de los signos de que se trata en el sentido del artÌculo 8, apartado 5, del Reglamento†n∫†40/94.

18 ††††††A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia ha declarado, en relaciÛn con un procedimiento relativo a una resoluciÛn de una Sala de Recurso que se habÌa pronunciado sobre un procedimiento de oposiciÛn que, aunque la OAMI no posea la legitimaciÛn activa requerida para interponer un recurso contra una resoluciÛn de una Sala...