Sentenze nº T-490/07 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, December 17, 2009

• Resolution Date: December 17, 2009
• Issuing Organization: Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
• Decision Number: T-490/07

Nella causa T‑490/07,

Notartel SpA – Società informatica del Notariato, con sede in Roma, rappresentata dagli avv.ti M. Bosshard e M. Balestriero,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. A. Sempio, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI:

SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH, con sede in Berlino (Germania),

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 22 ottobre 2007 (procedimento R 1267/2006-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH e la Notartel SpA – Società informatica del Notariato,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto dai sigg. A.W.H. Meij, presidente, V. Vadapalas e L. Truchot (relatore), giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 21 dicembre 2007,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 aprile 2008,

in seguito all’udienza del 20 maggio 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 9 febbraio 1999, la ricorrente, Notartel SpA – Società informatica del Notariato, ha presentato una domanda di marchio comunitario, ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), emendato [sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo R.U.N.

3 I prodotti e i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 35, 38 e 42 ai sensi dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

– classe 35: «Realizzazione e gestione di banche dati tramite l’inserimento, l’elaborazione e l’aggiornamento di dati di carattere giuridico e amministrativo; fornitura on line e on demand di dati di carattere giuridico e amministrativo»;

– classe 38: «Fornitura di servizi telematici su rete»;

– classe 42: «Programmazione e realizzazione di software; attività di studio e di ricerca per la realizzazione di banche dati; ricerca e fornitura di informazioni di carattere giuridico ed amministrativo; servizi di certificazione in relazione al commercio elettronico di servizi».

4 La domanda di marchio comunitario è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 92/1999 del 22 novembre 1999.

5 Il 21 febbraio 2000, la società SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH (in prosieguo: la «SAT.1») ha presentato opposizione contro la registrazione del marchio richiesto, basandola sui seguenti marchi anteriori che contraddistinguono, in particolare, prodotti e servizi rientranti nelle classi 9, 35, 38, 41 e 42 di cui all’art. 1 dell’Accordo di Nizza:

– ran, marchio denominativo comunitario depositato il 1° aprile 1996 e registrato il 26 settembre 2005,

– ran, marchio denominativo tedesco depositato il 1° settembre 1994 e registrato il 20 gennaio 1995.

6 L’opposizione della SAT.1 si fondava sul rischio di confusione, ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009], tra i marchi R.U.N. e ran riguardanti i prodotti e i servizi delle classi 9, 35, 38, 41 e 42 designati dai marchi anteriori ed era diretta contro i servizi oggetto dalla domanda della ricorrente, quali enunciati al punto 3 supra.

7 Con decisione 27 luglio 2006, la divisione di opposizione dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ha respinto l’opposizione. Avendo ritenuto che i segni fossero diversi sul piano visivo, fonetico e semantico, essa ha concluso che non sussisteva alcun rischio di confusione ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

8 Il 26 settembre 2006, l’opponente ha proposto un ricorso dinanzi all’UAMI avverso detta decisione.

9 Con decisione 22 ottobre 2007 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell’UAMI ha parzialmente accolto il ricorso, sostenendo che esistesse un rischio di confusione a motivo della somiglianza tra i segni e dell’identità o della somiglianza tra i servizi di cui trattasi della classe 38, vale a dire, per il marchio richiesto, la «fornitura di servizi di trasmissione di dati su una rete» e, per i marchi anteriori, la «trasmissione e diffusione di programmi radiofonici e televisivi, anche via cavo; comunicazioni via satellite e su analoghi dispositivi tecnici; trasmissione di suoni o di immagini via satellite; raccolta e fornitura di notizie; fornitura di notizie stampa e di altre informazioni non destinate alla pubblicità», nonché tra i servizi di «programmazione e realizzazione di software» appartenenti alla classe 42 e i seguenti prodotti della classe 9: «programmi per computer su nastri, cassette, cartucce e moduli, dischi, pellicole, schede perforate, nastri perforati e memorie a semiconduttori; supporti di registrazione elettronici». Essa ha conseguentemente annullato la decisione della divisione d’opposizione per la parte in cui tale divisione aveva respinto l’opposizione in merito alla «fornitura di servizi di trasmissione di dati su una rete», inclusi nella classe 38, e alla «programmazione e realizzazione di software», rientrante nella classe 42. Essa ha respinto la domanda di marchio R.U.N. per tali servizi, rigettando il ricorso dell’opponente relativamente agli altri servizi.

Conclusioni delle parti

10 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

– in via principale, annullare la decisione impugnata nella parte in cui ha accolto l’opposizione;

– in subordine, annullare la decisione impugnata, nella parte in cui ha riconosciuto fondata l’opposizione in relazione ai servizi della classe 38 oggetto del marchio richiesto;

– in ogni caso, respingere ogni eventuale futura istanza o domanda contraria, per l’effetto confermando la decisione per le parti non impugnate in questa sede;

– condannare l’UAMI alle spese.

11 L’UAMI conclude che il Tribunale voglia:

– respingere il ricorso;

– condannare la ricorrente alle spese.

12 In udienza, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al terzo capo delle sue conclusioni, circostanza di cui si è preso atto nel verbale di udienza.

13 Essa ha parimenti dichiarato, rispondendo ad un quesito scritto posto dal Tribunale, di voler rinunciare agli atti per tutti i servizi della classe 38 diversi dai servizi di trasmissione di dati su una rete che si distinguono dai servizi di trasmissione di programmi televisivi, inclusi i programmi d’intrattenimento, d’informazione, i notiziari e i programmi pubblicitari o di promozione, e ha precisato che i servizi per i quali essa rivendicava tutela attraverso il marchio richiesto erano i servizi di trasmissione di dati amministrativi e giuridici.

In diritto

14 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente solleva due motivi inerenti, rispettivamente, alla violazione dell’art. 73 del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 75 del regolamento n. 207/2009] e alla violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

Sul primo motivo, attinente alla violazione dell’art. 73 del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti

15 La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha enunciato una serie di corretti principi di diritto, da essa indicati come vincolanti, nella valutazione della somiglianza tra i segni e tra i...