Urteile nº T-238/17 of Tribunal General de la Unión Europea, September 25, 2018

• Resolution Date: September 25, 2018
• Issuing Organization: Tribunal General de la Unión Europea
• Decision Number: T-238/17

„Unionsmarke - Nichtigkeitsverfahren - Unionsbildmarke GUGLER - Ältere nationale Firma Gugler France - Relatives Eintragungshindernis - Art. 8 Abs. 4 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (jetzt Art. 8 Abs. 4 der Verordnung [EU] 2017/1001) - Verwechslungsgefahr“

In der Rechtssache T-238/17

Alexander Gugler, wohnhaft in Maxdorf (Deutschland), Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwältin M.-C. Simon,

Kläger,

gegen

Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO), vertreten zunächst durch P. Sipos, dann durch A. Folliard-Monguiral als Bevollmächtigte,

Beklagter,

andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer des EUIPO und Streithelferin vor dem Gericht:

Gugler France mit Sitz in Besançon (Frankreich), Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwältin A. Grolée,

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des EUIPO vom 31. Januar 2017 (Sache R 1008/2016-1) zu einem Nichtigkeitsverfahren zwischen Gugler France und Herrn Gugler

erlässt

DAS GERICHT (Achte Kammer)

unter Mitwirkung des Präsidenten A. M. Collins, der Richterin M. Kancheva und des Richters G. De Baere (Berichterstatter),

Kanzler: M. Marescaux, Verwaltungsrätin,

aufgrund der am 25. April 2017 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,

aufgrund der am 30. Juni 2017 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung des EUIPO,

aufgrund der am 12. Juni 2017 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung der Streithelferin,

aufgrund der schriftlichen Fragen des Gerichts an die Parteien und der am 13. und am 20. Februar 2018 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Antworten auf diese Fragen,

auf die mündliche Verhandlung vom 15. März 2018

folgendes

Urteil

Vorgeschichte des Rechtsstreits

1 Am 31. August 2005 erwirkte die Gugler GmbH, die Rechtsvorgängerin des Klägers, Herrn Alexander Gugler, beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) unter der Nr. 3324902 die Eintragung der nachstehend wiedergegebenen Unionsbildmarke (im Folgenden: angegriffene Marke):

2 Diese Eintragung war am 25. August 2003 beantragt worden.

3 Die angegriffene Marke wurde für die folgenden Waren und Dienstleistungen der Klassen 6, 17, 19, 22, 37, 39 und 42 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung eingetragen:

- Klasse 6: „Lichtschutz, nämlich Markisen, Klappläden, Rollläden aus Metall“;

- Klasse 17: „Schallschutzmaterialien, nämlich Steinwolle und Schaumkunststoffelemente“;

- Klasse 19: „Fenster, Bedachungen, Türen, Tore, Fensterläden, Rollladenkästen aus Glas und Kunststoff; Verglasungen, nämlich Wintergärten, Wintergartendächer; Lichtschutz, nämlich Klappläden und Rollläden aus Kunststoff“;

- Klasse 22: „Lichtschutz, nämlich Markisen aus Kunststoff“;

- Klasse 37: „Dienstleistungen eines Fensterbauers, nämlich Einbau von Türen, Toren und Fenstern“;

- Klasse 39: „Transportwesen“;

- Klasse 42: „Dienstleistungen eines Fensterbauers, nämlich Planung von Türen, Toren und Fenstern“.

4 Am 15. Dezember 2009 trug das EUIPO die Lizenz für die Benutzung der angegriffenen Marke ein, die der Kläger der Gugler GmbH erteilt hatte.

5 Am 17. November 2010 stellte die Streithelferin, Gugler France, einen Antrag auf Nichtigerklärung der angegriffenen Marke für alle von dieser Marke erfassten Waren und Dienstleistungen. Der Antrag war zum einen damit begründet, dass der Inhaber der angegriffenen Marke bei der Anmeldung der Marke bösgläubig im Sinne von Art. 52 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke (ABl. 2009, L 78, S. 1) (jetzt Art. 59 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung [EU] 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke [ABl. 2017, L 154, S. 1]) gewesen sei, und zum anderen auf die Firma der Streithelferin gestützt, die es ihr nach französischem Recht ermögliche, die Benutzung der angegriffenen Marke im Sinne von Art. 53 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 60 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung 2017/1001) in Verbindung mit deren Art. 8 Abs. 4 (jetzt Art. 8 Abs. 4 der Verordnung 2017/1001) zu untersagen.

6 Die Streithelferin wurde im Januar 2002 gegründet und am 7. Februar 2002 in das Handels- und Gesellschaftsregister von Besançon (Frankreich) unter der Firma Gugler France eingetragen. Diesem Register zufolge wie auch nach Art. 2 der Satzung der Streithelferin besteht ihr Geschäftsgegenstand „im Kauf, Handel und Verkauf sowie in der Montage von Verschlussvorrichtungen von Gebäuden, und zwar mit allen Mitteln und Verfahren“.

7 Mit Entscheidung vom 21. Dezember 2011 gab die Nichtigkeitsabteilung des EUIPO dem Antrag auf Nichtigerklärung für alle von der angegriffenen Marke erfassten Waren und Dienstleistungen auf der Grundlage von Art. 53 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 statt.

8 Am 16. Februar 2012 legte der Kläger gegen die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung Beschwerde ein.

9 Am 26. August 2013 wurde die Eintragung der angegriffenen Marke auf Antrag des Klägers teilweise verlängert. Diese Verlängerung war auf die oben in Rn. 3 angeführten Waren und Dienstleistungen der Klassen 19, 37 und 42 beschränkt. Die teilweise Verlängerung wurde im Blatt für Gemeinschaftsmarken Nr. 167/2013 vom 4. September 2013 veröffentlicht.

10 Mit Entscheidung vom 16. Oktober 2013 in der Sache R 356/2012-4 hob die Vierte Beschwerdekammer des EUIPO die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung auf und wies den Antrag auf Nichtigerklärung zurück.

11 Gegen die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des EUIPO erhob die Streithelferin am 18. Dezember 2013 Klage beim Gericht.

12 Mit Urteil vom 28. Januar 2016, Gugler France/HABM - Gugler (GUGLER) (T-674/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:44), hob das Gericht diese Entscheidung auf. Es vertrat die Auffassung, die Beschwerdekammer habe sowohl über den auf Art. 53 Abs. 1 Buchst. c in Verbindung mit Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 gestützten Nichtigkeitsgrund als auch über den auf Art. 52 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 gestützten Nichtigkeitsgrund unter Verstof‌l gegen ihre Begründungspflicht aus Art. 75 der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 94 der Verordnung 2017/1001) entschieden.

13 Mit Entscheidung vom 6. Juni 2016 verwies das Präsidium der Beschwerdekammern des EUIPO die Sache an die Erste Beschwerdekammer zurück (Sache R 1008/2016-1), und gab ihr auf, gemäf‌l Art. 65 Abs. 6 der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 72 Abs. 6 der Verordnung 2017/1001) eine neue Entscheidung zu erlassen.

14 Mit Entscheidung vom 31. Januar 2017 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) wies die Erste Beschwerdekammer des EUIPO die Beschwerde gegen die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung zurück und stellte fest, dass dem Antrag auf Nichtigerklärung der angegriffenen Marke auf der Grundlage von Art. 53 Abs. 1 Buchst. c in Verbindung mit Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 stattzugeben sei.

15 Sie führte aus, dass es sich bei dem älteren Zeichen, auf das sich der Antrag auf Nichtigerklärung stütze, um die Firma der Streithelferin, Gugler France, handele. Die Voraussetzungen von Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 seien erfüllt. Erstens sei das ältere Zeichen im geschäftlichen Verkehr mit einer mehr als lediglich örtlichen Bedeutung benutzt worden. Die von der Streithelferin vorgelegten Beweismittel, u. a. Kopien ihres Jahresberichts für die Jahre 2002 und 2003 sowie Rechnungen, belegten hinlänglich, dass sie vor dem Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke und mit einer mehr als lediglich örtlichen Bedeutung unter ihrer Firma Tätigkeiten ausgeübt habe, die mit denen in Zusammenhang stünden, für die sie gegründet worden sei. Zweitens habe die Streithelferin die Rechte an dem Zeichen am Tag ihrer Eintragung in das Handels- und Gesellschaftsregister erworben, der gemäf‌l Art. L. 210-6 des französischen Code de commerce (Handelsgesetzbuch) das maf‌lgebliche Datum sei, im vorliegenden Fall der 7. Februar 2002, der vor dem Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke liege. Drittens verleihe ihre Firma der Streithelferin gemäf‌l Art. L. 711-4 des französischen Code de la propriété intellectuelle (Gesetz über das geistige Eigentum), auf den sich der Antrag auf Nichtigerklärung stütze, das Recht, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen, wenn für das Publikum die Gefahr einer...