Tegometall International AG v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

• Jurisdiction: European Union
• Court: General Court (European Union)
• Date: 20 November 2007

Asunto T‑458/05

Tegometall International AG

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

«Marca comunitaria — Procedimiento de nulidad — Solicitud de marca comunitaria denominativa TEK — Objeto del litigio — Respeto del derecho de defensa — Motivos de denegación absolutos — Carácter descriptivo — Artículo 7, apartado 1, letras b), c) y g), y artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) nº 40/94»

Sumario de la sentencia

1. Marca comunitaria — Procedimiento de recurso — Recurso ante el juez comunitario — Limitación de la lista de productos y servicios posterior a la resolución de la Sala de Recurso

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, arts. 63, ap. 2, y 135, ap. 4]

2. Marca comunitaria — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad absoluta — Registro contrario al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) nº 40/94

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, arts. 7, ap. 1, letra c), y 51, ap. 1, letra a)]

1. En el marco de un recurso contra una resolución de una Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), el Tribunal de Primera Instancia únicamente puede anular o reformar la resolución controvertida si en el momento en que se adoptó estaba viciada por alguno de los motivos de anulación o de reforma establecidos en el artículo 63, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, a saber, incompetencia, quebrantamiento sustancial de forma, violación de Tratado, del Reglamento nº 40/94 o de cualquier norma jurídica relativa a su aplicación, o desviación de poder. Este control de legalidad debe efectuarse teniendo en cuenta el marco fáctico y jurídico del litigio tal como se planteó ante la Sala de Recurso.

A este respecto, si bien el artículo 44, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 establece que «el solicitante podrá en todo momento retirar su solicitud de marca comunitaria o limitar la lista de los productos o servicios que aquella contenga», una limitación de dicha lista posterior a la resolución de la Sala de Recurso impugnada no puede afectar a la legalidad de dicha resolución, que es la única atacada ante el Tribunal de Primera Instancia.

Ciertamente, en determinadas circunstancias, una declaración del solicitante de la marca formulada ante el Tribunal de Primera Instancia con arreglo a la cual retiraba su solicitud sólo para algunos de los productos comprendidos en la solicitud inicial puede ser interpretada bien como una declaración de que se ataca la resolución impugnada sólo en la medida en que se refiere al resto de productos solicitados, bien como un desistimiento parcial, si dicha declaración se produce en una fase avanzada del procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia.

No obstante, si mediante su limitación de la lista de productos objeto de la solicitud de marca comunitaria el solicitante de la marca no pretende suprimir uno o varios productos de dicha lista, sino modificar una característica, como el destino de todos los productos que figuran en ella, no se descarta que esta modificación pueda influir en el examen de la marca comunitaria que llevan a cabo las instancias de la OAMI durante el procedimiento administrativo. En tales circunstancias, admitir esta modificación en la fase de recurso ante el Tribunal de Primera Instancia equivaldría a una modificación del objeto del litigio, prohibida por el artículo 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento. Por tanto, el Tribunal de Primera Instancia no puede tener en cuenta dicha limitación para examinar el fundamento del recurso.

(véanse los apartados 19, 20 y 22 a 25)

2. El vocablo TEK no debió ser registrado como marca comunitaria para «estanterías y piezas de estanterías, en particular cestas colgantes para estanterías, todos los productos antes citados metálicos», comprendidos en la clase 6, y todos los productos antes citados que no sean de madera, comprendidos en la clase 20, en el sentido del Arreglo de Niza, por la existencia del motivo de denegación absoluto establecido en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, debido al carácter descriptivo de la marca desde el punto de vista del consumidor medio francófono y el de lengua italiana.

En efecto, en italiano y en francés, el vocablo «tek» sirve para designar la madera de teca y designa de este modo un tipo de madera y las características de dicha madera.

Dada la lista de los productos para los que se ha registrado la marca TEK, el titular puede presentar en el futuro sus productos en materiales como el plástico o el metal, que sin embargo tengan la apariencia de madera de teca. En efecto, los productos en cuestión, en particular los fabricados con materiales plásticos, pueden producir la impresión de que son de madera de teca o de que al menos poseen alguna de las características de la madera de teca por su tinte o su aspecto exterior, debido a todas las técnicas de imitación de la madera existentes actualmente en el mercado. De este modo, la relación existente entre el sentido del vocablo «tek», por una parte, y las estanterías y piezas de estanterías, cestas colgantes para estanterías, todos los artículos antes citados metálicos y no de madera, por otra parte, resulta lo bastante estrecha como para que proceda aplicar la prohibición establecida en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94.

(véanse los apartados 83, 85, 87, 92 y 93)

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta)

de 20 de noviembre de 2007 (*)

«Marca comunitaria – Procedimiento de nulidad – Solicitud de marca comunitaria denominativa TEK – Objeto del litigio – Respeto del derecho de defensa – Motivos de denegación absolutos – Carácter descriptivo – Artículo 7, apartado 1, letras b), c) y g), y artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) nº 40/94»

En el asunto T‑458/05,

Tegometall International AG, con domicilio social en Lengwil-Oberhofen (Suiza), representada por el Sr. H. Timmann, abogado,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por el Sr. J. Weberndörfer, en calidad de agente,

parte demandada,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, que actúa como parte interviniente ante el Tribunal de Primera Instancia, es:

Wuppermann AG, con domicilio social en Leverkusen (Alemania), representada inicialmente por la Sra. H. Huisken, y posteriormente por la Sra. I. Friedhoff, abogadas,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI, de 21 de octubre de 2005 (asunto R 1063/2004‑2), rectificada el 16 de noviembre de 2005, relativa a un procedimiento de nulidad entre Wuppermann AG y Tegometall Internacional AG,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Quinta),

integrado por el Sr. M. Vilaras, Presidente, y los Sres. F. Dehousse y D. Šváby, Jueces;

Secretaria: Sra. K. Andová, administradora;

visto el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 30 de diciembre de 2005;

visto el escrito de contestación de la OAMI presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 5 de abril de 2006;

visto el escrito de contestación de la parte interviniente presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 12 de abril de 2006;

celebrada la vista el 13 de febrero de 2007;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 2 de julio de 1999, Tegometall International AG presentó una solicitud de marca comunitaria denominativa ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), en virtud del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada.

2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo TEK.

3 Los productos para los que se solicitó el registro de la marca pertenecen a las clases 6 y 20 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden a la descripción siguiente:

– clase 6: «estanterías y piezas de estanterías, en particular cestas colgantes para estanterías, todos los artículos antes citados metálicos»;

– clase 20: «estanterías y piezas de estanterías, en particular cestas colgantes para estanterías».

4 La marca TEK fue registrada como marca comunitaria el 18 de mayo de 2001.

5 El 23 de julio de 2003, Wuppermann AG solicitó que se declarara la nulidad de la marca comunitaria TEK en virtud del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94, por considerar que el registro estaba en contradicción con los motivos de denegación absolutos establecidos en el artículo 7, apartado 1, letras b), c) y g), de dicho Reglamento.

6 El 3 de febrero de 2004, la demandante presentó una solicitud de limitación de la lista de productos comprendidos en la clase 20, que fue estimada por la División de Anulación. Tras la limitación, los productos de la clase 20 a los que se refiere la marca TEK son los siguientes:

«estanterías y piezas de estanterías, en particular cestas colgantes para estanterías, todos los artículos antes citados que no sean de madera.»

7 Mediante resolución de 20 de septiembre de 2004, la División de Anulación desestimó la solicitud de nulidad de la interviniente y le condenó en costas, al considerar que los motivos de denegación absolutos establecidos en el artículo 7, apartado 1, letras b), c) y g), del Reglamento nº 40/94 no eran de aplicación en el caso de autos.

8 El 16 de noviembre de 2004, la interviniente interpuso un recurso contra la resolución de la División de Anulación (asunto R 1063/2004‑2) alegando que todos los motivos de denegación...