Interflora Inc. and Interflora British Unit v Marks & Spencer plc and Flowers Direct Online Ltd.

• Jurisdiction: European Union
• Date: 24 March 2011
• Court: Court of Justice (European Union)

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. NIILO JÄÄSKINEN

presentadas el 24 de marzo de 2011 (1)

Asunto C‑323/09

Interflora Inc

Interflora British Unit

contra

Marks & Spencer plc

Flowers Direct Online Limited

[Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division (Reino Unido)]

«Marcas – Publicidad mediante palabra clave idéntica a la marca de un competidor del anunciante – Marcas de renombre – Difuminación – Deterioro – Parasitismo – Directiva 89/104/CEE – Artículo 5, apartado 2 – Reglamento nº 40/94– Artículo 9, apartado 1, letra c)»

I. Introducción

1. El presente asunto representa la más reciente petición de decisión prejudicial en la serie de casos relativos a la publicidad mediante palabras clave en un motor de búsqueda en Internet.

2. Las partes del procedimiento principal ofrecen un servicio de envío de flores. Las sociedades demandantes en el procedimiento principal (en lo sucesivo, colectivamente «Interflora») afirman que la demandada, Marks & Spencer, (2) está vulnerando la marca INTERFLORA, (3) esencialmente, al haber adquirido diversas cadenas de caracteres que se corresponden o asemejan a la marca como palabras clave en el servicio de publicidad AdWords, ofrecido por Google.

3. Las cuatro cuestiones prejudiciales pueden dividirse en dos grupos.

4. El primer grupo de cuestiones se refiere a los derechos que se confieren a todas las marcas. Las disposiciones relevantes se encuentran en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, (4) y en la correspondiente disposición del artículo 9, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria. (5) Para este grupo de cuestiones, las respuestas se pueden encontrar en las sentencias dictadas en 2010 en el asunto Google France y Google, (6) al que siguieron BergSpechte, eis.de y Portakabin. (7) Dichos asuntos versaban sobre el «uso» por parte de competidores, en servicios de publicidad de motores de búsqueda en Internet, de signos idénticos a las marcas propiedad de los demandantes. (8)

5. El segundo grupo de cuestiones representa la novedad de este asunto: se trata de cuestiones sobre la protección de marcas de renombre. Respecto a esas marcas, los Estados miembros pueden otorgar una protección más amplia con arreglo al artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104. Esta mayor protección para las marcas de renombre, (9) que también se prevé en el artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento 40/94 para las marcas comunitarias, ha sido objeto de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en menor medida que la protección mencionada en el punto anterior. Los aspectos nuevos se refieren a la protección de una marca de renombre y a la cuestión de en qué circunstancias un competidor difumina esa marca (dilución por difuminación) u obtiene una ventaja desleal de ella (parasitismo) cuando ese competidor compra la palabra clave correspondiente en un servicio de publicidad por Internet. (10)

6. De hecho, la palabra «Interflora» tiene tres funciones diferentes en este caso. En primer lugar, es un término de búsqueda que puede teclear cualquier internauta en un motor de búsqueda en Internet. En segundo lugar, es una palabra clave que los anunciantes han adquirido en un servicio de publicidad del operador de un motor de búsqueda en Internet para suscitar la presentación de un determinado anuncio. En tercer lugar, es un símbolo significativo que ha sido registrado y se utiliza como marca, denotando que ciertos bienes y servicios tienen una única procedencia comercial.

7. Cabe mencionar en este contexto que la Comisión ha criticado ciertos aspectos de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativos a las funciones de la marca diferentes de la indicación de la función original, al considerarla errónea y problemática desde el punto de vista de la seguridad jurídica. Sin embargo, podría parecer que sólo la función indicativa del origen de los bienes y servicios tiene relevancia para la aplicación del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 en esta cuestión prejudicial. Tampoco la interpretación del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 parece conducir en este caso a una protección excesivamente amplia de los intereses del titular de la marca. Por este motivo, no considero necesario seguir profundizando en este aspecto.

8. Dicho esto, no se puede negar que el propio Tribunal de Justicia se encuentra en una situación harto complicada en cuanto a la aceptabilidad de su jurisprudencia relativa al artículo 5 de la Directiva 89/104, en vista de las críticas formuladas por numerosos autores y destacados jueces nacionales en materia de marcas. (11)

9. Sin embargo, en mi opinión, estos problemas se derivan en parte de la confusa redacción del artículo 5 de la Directiva 89/104. Por tanto, la situación actual podría solucionarse más fácilmente con medidas legislativas adecuadas, en lugar de con una reorientación de la jurisprudencia, tal como muestra la evolución de la legislación de los Estados Unidos en materia de confusión de marcas. (12) Cabe señalar que, en diciembre de 2010, la Comisión recibió un estudio relativo al funcionamiento general del sistema de marcas en Europa, y se espera que se den nuevos pasos en este terreno. (13)

II. Marco normativo

A. Directiva 89/104

10. El primer considerando de la exposición de motivos de la Directiva 89/104 es del siguiente tenor: (14)

«Considerando que las legislaciones que se aplican actualmente a las marcas en los Estados miembros contienen disparidades que pueden obstaculizar tanto la libre circulación de mercancías como la libre prestación de los servicios y falsear las condiciones de competencia en el mercado común; que, por tanto es necesario, con vistas al establecimiento y al funcionamiento del mercado interior, aproximar las legislaciones de los Estados miembros;»

11. El noveno considerando de la exposición de motivos de la Directiva 89/104 es del siguiente tenor:

«Considerando que es fundamental, para facilitar la libre circulación de productos y la libre prestación de servicios, facilitar que las marcas registradas gocen en lo sucesivo de la misma protección en las legislaciones de todos los Estados miembros; sin perjuicio de que los Estados miembros tengan la facultad de conceder una protección más amplia a las marcas que hayan adquirido renombre.»

12. El décimo considerando de la exposición de motivos de la Directiva 89/104 es del siguiente tenor:

«Considerando que la protección conferida por la marca registrada, cuyo fin es primordialmente garantizar la función de origen de la marca, es absoluta en caso de identidad entre la marca y el signo y entre los productos o servicios; que la protección cubre igualmente los casos de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios; que es imprescindible interpretar la noción de similitud en relación con el riesgo de confusión; que el riesgo de confusión, cuya apreciación depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado o solicitado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados, constituye la condición específica de la protección; que la regulación de los medios de prueba del riesgo de confusión y, en particular, la carga de la prueba, corresponde a las normas nacionales de procedimiento que no son objeto de aproximación por la presente Directiva.»

13. El artículo 5 de la Directiva 89/104, bajo el título «Derechos conferidos por la marca», dispone: (15) (16)

«1. La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico:

a) de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;

b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique por parte del público un riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

2. Cualquier Estado miembro podrá asimismo disponer que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.

3. Podrá en especial prohibirse, cuando se cumplan las condiciones anunciadas en los apartados 1 y 2:

[…]

b) ofrecer productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines y ofrecer o prestar servicios con el signo;

[…]

d) utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.

[…]

5. Los apartados 1 a 4 no afectan a las disposiciones aplicables en un Estado miembro relativas a la protección contra el uso de un signo que tenga lugar con fines diversos a los de distinguir los productos o servicios, cuando con el uso de dicho signo realizado sin justa causa se pretenda obtener un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.»

B. Reglamento nº 40/94

14. El séptimo considerando del Reglamento nº 40/94 (17) es, mutatis mutandis, idéntico al décimo considerando de la exposición de motivos de la Directiva 89/104. Los artículos 8, apartado 5; 9 y 12, apartado 1...