Alcon Inc. v European Union Intellectual Property Office.

• Jurisdiction: European Union
• Court: Court of Justice (European Union)
• Date: 26 October 2006

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M^me JULIANE Kokott

présentées le 26 octobre 2006 (1)

Affaire C-412/05 P

Alcon Inc.

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur

Autre partie à la procédure:

Biofarma SA

«Pourvoi – Marque communautaire – Marque verbale TRAVATAN – Opposition du titulaire de la marque TRIVASTAN – Refus d’enregistrement – Moyen nouveau – Produits pharmaceutiques»

I – Introduction

1. Le présent litige porte sur la question de savoir si deux marques couvrant des médicaments, la marque verbale TRAVATAN et la marque verbale italienne antérieure TRIVASTAN, sont susceptibles d’être confondues, ce qui exclurait l’enregistrement de TRAVATAN comme marque communautaire. Ce risque de confusion a été retenu par toutes les instances antérieures, à savoir la division d’opposition et la chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) ainsi que le Tribunal.

2. Au stade du pourvoi, il convient de vérifier si c’est à bon droit que le Tribunal a rejeté certains arguments de la requérante au pourvoi, au motif qu’ils avaient été présentés hors délai, et s’il a fait une juste appréciation du risque de confusion, en particulier eu égard au public pertinent.

II – Cadre juridique

3. L’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (2), concerne le motif relatif de refus constitué par le risque de confusion:

«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

[…]

b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»

4. Le septième considérant de ce règlement précise la notion de risque de confusion en cas de similitude entre les marques et les produits ou services:

«[…] le risque de confusion, dont l’appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés, constitue la condition spécifique de la protection».

5. Une marque antérieure ne peut toutefois faire obstacle à l’enregistrement d’une marque nouvelle que si elle fait encore l’objet d’un usage sérieux. L’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94 dispose en conséquence:

«2. Sur requête du demandeur, le titulaire d’une marque communautaire antérieure qui a formé opposition, apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque communautaire, la marque communautaire antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu’à cette date la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Si la marque communautaire antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.

3. Le paragraphe 2 s’applique aux marques nationales antérieures visées à l’article 8 paragraphe 2 point a), étant entendu que l’usage dans la Communauté est remplacé par l’usage dans l’État membre où la marque nationale antérieure est protégée.»

III – Les antécédents du litige et l’arrêt du Tribunal

6. Le Tribunal décrit les antécédents du litige aux points 1 à 11 de l’arrêt attaqué, prononcé le 22 septembre 2005 dans l’affaire T-130/03 (3), dans les termes suivants:

«1. Le 11 juin 1998, Alcon Inc. a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2. La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal TRAVATAN.

3. Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante: ‘Produits pharmaceutiques ophtalmiques’.

4. Cette demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 23/99, du 22 mars 1999.

5. Le 22 juin 1999, Biofarma SA a formé une opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94, à l’encontre de l’enregistrement de cette marque communautaire. Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé par l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. L’opposition était fondée sur l’existence de la marque nationale verbale TRIVASTAN, enregistrée en Italie, le 27 janvier 1986, sous le numéro 394980.

6. L’opposition était formée à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque. Elle était fondée sur l’ensemble des produits couverts par la marque antérieure, à savoir les ‘produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques pour enfants ou malades; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les herbes et les animaux nuisibles’, relevant de la classe 5.

7. Par lettre du 5 mai 2000, la requérante a demandé que l’intervenante apporte la preuve, conformément à l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94, que la marque antérieure avait fait l’objet, pour tous les produits sur lesquels l’opposition était fondée, au cours des cinq années précédant la publication de la demande de marque communautaire, d’un usage sérieux dans l’État membre dans lequel cette marque est protégée. Par une communication du 29 mai 2000, la division d’opposition a invité l’intervenante à apporter cette preuve dans un délai de deux mois.

8. Le 28 juillet 2000, l’intervenante a communiqué à l’OHMI des documents visant à démontrer l’usage sérieux en Italie de la marque antérieure. Parmi ces documents figuraient, notamment, des factures, la notice explicative relative au médicament de l’intervenante, un extrait du répertoire italien L’Informatore Farmaceutico et un extrait du Pharmaceutical Trade Mark Directory.

9. Par décision du 26 septembre 2001, la division d’opposition a considéré que l’usage de la marque antérieure était démontré pour un produit pharmaceutique spécifique, à savoir un ‘vasodilatateur périphérique destiné à traiter des troubles vasculaires périphériques et cérébraux et des désordres vasculaires de l’oeil et de l’oreille’, et elle a accueilli l’opposition pour tous les produits revendiqués. Elle a, par conséquent, refusé l’enregistrement de la marque demandée, au motif qu’il existait un risque de confusion, incluant le risque d’association, en Italie, compte tenu du fait que les marques étaient similaires du point de vue visuel et phonétique et qu’il existait une certaine similitude des produits.

10. Le 13 novembre 2001, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94, contre la décision de la division d’opposition.

11. Par décision du 30 janvier 2003 (ci-après la «décision attaquée»), la troisième chambre de recours a rejeté le recours. Elle a considéré, en substance, que, étant donné que les produits désignés par les marques en cause présentaient un degré élevé de similitude et que ces dernières présentaient de très fortes ressemblances du point de vue visuel et phonétique, il existait un risque de confusion, incluant le risque d’association, entre les marques en question.»

7. Le Tribunal a rejeté le recours introduit par Alcon Inc. (ci-après «Alcon») contre la décision attaquée.

8. Il a déclaré irrecevable, parce que présenté tardivement et au demeurant jamais invoqué devant la chambre de recours, l’argument selon lequel les conditions de l’usage sérieux de la marque antérieure, au sens de la jurisprudence MFE Marienfelde/OHMI (HIPOVITON) (4), ne seraient pas remplies (point 19 et suivants).

9. Alcon n’aurait pas non plus réfuté la constatation de la chambre de recours selon laquelle les preuves fournies par l’intervenante démontrent l’usage sérieux de la marque antérieure pour un «vasodilatateur périphérique destiné à traiter des troubles vasculaires périphériques et cérébraux et des désordres vasculaires de l’oeil et de l’oreille» (point 29 et suivants).

10. Enfin, selon le Tribunal, la chambre de recours a retenu à juste titre l’existence d’un risque de confusion entre les deux marques. Il y aurait en effet une très grande similitude à la fois entre les produits (point 55 et suivants) et entre les signes (point 65 et suivants). Le risque de confusion entre les signes existerait en particulier pour les consommateurs italiens (point 72 et suivants).

IV – Le pourvoi

11. Alcon fait grief au Tribunal d’avoir déclaré irrecevable son argument relatif aux conditions d’un usage sérieux et elle soutient que le Tribunal aurait fait une appréciation erronée du risque de confusion, notamment en tenant insuffisamment compte du rôle des professionnels de la médecine.

12. Alcon demande par conséquent à la Cour:

– d’annuler l’arrêt attaqué;

– de renvoyer, le cas échéant, l’affaire devant le Tribunal et

– de condamner l’OHMI et/ou la partie intervenante aux dépens.

13. Estimant que le pourvoi est en...