Yoshida Metal Industry Co. Ltd v European Union Intellectual Property Office.

• Jurisdiction: European Union
• ECLI: ECLI:EU:C:2017:360
• Court: Court of Justice (European Union)
• Date: 11 May 2017
• Docket Number: C-421/15
• Celex Number: 62015CJ0421
• Procedure Type: Recurso de anulación

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)

de 11 de mayo de 2017 ( *1 )

«Recurso de casación — Marca de la Unión Europea — Registro de signos constituidos por una superficie con lunares negros — Declaración de nulidad — Reglamento (CE) n.o 40/94 — Artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii) — Artículo 51, apartado 3»

En el asunto C‑421/15 P,

que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 29 de julio de 2015,

Yoshida Metal Industry Co. Ltd, con domicilio social en Tsubame-shi (Japón), representada por el Sr. J. Cohen, Solicitor, el Sr. T. St Quintin, Barrister, y el Sr. G. Hobbs, QC,

parte recurrente,

y en el que las otras partes en el procedimiento son:

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por los Sres. A. Folliard-Monguiral, D. Gaja y J. Crespo Carrillo, en calidad de agentes,

parte demandada en primera instancia,

Pi-Design AG, con domicilio social en Triengen (Suiza),

Bodum France SAS, con domicilio social en Neuilly-sur-Seine (Francia),

Bodum Logistics A/S, con domicilio social en Billund (Dinamarca), representadas por la Sra. H. Pernez, avocate, y por el Sr. R. Löhr, Rechtsanwalt,

partes coadyuvantes en primera instancia,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),

integrado por el Sr. J.L. da Cruz Vilaça (Ponente), Presidente de Sala, y la Sra. M. Berger, los Sres. A. Borg Barthet y F. Biltgen y la Sra. K. Jürimäe, Jueces;

Abogado General: Sr. M. Szpunar;

Secretario: Sr. R. Schiano, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 29 de septiembre de 2016;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 8 de diciembre de 2016;

dicta la siguiente

Sentencia

1 Mediante su recurso de casación, Yoshida Metal Industry Co. Ltd (en lo sucesivo, «Yoshida») solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 21 de mayo de 2015, Yoshida Metal Industry/OAMI (T‑331/10 RENV y T‑416/10 RENV, no publicada, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2015:302), mediante la que dicho Tribunal desestimó los recursos en los que solicitaba la anulación de las resoluciones de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 20 de mayo de 2010 (asuntos R 1235/2008‑1 y R 1237/2008‑1; en lo sucesivo, «resoluciones controvertidas»), relativas a procedimientos de nulidad planteados por Pi-Design AG, Bodum France SAS y Bodum Logistics A/S (en lo sucesivo, conjuntamente, «Pi-Design y otros»), relativos a dos marcas de la Unión registradas por Yoshida.

Marco jurídico

2 El Reglamento (CE) n.o 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), fue derogado y sustituido por el Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1), que entró en vigor el 13 de abril de 2009. Sin embargo, habida cuenta de la fecha en que se produjeron los hechos, resulta aplicable al presente litigio el Reglamento n.o 40/94, al menos en lo relativo a las disposiciones que no sean de carácter estrictamente procesal (sentencia de 6 de marzo de 2014, Pi-Design y otros/Yoshida Metal Industry, C‑337/12 P a C‑340/12 P, no publicada, EU:C:2014:129, apartado 2).

3 El artículo 7 del Reglamento n.o 40/94, titulado «Motivos de denegación absolutos», disponía: «1. Se denegará el registro de: […] b) las marcas que carezcan de carácter distintivo; […] e) los signos constituidos exclusivamente por: […] ii) la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o […] […] 3. Las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicarán si la marca hubiera adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma.»

4 El artículo 51 del mencionado Reglamento, titulado «Causas de nulidad absoluta», establecía: «1. La nulidad de la marca de la Unión se declarará, mediante solicitud presentada ante la EUIPO o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca: a) cuando la marca de la Unión se hubiera registrado contraviniendo las disposiciones del […] artículo 7; […] 3. Si la causa de nulidad existiera únicamente para una parte de los productos o de los servicios para los que esté registrada la marca de la Unión, la nulidad de la marca sólo podrá declararse para los productos o los servicios de que se trate.»

Antecedentes del litigio y resoluciones controvertidas

5 Los hechos que originaron el litigio se exponen en los apartados 1 a 15 de la sentencia recurrida del siguiente modo: «1 Los días 3 y 5 de noviembre de 1999, [Yoshida] presentó solicitudes de registro de marca [ante la EUIPO, con arreglo al Reglamento n.o 40/94]. 2 Las marcas cuyo registro se solicitó son los signos que se reproducen a continuación: 3 Los productos cuyo registro se solicitaba pertenecen a las clases 8 y 21 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada (en lo sucesivo, “Arreglo de Niza”), y responden a la siguiente descripción: — clase 8: “Cubertería, tijeras, cuchillos, tenedores, cucharas, piedras de afilar, soportes para piedras de afilar, chairas para afilar, pinzas para retirar la raspa del pescado”; — clase 21: “Utensilios y recipientes para el menaje o la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados), volteadores, espátulas para la cocina, bloques de cuchillos para guardar cuchillos, palas para tartas, palas para tortas”. 4 Mediante resoluciones de 14 de septiembre y 23 de noviembre de 2000, el examinador denegó las mencionadas solicitudes de registro por cuanto los signos controvertidos carecían totalmente de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 40/94 […] 5 Tras la anulación, el 31 de octubre de 2001, por la Segunda Sala de Recurso de [la EUIPO] de una de las resoluciones de denegación mencionadas anteriormente, el examinador retiró, el 11 de julio de 2002, la objeción relativa a la otra solicitud de registro. Las marcas en cuestión fueron registradas los días 25 de septiembre de 2002 y 16 de abril de 2003. 6 El 10 de julio de 2007, [Pi-Design y otros] solicitaron que se declarase la nulidad de esas marcas con arreglo al artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 40/94 […], basándose en que habían sido registradas vulnerando el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del mencionado Reglamento […]. En sus observaciones de 17 de diciembre de 2007, añadieron que el registro debía anularse también debido a la falta de carácter distintivo de las mencionadas marcas. 7 Mediante resoluciones de 15 y 21 de julio de 2008, la División de Anulación de [la EUIPO] desestimó las solicitudes de nulidad en su totalidad. 8 El 25 de agosto de 2008, [Pi-Design y otros] interpusieron recurso contra cada una de las resoluciones de la División de Anulación. 9 Mediante las [resoluciones controvertidas], la Primera Sala de Recurso de la [EUIPO], sobre la base del motivo de denegación absoluto previsto en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.o [40/94], estimó los recursos y anuló las resoluciones de la División de Anulación. 10 En los apartados 24 a 28 de las resoluciones [controvertidas], la Sala de Recurso señaló en primer lugar que, al presentar las solicitudes de registro, los signos fueron calificados simplemente de “figurativos”, sin adjuntar descripción alguna. Tras las objeciones planteadas por el examinador, la recurrente señaló que el signo era una representación bidimensional de la “forma de un producto”, a saber, un mango de cuchillo [asunto R 1235/2008‑1], o que representaba el «motivo de mangos de cuchillos» [asunto R 1237/2008‑1]. En la correspondencia posterior a la solicitud de nulidad presentada por [Pi-Design y otros], el signo fue sin embargo descrito por la recurrente como “una figura geométrica aleatoria” o un “motivo constituido por puntos” [asunto R 1235/2008‑1]. 11 Según la Sala de Recurso, esta última descripción fue elaborada con el fin preciso de evitar la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.o [40/94], ya que las fotografías de los cuchillos comercializados por el titular confirman que el marco que rodea los lunares negros representa el contorno de un mango de cuchillo y que esos lunares representan muescas. 12 La Sala de Recurso señaló a este respecto, en el apartado 29 de las resoluciones [controvertidas], “que una marca debe examinarse tomando en consideración todos los factores pertinentes del caso de que se trate. Entre esos factores figuran naturalmente la información y los documentos aportados voluntariamente por el titular de la marca en apoyo de su solicitud”. 13 A continuación, en los apartados 30 y 31 de las resoluciones [controvertidas], la Sala de Recurso señaló que “el signo es una marca figurativa consistente en una representación bidimensional del mango de los productos para los que se solicita el registro”. Sin embargo, según la Sala, la clasificación de una marca como figurativa no excluye de oficio la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.o [40/94].

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