Shaker di L. Laudato & C. Sas v European Union Intellectual Property Office.

• Jurisdiction: European Union
• ECLI: ECLI:EU:T:2008:481
• Court: General Court (European Union)
• Docket Number: T-7/04
• Date: 12 November 2008
• Procedure Type: Arrêt rendu après annulation et renvoi
• Celex Number: 62004TJ0007(01)

Asunto T‑7/04

Shaker di L. Laudato & C. Sas

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria figurativa Limoncello della Costiera Amalfitana shaker — Marca nacional denominativa anterior LIMONCHELO — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 40/94 — Recurso de casación — Devolución de los autos por el Tribunal de Justicia»

Sumario de la sentencia

1. Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión con la marca anterior

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)]

2. Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión con la marca anterior

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)]

1. Si bien, en el marco del examen de una oposición formulada, sobre la base del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, por el titular de una marca anterior, el carácter distintivo de la marca anterior debe tenerse en cuenta para apreciar el riesgo de confusión, éste sólo es un elemento entre otros que intervienen en dicha apreciación. Por lo tanto, incluso en presencia de una marca anterior de escaso carácter distintivo, puede existir riesgo de confusión, en particular debido a la similitud de los signos y de los productos o servicios de que se trate.

La tesis conforme a la cual una marca anterior con escaso carácter distintivo sólo cuenta con una protección reducida tendría como consecuencia neutralizar el factor basado en la similitud de las marcas en favor del basado en el carácter distintivo de la marca nacional anterior, al que se reconocería una importancia excesiva. De ello resultaría que, en la medida en que la marca nacional anterior sólo tuviera un escaso carácter distintivo, únicamente existiría riesgo de confusión en caso de que ésta se hallara íntegramente reproducida en la marca cuyo registro se solicita, cualquiera que fuera el grado de semejanza entre los signos controvertidos. No obstante, tal resultado no sería acorde con la propia naturaleza de la apreciación global cuya realización está confiada a las autoridades competentes en virtud del artículo 8, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento.

(véanse los apartados 56 y 57)

2. Existe, para los consumidores medios españoles, un riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, entre el signo figurativo Limoncello della Costiera Amalfitana shaker, cuyo registro como marca comunitaria se solicita para «licor de limón procedente de la costa amalfitana» de la clase 33 del Arreglo de Niza, respectivamente, y la marca denominativa LIMONCHELO, registrada anteriormente en España para «vinos, espirituosos y licores» de la misma clase de dicho Arreglo.

En efecto, el público pertinente sólo conserva en la memoria una imagen imperfecta de las marcas de que se trata, de modo que su elemento común, la palabra «limoncello» o «limonchelo», genera cierta semejanza entre ellas, dado que la palabra «limoncello» puede dominar la impresión de conjunto producida en la memoria del público pertinente por la marca solicitada. Además, los productos de que se trata son idénticos.

(véase el apartado 58)

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Primera)

de 12 de noviembre de 2008 (*)

«Marca comunitaria – Procedimiento de oposición – Solicitud de marca comunitaria figurativa Limoncello della Costiera Amalfitana shaker – Marca nacional denominativa anterior LIMONCHELO – Motivo de denegación relativo – Riesgo de confusión – Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 40/94 – Recurso de casación – Devolución de los autos por el Tribunal de Justicia»

En el asunto T‑7/04,

Shaker di L. Laudato & C. Sas, con domicilio social en Vietri sul Mare (Italia), representada por el Sr. F. Sciaudone, abogado,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por los Sres. O. Montalto y P. Bullock, en calidad de agentes,

parte demandada,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI es:

Limiñana y Botella, S.L., con domicilio social en Monforte del Cid (Alicante),

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 24 de octubre de 2003 (asunto R 933/2002‑2), relativa a un procedimiento de oposición entre Limiñana y Botella, S.L., y Shaker di L. Laudato & C. Sas,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Primera),

integrado por la Sra. V. Tiili (Ponente), Presidente, y el Sr. F. Dehousse y la Sra. I. Wiszniewska-Białecka, Jueces;

Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador principal;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 17 de junio de 2008;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 20 de octubre de 1999, la demandante, Shaker di L. Laudato & C. Sas, presentó una solicitud de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), con arreglo al Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada.

2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo que se reproduce a continuación, el cual, según la descripción contenida en la solicitud, es de color azul, azur, amarillo, rojo y blanco:

3 Los productos para los que se solicitó el registro, a raíz de una intervención de la OAMI el 23 de noviembre de 1999 y de la retirada de una clase, se hallan comprendidos en las clases 29 y 33 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada y corresponden, para cada una de esas clases, tras una limitación, a la descripción siguiente:

– clase 29: «jaleas, mermeladas, compotas»;

– clase 33: «licor de limón procedente de la costa amalfitana».

4 La solicitud de marca comunitaria se publicó en el Boletín de marcas comunitarias nº 30/2000, de 17 de abril de 2000.

5 El 1 de junio de 2000, la oponente, Limiñana y Botella, S.L., formuló oposición, con arreglo al artículo 42, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, contra el registro de la marca solicitada. La oposición se basaba en el registro español nº 2020372, solicitado el 27 de marzo de 1996, de la marca denominativa LIMONCHELO, que designa productos incluidos en la clase 33 («Vinos, espirituosos y licores»).

6 La oposición afectaba a una parte de los productos designados en la solicitud de marca comunitaria, a saber, los productos pertenecientes a la clase 33. Se basaba en todos los productos a los que se refería la marca anterior.

7 El motivo invocado en apoyo de la oposición era el contemplado en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

8 Mediante resolución de 9 de septiembre de 2002, la División de Oposición estimó la oposición. Consideró que existía riesgo de confusión en el territorio español, habida cuenta de la identidad de los productos de que se trata y de la similitud gráfica y fonética entre las marcas en conflicto.

9 El 7 de noviembre de 2002, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI, en virtud de los artículos 57 a 62 del Reglamento nº 40/94, contra la resolución de la División de Oposición.

10 Mediante resolución de 24 de octubre de 2003 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Segunda Sala de Recurso desestimó el recurso. Consideró que, dada la similitud entre las marcas en conflicto y la concordancia de los productos de que se trataba, existía el riesgo de que los consumidores españoles confundieran o asociaran su origen comercial.

Procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Justicia

11 Mediante escrito presentado ante el Tribunal de Primera Instancia el 7 de enero de 2004, la demandante interpuso un recurso en el que solicitaba que se anulara la resolución impugnada, invocando, en primer lugar, infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, en segundo lugar, desviación de poder y, en tercer lugar, incumplimiento de la obligación de motivación de las decisiones.

12 Mediante sentencia de 15 de junio de 2005, Shaker/OAMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker) (T‑7/04, Rec. p. II‑2305; en lo sucesivo, «sentencia del Tribunal de Primera Instancia»), el Tribunal de Primera Instancia estimó el recurso de la demandante y anuló la resolución impugnada.

13 En dicha sentencia, el Tribunal de Primera Instancia declaró, en primer lugar, la identidad de los productos y, a continuación, procedió a la comparación de las marcas controvertidas. Declaró que la representación del plato redondo adornado con limones constituía el componente dominante de la marca solicitada (apartado 59 de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia). Consideró que los elementos verbales no constituían un elemento dominante desde el punto de vista gráfico y que, por lo tanto, no procedía analizar las características fonéticas o conceptuales de tales elementos (apartados 60 a 64 de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia).

14 Según el Tribunal de Primera Instancia, el predominio de la representación figurativa de un plato redondo adornado con limones sobre los otros elementos de la marca solicitada impide...