NovaText GmbH v Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg.

• Jurisdiction: European Union
• ECLI: ECLI:EU:C:2022:316
• Date: 28 April 2022
• Docket Number: C-531/20
• Celex Number: 62020CJ0531
• Court: Court of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

28 aprile 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Diritti di proprietà intellettuale – Direttiva 2004/48/CE – Articolo 3 – Obbligo generale concernente le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale – Articolo 14 – Nozione di “spese giudiziarie ragionevoli e proporzionate” – Consulente in proprietà industriale – Mancata possibilità di valutazione, da parte del giudice nazionale, della ragionevolezza e della proporzionalità delle spese a carico della parte soccombente»

Nella causa C‑531/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con decisione del 24 settembre 2020, pervenuta in cancelleria il 19 ottobre 2020, nel procedimento

NovaText GmbH

contro

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg,

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da I. Jarukaitis, presidente di sezione, M. Ilešič (relatore) e D. Gratsias, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la NovaText GmbH, da V. Feurstein, Rechtsanwalt;

– per la Commissione europea, da G. Braun e S.L. Kalėda, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 novembre 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’articolo 14 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU 2004, L 157, pag. 45, e rettifica in GU 2004, L 195, pag. 16).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la NovaText GmbH e la Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (in prosieguo: l’«Università di Heidelberg») in merito alla liquidazione delle spese derivanti dalla partecipazione congiunta di un avvocato e di un perito qualificato come «consulente in proprietà industriale» (Patentanwalt) a un procedimento giurisdizionale in materia di contraffazione dei marchi dell’Unione europea di cui tale Università è titolare.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3 I considerando 10 e 17 della direttiva 2004/48 così recitano:

«(10) L’obiettivo della presente direttiva è di ravvicinare queste legislazioni al fine di assicurare un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno.

(...)

(17) Le misure, le procedure e i mezzi di ricorso previsti dalla presente direttiva dovrebbero essere determinati in ciascun caso in modo tale da tenere debitamente conto delle caratteristiche specifiche del caso, tra cui le peculiarità di ciascun diritto di proprietà intellettuale e, ove necessario, il carattere intenzionale o non intenzionale della violazione».

4 Ai sensi dell’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto»:

«La presente direttiva concerne le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Ai fini della presente direttiva i termini “diritti di proprietà intellettuale” includono i diritti di proprietà industriale».

5 L’articolo 2 di detta direttiva, intitolato «Campo d’applicazione», al suo paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Fatti salvi gli strumenti vigenti o da adottare nella legislazione comunitaria o nazionale, e sempre che questi siano più favorevoli ai titolari dei diritti, le misure, le procedure e i mezzi di ricorso di cui alla presente direttiva si applicano, conformemente all’articolo 3, alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale come previsto dalla legislazione comunitaria e/o dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato».

6 Il capo II della medesima direttiva contiene gli articoli da 3 a 15 di quest’ultima, relativi alle misure, alle procedure e ai mezzi di ricorso disciplinati dalla direttiva 2004/48.

7 L’articolo 3 della direttiva 2004/48, intitolato «Obbligo generale», così dispone:

«1. Gli Stati membri definiscono le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di cui alla presente direttiva. Tali misure, procedure e mezzi di ricorso sono leali ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati.

2. Le misure, le procedure e i mezzi ricorso sono effettivi, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi».

8 Ai sensi dell’articolo 14 di tale direttiva, intitolato «Spese giudiziarie»:

«[Gli] Stati membri assicurano che spese giudiziarie ragionevoli e proporzionate, nonché altri oneri eventualmente sopportati dalla parte vincitrice siano di norma a carico della parte soccombente, a meno che il rispetto del principio di equità non lo consenta».

Diritto tedesco

9 L’articolo 140 del Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen – Markengesetz (legge relativa alla protezione dei marchi e di altri segni distintivi – Legge sui marchi), del 25 ottobre 1994 (BGBl. 1994 I, pag. 3082), nella sua versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «MarkenG»), intitolato «Controversie in materia di segni distintivi», al suo paragrafo 3 così dispone:

«Tra le spese occasionate dalla collaborazione di un consulente in proprietà industriale in una controversia in materia di segni distintivi, sono ripetibili gli onorari di cui all’articolo 13 del [Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte (legge sugli onorari degli avvocati), del 5 maggio 2004 (BGBl. 2004 I, pag. 718)] nonché le spese indispensabili sostenute da tale consulente».

10 Ai sensi dell’articolo 125e, paragrafo 5, del MarkenG, l’articolo 140, paragrafo 3, di quest’ultima si applica, mutatis mutandis, ai procedimenti dinanzi ai giudici competenti in materia di marchi dell’Unione.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

11 L’Università di Heidelberg ha proposto un’azione inibitoria contro la NovaText per contraffazione dei marchi dell’Unione europea di cui essa è titolare e ha fatto valere domande accessorie ai sensi del diritto dei marchi. La controversia si è conclusa con una transazione giudiziale. Con ordinanza del 23 maggio 2017, il Landgericht Mannheim (Tribunale del Land, Mannheim, Germania), in quanto tribunale dei marchi dell’Unione europea di primo grado, ha condannato la NovaText alle spese e ha fissato il valore della causa in EUR 50 000. L’impugnazione proposta da quest’ultima è stata respinta.

12 Nel ricorso, l’avvocato dell’Università di Heidelberg aveva menzionato la partecipazione di un consulente in proprietà industriale e, nel corso del procedimento di liquidazione delle spese, ha assicurato che tale consulente aveva effettivamente collaborato al procedimento. Egli ha affermato che ogni memoria del procedimento era stata oggetto di concertazione con detto consulente e che, in tal modo, quest’ultimo aveva altresì partecipato ai negoziati ai fini della transazione, sebbene le conversazioni telefoniche fossero avvenute soltanto tra gli avvocati delle parti.

13 Con ordinanza dell’8 dicembre 2017, il Landgericht Mannheim (Tribunale del Land, Mannheim) ha fissato l’importo delle spese da rimborsare all’Università di Heidelberg in EUR 10 528,95, di cui EUR 4 867,70 per le spese del consulente in proprietà industriale per il ricorso in primo grado e EUR 325,46 per la partecipazione di tale consulente al procedimento d’impugnazione.

14 L’Oberlandesgericht Karlsruhe (Tribunale superiore del Land, Karlsruhe, Germania), chiamato a pronunciarsi sull’appello proposto dalla NovaText contro tale ordinanza, ha respinto il ricorso in appello proposto da quest’ultima. Tale giudice ha ritenuto di essere investito di una controversia in materia di marchi e di segni distintivi, ai sensi dell’articolo 140, paragrafo 3, del MarkenG, di modo che, contrariamente al regime ordinario di recupero delle spese nell’ambito del contenzioso civile, non occorreva esaminare se la collaborazione fornita dal consulente in proprietà industriale fosse «necessaria ai fini della tutela giudiziaria», o se tale...