IHT Internationale Heiztechnik GmbH and Uwe Danzinger v Ideal-Standard GmbH and Wabco Standard GmbH.

• Jurisdiction: European Union
• ECLI: ECLI:EU:C:1994:48
• Date: 09 February 1994
• Celex Number: 61993CC0009
• Court: Court of Justice (European Union)
• Procedure Type: Reference for a preliminary ruling
• Docket Number: C-9/93

Aviso jurídico importante

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61993C0009

Conclusiones del Abogado General Gulmann presentadas el 9 de febrero de 1994. - IHT INTERNATIONALE HEIZTECHNIK GMBH Y UWE DANZINGER CONTRA IDEAL-STANDARD GMBH Y WABCO STANDARD GMBH. - PETICION DE DECISION PREJUDICIAL: OBERLANDESGERICHT DUESSELDORF - ALEMANIA. - FRACCIONAMIENTO DE UNA MARCA DEBIDO A UNA CESION VOLUNTARIA - LIBRE CIRCULACION DE MERCANCIAS. - ASUNTO C-9/93.

Recopilación de Jurisprudencia 1994 página I-02789
Edición especial sueca página I-00227
Edición especial finesa página I-00265

Conclusiones del abogado general

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Señor Presidente,

Señores Jueces,

1. El Oberlandesgericht Duesseldorf planteó al Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial sobre el problema de si los artículos 30 y 36 del Tratado CEE (hoy, Tratado CE) se oponen a que el titular de una marca comercial en un Estado miembro se oponga a la importación, a partir de otro Estado miembro, de mercancías que lleven una marca comercial idéntica, cuando la importación se efectúe por una filial del titular de la marca idéntica en dicho otro Estado miembro y este último titular haya adquirido la marca, mediante contrato, de una sociedad hermana de la empresa que se opone a la importación.

A. Origen del litigio y cuestión prejudicial

2. American Standard es un grupo americano que tiene filiales, entre otros países, en Alemania y en Francia. Hasta 1976, dicho grupo producía y comercializaba equipos sanitarios e instalaciones de calefacción. Una parte de la producción de instalaciones de calefacción estaba concentrada en Francia, de donde se exportaban dichas instalaciones al resto de Europa, sobre todo a Italia y a España. En 1975-1976, el grupo atravesó dificultades económicas en el sector de la calefacción y decidió por ello interrumpir su actividad en dicho sector. Esta actividad no ha vuelto a reanudarse desde entonces.

3. La filial alemana de American Standard, Ideal-Standard GmbH, utiliza desde 1951 el nombre comercial "Ideal Standard" y es titular de la marca alemana "Ideal Standard" que fue registrada en 1976 con cómputo de la prioridad a partir de 1972 para, entre otros productos, las instalaciones de calefacción y los equipos sanitarios. Siguiendo una decisión adoptada dentro del grupo, Ideal-Standard GmbH comercializa únicamente equipos sanitarios desde 1976.

4. La filial francesa de American Standard, Ideal-Standard SA, era titular de la marca francesa "Ideal Standard" hasta 1984, tanto para las instalaciones de calefacción como para los equipos sanitarios. La marca fue registrada por primera vez en 1949. Un procedimiento concursal dio lugar en 1975 a un contrato de gestión a tenor del cual las actividades de producción y de comercialización de la sociedad en el ramo de instalaciones de calefacción eran asumidas por la Société Nouvelle Ideal Standard, perteneciente a la Société Générale de fonderie (en lo sucesivo, "SGF"), y por la sociedad Dietrich, y después, a partir de 1979, solamente por SGF. El contrato de gestión se extinguió en 1980. SGF deseaba, sin embargo, mantenerse activa en el ámbito de las instalaciones de calefacción y comercializar los correspondientes productos con la marca "Ideal Standard". Por este motivo Ideal-Standard SA transmitió a SGF, mediante contrato de 6 de julio de 1984, sus unidades de producción en el sector de instalaciones de calefacción y su marca correspondiente a dichas instalaciones. (1) A continuación, SGF, que pertenece al grupo francés Nord Est, cedió la marca comercial a otra sociedad de este mismo grupo, la Compagnie Internationale du Chauffage (en lo sucesivo, "CICh"). (2) Ideal-Standard SA sigue siendo propietaria de la marca para los equipos sanitarios.

5. CICh fabrica en Francia instalaciones de calefacción con la marca "Ideal Standard". Desde 1988, esta sociedad vende sus productos en Alemania por mediación de su filial alemana, Internationale Heiztecknik GmbH (en lo sucesivo, "IHT"). (3)

Esto llevó a Ideal-Standard GmbH (4) a entablar una acción por violación del Derecho de marca contra IHT (5) solicitando que se prohíba a IHT comercializar instalaciones de calefacción en Alemania con la marca "Ideal Standard" y hacer figurar dicha marca en sus anuncios, listas de precios, etc. El Landgericht Duesseldorf estimó las pretensiones de Ideal-Standard GmbH. Esta sentencia fue recurrida en apelación ante el Oberlandesgericht Duesseldorf que planteó al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

"¿Constituye un obstáculo ilícito al comercio intracomunitario a efectos de los artículos 30 y 36 del Tratado CEE, el que, por riesgo de confusión con una marca de idéntico origen, haya que prohibir a una empresa filial de un fabricante de equipos de calefacción con domicilio en el Estado miembro B, que opera en el Estado miembro A, el uso, a título de marca, de la denominación Ideal Standard, que utiliza legalmente el fabricante en su país basándose en una marca protegida en el mismo, que adquirió mediante cesión y que pertenecía originariamente a una sociedad del mismo grupo que la empresa que se opone en el Estado miembro A a la importación de las mercancías portadoras de la marca Ideal Standard?"

B. Resumen de las cuestiones más importantes que se plantean en el presente asunto

6. En el presente asunto han presentado observaciones las partes en el asunto principal, los Gobiernos alemán y británico y la Comisión.

7. En las observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia se estima probado que la disposición de la Ley alemana sobre marcas que permite prohibir la comercialización de mercancías constituye una medida contemplada en el artículo 30 que prohíbe entre los Estados miembros las restricciones cuantitativas a la importación y las medidas de efecto equivalente, y que la cuestión decisiva es, por consiguiente, la de si dicha medida puede ser justificada basándose en el artículo 36 del Tratado que enumera una serie de razones que pueden justificar tales prohibiciones o restricciones, entre ellas razones de protección de los derechos de propiedad industrial y comercial.

8. La respuesta a la cuestión prejudicial gravita pues sobre una ponderación de dos intereses contrapuestos, a saber, por una parte, el interés de la libre circulación de mercancías y, por otra, el de la protección de los derechos de propiedad industrial y comercial. IHT y la Comisión aducen que, en una situación como la del presente asunto, la libre circulación de mercancías tiene mayor peso, mientras que Ideal-Standard GmbH y los Gobiernos alemán y británico aducen que deben primar las consideraciones vinculadas a la protección de los derechos de propiedad industrial y comercial.

9. Las observaciones se basan en la sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de octubre de 1990 en el asunto HAG II, (6) en la cual el Tribunal de Justicia interpretó los artículos 30 y 36 del Tratado en una situación en la que un derecho de marca había sido fraccionado entre varios titulares a raíz de una expropiación. La confrontación de dos intereses contrapuestos entre sí inclinó la balanza en dicho asunto en favor de la protección de los derechos de propiedad industrial y comercial. El Tribunal de Justicia declaró que, en tal situación, cada titular de la marca podía oponerse a la importación en el Estado miembro en el que disponía del derecho de marca de mercancías fabricadas por el otro titular. El Tribunal de Justicia modificaba de este modo la sentencia que había dictado el 3 de julio de 1974 en el asunto HAG I. (7)

Ideal-Standard GmbH y los dos Gobiernos aducen que de los motivos de la sentencia se deduce que el mismo resultado debe aplicarse en el presente asunto, mientras que IHT y la Comisión aducen que existen diferencias importantes entre la situación en el asunto HAG II, en el cual el derecho de marca había sido fraccionado a raíz de una expropiación, y la situación del presente asunto, en el cual el derecho de marca fue fraccionado mediante un contrato de cesión.

10. Tres elementos principales entran en juego para pronunciarse sobre la cuestión prejudicial. En primer lugar, qué importancia ha de atribuirse al consentimiento, por parte del cedente, a la comercialización de sus productos por el cesionario con la marca comercial cedida; en segundo lugar, cuál es el significado del objeto específico del derecho de marca a la luz de su función esencial, y, en tercer lugar, qué importancia debe atribuirse al hecho de que la relación jurídica entre las dos partes esté también contemplada, al menos potencialmente, por el artículo 85 del Tratado. Será, por otra parte, necesario pronunciarse sobre otra serie de cuestiones.

He optado por dar a mis conclusiones la siguiente estructura.

11. Hay que cuestionarse si los artículos 30 y 36 del Tratado son o no aplicables. Este examen es necesario por dos motivos.

12. El primero es que se ha alegado que no hay que responder a la cuestión prejudicial basándose en los artículos 30 y 36 del Tratado, sino basándose en el Derecho comunitario derivado en este ámbito. Esta cuestión será tratada en la sección C.

13. El segundo motivo es que se trata aquí de un obstáculo a la libre circulación de mercancías que encuentra su origen en un contrato de cesión y que afecta a la relación directa entre el cedente y el cesionario: véase al respecto la sección H. Mi examen de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en la sección D mostrará que, hasta ahora, el Tribunal de Justicia ha resuelto tales asuntos basándose en el artículo 85 del Tratado que prohíbe todos los acuerdos entre empresas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común.

Las observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia ponen de manifiesto un consenso sobre el hecho de que el artículo 85 del Tratado puede, según las circunstancias, aplicarse a un contrato de...