Elizabeth Florence Emanuel v Continental Shelf 128 Ltd.

• Jurisdiction: European Union
• ECLI: ECLI:EU:C:2006:50
• Date: 19 January 2006
• Celex Number: 62004CC0259
• Court: Court of Justice (European Union)
• Procedure Type: Reference for a preliminary ruling
• Docket Number: C-259/04

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

Sr. DÁMASO Ruiz-Jarabo Colomer

presentadas el 19 de enero de 2006 (1)

Asunto C‑259/04

Elizabeth Florence Emanuel

contra

Continental Shelf 128 Ltd

[Petición de decisión prejudicial planteada por la Persona Designada por el Lord Chancellor conforme al artículo 76 de la Trade Marks Act 1994 (Reino Unido), a través de la High Court of Justice]

«Marcas − Marca cedida por su titular − Error − Nulidad − Caducidad»

I. Introducción

1. Las marcas constituyen un conjunto de información sintetizada revestido de cualquier forma, pero han de cumplir los requisitos fundamentales de la aptitud para su registro y de la entidad suficiente para distinguir los productos o servicios de su titular de los ofertados por los competidores. A los nombres propios se les reconocen tales cualidades, habiendo en el mercado numerosos ejemplos.

2. Mas, cuando se pierde el nexo entre el patronímico y la empresa que suministra las prestaciones o que fabrica los bienes con ese apelativo, surge el dilema de si puede aducir la falsedad del mensaje incorporado al signo e impugnar su validez quien cedió su identidad.

3. Esos interrogantes plantea la Persona Designada por el Lord Chancellor, con arreglo al artículo 76 de la Ley de Marcas británica, a través de la High Court of Justice, en un litigio que, curiosamente, se remonta hasta un acontecimiento social muy conocido, las nupcias del Príncipe de Gales con Lady Diana Spencer. (2)

4. El fausto y la pompa que acompañaron al enlace dejaron una profunda huella en la memoria colectiva, cautivada por la belleza de la novia, cuyo vestido, de impresionantes proporciones, (3) fue diseñado por la Sra. Emanuel, una costurera que, gracias a este encargo, adquirió prestigio en su actividad profesional. Con el trasfondo de su popularidad, la modista se opone ahora al registro, por una empresa a la que es ajena, de una modificación de la grafía de la marca Elizabeth Emanuel, creación suya, y solicita la caducidad de los derechos de propiedad industrial sobre el emblema, alegando que, al haberse quebrado los lazos que lo vinculaban a su persona, el signo no corresponde ya a la realidad, induciendo a error.

II. El marco jurídico

5. Aunque las preguntas remitidas por la Persona Designada apuntan expresamente a dos normas muy concretas de la Directiva 89/104/CEE, sobre Marcas, (4) hay otros preceptos tanto en el derecho comunitario como en el internacional que resultan de interés, por lo que también se transcriben a continuación.

A. Derecho comunitario

6. La regulación de este tipo de propiedad industrial en el derecho europeo se recoge, por un lado, en la referida Directiva y, por otro, en el Reglamento (CE) nº 40/94 sobre la Marca comunitaria. (5)

1. La Directiva

7. El artículo 3, apartado 1, letra g), dispone:

«Causas de denegación o de nulidad

1. Será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de:

[…]

g) las marcas que puedan inducir al público a error, por ejemplo respecto a la naturaleza, la calidad o el origen geográfico del producto o servicio;

[…]»

8. Según el artículo 12, apartado 2, letra b):

«Causas de caducidad

2. Asimismo, podrá ser declarada la caducidad de una marca que, con posterioridad a la fecha de su registro:

a) […]

b) a consecuencia de que el uso realizado por el titular de la marca o con su consentimiento, pueda inducir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza, la calidad o el origen geográfico de los productos o servicios para los que esté registrada.»

2. El Reglamento nº 40/94

9. El artículo 7, apartado 1, letra g), reza así:

«Motivos de denegación absolutos

1. Se denegará el registro de:

[…]

g) las marcas que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio;

[…]»

10. El artículo 50, apartado 1, letra c), tiene el siguiente tenor:

«Causas de caducidad

1. Se declarará que los derechos del titular de la marca comunitaria han caducado, mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca:

[…]

c) si, a consecuencia del uso que haga de la misma, el titular de la marca o que se haga con su consentimiento para los productos o los servicios para los que esté registrada, la marca puede inducir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de esos productos o de esos servicios;

[…]»

11. El Reglamento nº 40/94 incluye un precepto que no se encuentra en la Directiva y que, por su pertinencia en relación con los elementos fácticos del asunto principal, ha de traerse a colación; se trata del artículo 17, cuyo contenido es el siguiente:

«Cesión

1. Con independencia de la transmisión de la empresa, la marca comunitaria podrá ser cedida para la totalidad o para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada.

2. La transmisión de la empresa en su totalidad implicará la cesión de la marca comunitaria, a no ser que, con arreglo a la legislación aplicable a la transmisión, exista acuerdo contrario o que ello se desprenda claramente de las circunstancias. Esta disposición será aplicable a la obligación contractual de transmitir la empresa.

[…]

6. Mientras la cesión no se halle inscrita en el Registro, el cesionario no podrá prevalerse de los derechos que se derivan del registro de la marca comunitaria.

[…]»

B. Derecho internacional

12. En el contexto de esta cuestión prejudicial, no parece superfluo reseñar también el artículo 21 del Acuerdo ADPIC: (6)

«Licencias y cesión

Los Miembros podrán establecer las condiciones para las licencias y la cesión de las marcas de fábrica o de comercio, quedando entendido […] que el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada tendrá derecho a cederla con o sin la transferencia de la empresa a que pertenezca la marca.»

III. Los hechos, el litigio principal y las cuestiones prejudiciales

13. Por las razones expuestas al inicio de estas conclusiones, la Sra. Emanuel adquirió prestigio como diseñadora de moda en el Reino Unido, especialmente por sus trajes de novia. En 1990, empezó a operar bajo el rótulo ELIZABETH EMANUEL en un local de Brook Street.

14. En 1996 buscó apoyo financiero y firmó un contrato con Hamlet International Plc para constituir una sociedad conjunta llamada Elizabeth Emanuel Plc, a la que transmitió, entre otros bienes, su empresa de diseño y venta de prendas de vestir, con todos los activos, incluidos su fondo de comercio y la solicitud de una marca mixta, gráfica y denominativa, que comprendía un esbozo heráldico con los términos ELIZABETH EMANUEL, inscrita oficialmente en 1997, de la siguiente manera:

15. En septiembre de ese año la creadora de la marca sufrió serias dificultades financieras y suscribió un nuevo contrato con Frostprint Ltd, traspasándole el negocio, es decir, su fondo de comercio y el signo registrado. A raíz de este traspaso, Frostprint cambió su apelativo por el de Elizabeth Emanuel International Limited, incorporando a la Sra. Emanuel como empleada.

16. Un mes después la modista dejó de trabajar para esa empresa, cuya dirección recomendó cautela al resto del personal, a la hora de responder a eventuales preguntas sobre la Sra. Emmanuel.

17. En noviembre de 1997 la marca registrada fue cedida a Oakridge Trading Limited, que, en marzo de 1998, instó su registro, cambiando, empero, la grafía previa y retirando el dibujo heráldico.

18. En enero de 1999 la Sra. Emanuel presentó un escrito de oposición a dicha modificación y en septiembre de 1999 solicitó la caducidad de la marca registrada homónima.

19. En abril de 2002, constando a favor de Continental Shelf 128 Limited (en lo sucesivo, «CSL») el título de propiedad industrial controvertido, el Hearing Officer conoció de la oposición formulada por al Sra. Emanuel y de la caducidad, desestimándolas. Dictaminó, en dos decisiones separadas, que se había inducido a los clientes a error y confusión, pero que ese equívoco era legal y la consecuencia inexorable de la venta de un negocio con su fondo de comercio explotado bajo el nombre propio del dueño.

20. El 16 de diciembre de 2002 la Sra. Emanuel acudió ante la Persona Designada con el fin de interponer sendos recursos contra esas resoluciones, que fueron acumulados.

21. Las partes invocaron en apoyo de sus reclamaciones el artículo 3, apartado 1, letra g), y el artículo 12, apartado 2, letra b), de la Directiva 89/104. Por entender que la solución del litigio principal dependía de la exégesis de dichos preceptos, la Persona Designada optó por suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales que a continuación se transcriben:

«1) ¿Es susceptible de inducir a error al público y ha de denegarse el registro a una marca, conforme al artículo 3, apartado 1, letra g), de la Directiva 89/104 en las siguientes circunstancias:

a) el fondo de comercio asociado a la marca ha sido transmitido junto con la empresa de fabricación de los productos a los que se refiere;

b) antes de la transmisión, la marca indicaba, para una parte considerable del público pertinente, que una determinada persona participaba en el diseño o en la creación de los productos para los que se usaba;

c) después de la transmisión, el cesionario interesó el registro del signo, y

d) en el momento de la solicitud, una parte considerable del público creía erróneamente que el uso de la marca significaba que la persona determinada participaba todavía en el diseño y en la creación de los productos identificados con la marca, afectando tal creencia probablemente a la actitud en el mercado de esa parte del público?

2) Si la respuesta a la primera cuestión no fuera incondicionalmente afirmativa, ¿qué otros elementos deben tenerse en cuenta para valorar si una marca puede inducir a error y ha...