Rayonna prokuratura Burgas, TO Nesebar v G. ST. T.

• Jurisdiction: European Union
• ECLI: ECLI:EU:C:2023:791
• Date: 19 October 2023
• Docket Number: C-655/21
• Celex Number: 62021CJ0655
• Court: Court of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

19 ottobre 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale – Direttiva 2004/48/CE – Articolo 13 – Procedimento penale – Ambito di applicazione – Danni subiti dal titolare di un marchio come elemento costitutivo della violazione – Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (ADPIC) – Articolo 61 – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 51, paragrafo 1 – Attuazione del diritto dell’Unione – Competenza – Articolo 49, paragrafi 1 e 3 – Legalità e proporzionalità delle pene»

Nella causa C‑655/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Rayonen sad – Nesebar (Tribunale distrettuale di Nesebar, Bulgaria), con decisione del 14 ottobre 2021, pervenuta in cancelleria il 27 ottobre 2021, nel procedimento penale a carico di

G. ST. T.,

con l’intervento di:

Rayonna prokuratura Burgas, TO Nesebar,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, O. Spineanu-Matei (relatrice), J.-C. Bonichot, S. Rodin e L.S. Rossi, giudici,

avvocato generale: G. Pitruzzella

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per il governo austriaco, da A. Posch, J. Schmoll e A. Kögl, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da S.L. Kalėda e I. Zaloguin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 aprile 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 13 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU 2004, L 157, pag. 45), e dell’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale avviato a carico di G. ST. T. per contraffazione di marchi.

Contesto normativo

Diritto internazionale

3 L’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (in prosieguo: l’«accordo sugli ADPIC»), che costituisce l’allegato 1 C dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con la decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986‑1994) (GU 1994, L 336, pag. 1), include una parte III, intitolata «Tutela dei diritti di proprietà intellettuale».

4 L’articolo 61 dell’accordo sugli ADPIC, contenuto nella sezione 5, intitolata «Procedimenti penali», di tale parte III, stabilisce quanto segue:

«I membri prevedono procedimenti penali e sanzioni da applicare almeno nei casi di contraffazione intenzionale di un marchio o di violazione del diritto d’autore su scala commerciale. I possibili provvedimenti comprendono pene detentive e/o pecuniarie sufficienti per costituire un mezzo di dissuasione, coerentemente con il livello delle sanzioni applicate per reati di corrispondente gravità. Ove opportuno, i possibili provvedimenti comprendono anche il sequestro, la confisca e la distruzione dei prodotti costituenti violazione e di qualsiasi materiale e strumento principalmente utilizzato nell’esecuzione del reato. I membri possono prevedere procedimenti penali e sanzioni da applicare in altri casi di violazione dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare se si tratta di atti commessi deliberatamente e su scala commerciale».

Diritto dell’Unione

5 Secondo i termini del considerando 28 della direttiva 2004/48:

«In aggiunta alle misure, alle procedure e ai mezzi di ricorso di natura civile ed amministrativa previsti ai sensi della presente direttiva anche le sanzioni penali costituiscono, nei casi appropriati, un mezzo per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale».

6 Ai sensi dell’articolo 1, intitolato «Oggetto», tale direttiva «concerne le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale».

7 L’articolo 2 di detta direttiva, intitolato «Campo d’applicazione», enuncia quanto segue:

«1. Fatti salvi gli strumenti vigenti o da adottare nella legislazione comunitaria o nazionale, e sempre che questi siano più favorevoli ai titolari dei diritti, le misure, le procedure e i mezzi di ricorso di cui alla presente direttiva si applicano, conformemente all’articolo 3, alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale come previsto dalla legislazione comunitaria e/o dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato.

2. La presente direttiva si applica fatto salvo il disposto delle norme specifiche sull’attuazione dei diritti e sulle eccezioni contenute nella legislazione comunitaria in materia di diritto d’autore e diritti connessi al diritto d’autore, segnatamente nella direttiva 91/250/CEE [del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU 1991, L 122, pag. 42)], in particolare l’articolo 7 della medesima, o nella direttiva 2001/29/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU 2001, L 167, pag. 10)], e in particolare gli articoli da 2 a 6 e l’articolo 8 di quest’ultima.

3. La presente direttiva fa salv[i]:

(...)

b) gli obblighi incombenti agli Stati membri in forza di convenzioni internazionali, in particolare dell’accordo sugli ADPIC, inclusi quelli concernenti i procedimenti e le sanzioni penali;

c) le eventuali disposizioni nazionali degli Stati membri concernenti i procedimenti e le sanzioni penali per quanto riguarda le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale».

8 L’articolo 13 della stessa direttiva, intitolato «Risarcimento del danno», così dispone:

«1. Gli Stati membri assicurano che, su richiesta della parte lesa, le competenti autorità giudiziarie ordinino all’autore della violazione, implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un’attività di violazione di risarcire al titolare del diritto danni adeguati al pregiudizio effettivo da questo subito a causa della violazione.

Allorché l’autorità giudiziaria fissa i danni:

a) tiene conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno subito dalla parte lesa, i benefici realizzati illegalmente dall’autore della violazione, e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione;

b) oppure in alternativa alla lettera a) può fissare, in casi appropriati, una somma forfettaria in base ad elementi quali, per lo meno, l’importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l’autore della violazione avesse richiesto l’autorizzazione per l’uso del diritto di proprietà intellettuale in questione.

2. Nei casi in cui l’autore della violazione è stato implicato in un’attività di violazione senza saperlo o senza avere motivi ragionevoli per saperlo, gli Stati membri possono prevedere la possibilità che l’autorità giudiziaria disponga il recupero dei profitti o il pagamento di danni che possono essere predeterminati».

9 Ai sensi dell’articolo 16 di detta direttiva, intitolato «Sanzioni degli Stati membri»:

«Fatte salve le misure, le procedure ed i mezzi di ricorso di natura civile e amministrativa e previsti dalla presente direttiva, gli Stati membri possono applicare altre appropriate sanzioni nei casi in cui il diritto di proprietà intellettuale sia stato violato».

Diritto bulgaro

Codice penale

10 L’articolo 172b del Nakazatelen kodeks (codice penale), nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale (in prosieguo: il «codice penale»), dispone quanto segue:

«(1) Chi utilizza nel commercio un marchio (...) oggetto di un diritto esclusivo senza il consenso del titolare di detto diritto (...) è punito con la reclusione fino a 5 anni e una multa fino a 5 000 [leva bulgari (BGN)].

(2) Ove il fatto di cui al paragrafo 1 sia ripetuto oppure ne conseguano effetti gravemente dannosi, è irrogata la pena della reclusione da 5 a 8 anni e una multa da BGN 5 000 a BGN 8 000.

(3) L’oggetto del reato, indipendentemente dall’identità del suo proprietario, viene confiscato e distrutto».

Il vecchio ZMGO e il nuovo ZMGO

11 L’articolo 13 dello zakon za markite i geografskite oznachenia (legge in materia di marchi e indicazioni geografiche, DV n. 81, del 14 settembre 1999), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «vecchio ZMGO»), prevedeva quanto segue:

«(1) Il diritto su un marchio comprende il diritto del titolare di quest’ultimo di farne uso, disporne e vietare ai terzi l’uso nel commercio, senza il suo consenso, di qualsiasi segno:

1. identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui il marchio è registrato;

2. che, a motivo della sua identità o somiglianza con il marchio e dell’identità e somiglianza dei prodotti o servizi del marchio e del segno, comporta un rischio di confusione per i consumatori, che include un rischio di associazione tra il segno e il marchio.

3. identico o simile al marchio per prodotti o servizi che non sono identici o simili a quelli per cui il marchio è registrato, se quest’ultimo gode di notorietà sul territorio della Repubblica di Bulgaria e l’uso ingiustificato del segno consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio (...) o arreca loro pregiudizio.

(2) L’uso nel commercio ai sensi del paragrafo 1 consiste:

1. nell’apporre il segno sui prodotti o sul loro imballaggio;

2...