The Bazooka Companies, Inc. v European Union Intellectual Property Office.

• Jurisdiction: European Union
• ECLI: ECLI:EU:T:2022:675
• Docket Number: T-273/21
• Date: 26 October 2022
• Celex Number: 62021TJ0273
• Court: General Court (European Union)
• Procedure Type: Action for annulment

URTEIL DES GERICHTS (Fünfte Kammer)

26. Oktober 2022 ( *1 )

„Unionsmarke – Verfallsverfahren – Dreidimensionale Unionsmarke – Form eines Babyfläschchens – Ernsthafte Benutzung der Marke – Art. 18 Abs. 1 Unterabs. 2 Buchst. a und Art. 58 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EU) 2017/1001 – Art der Benutzung der Marke – Form, die nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft beeinflusst wird – Begründungspflicht“

In der Rechtssache T-273/21,

The Bazooka Companies, Inc., mit Sitz in New York, New York (Vereinigte Staaten), vertreten durch Rechtsanwälte D. Wieddekind und D. Wiemann, zugelassen als Klägerin anstelle der The Topps Company, Inc.,

Klägerin,

gegen

Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO), vertreten durch R. Raponi und D. Gája als Bevollmächtigte,

Beklagter,

anderer Beteiligter im Verfahren vor der Beschwerdekammer des EUIPO und Streithelfer vor dem Gericht:

Trebor Robert Bilkiewicz, wohnhaft in Gdansk (Danzig) (Polen), vertreten durch Rechtsanwalt P. Ratnicki-Kiczka,

erlässt

DAS GERICHT (Fünfte Kammer)

zum Zeitpunkt der Beratung unter Mitwirkung des Präsidenten D. Spielmann sowie der Richter R. Mastroianni und I. Gâlea (Berichterstatter),

Kanzler: R. Ūkelytė, Verwaltungsrätin,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens, insbesondere des Antrags von The Bazooka Companies auf Ersetzung gemäß Art. 174 der Verfahrensordnung des Gerichts, der am 13. Mai 2022 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangen ist, und der Stellungnahmen des EUIPO und der The Topps Company, die am 20. Mai bzw. am 29. Mai 2022 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangen sind,

auf die mündliche Verhandlung vom 31. Mai 2022

folgendes

Urteil ( 1 )

[nicht wiedergegeben]

Rechtliche Würdigung

[nicht wiedergegeben]

Zum Aufhebungsantrag

[nicht wiedergegeben]

Zum einzigen Klagegrund: Verstoß gegen Art. 58 Abs. 1 Buchst. a und Art. 18 Abs. 1 Unterabs. 2 Buchst. a der Verordnung 2017/1001

[nicht wiedergegeben]

– Zur ersten Rüge: Identität zwischen der Form der Ware und der Form der angegriffenen Marke

[nicht wiedergegeben]

38 Einleitend ist festzustellen, dass die englische Fassung der Verordnung 2017/1001 zum einen in ihrem Art. 4 Abs. 1, wonach „Unionsmarken... Zeichen aller Art sein [können], insbesondere... die Form oder Verpackung der Ware…“ das Wort „shape“ verwendet. Zum anderen findet sich in Art. 18 Abs. 1 Unterabs. 2 Buchst. a der Verordnung betreffend „die Benutzung der Unionsmarke in einer Form, die von der Eintragung nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird,“ [im Englischen] das Wort „form“. Die [deutsche] Fassung dieser Verordnung verwendet jedoch in beiden Bestimmungen das Wort „Form“.

39 Folglich ist als Erstes zu prüfen, ob die Form, aus der die angegriffene Marke, wie sie benutzt wird, besteht, also die dreidimensionale Form im Sinne des englischen Wortes „shape“, sich von der Form unterscheidet, in der die angegriffene Marke eingetragen ist. Danach ist zu bestimmen, ob das Hinzufügen von Wort- und Bildbestandteilen zu einer Benutzung der angegriffenen Marke in einer Form (im Sinne des englischen Wortes „form“) führen konnte, die von der Eintragung nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird. Nach der Rechtsprechung wird eine Situation wie die im Ausgangsverfahren fragliche, in der eine Wort- oder Bildmarke eine dreidimensionale Marke überlagert, von dem in Art. 18 Abs. 1 Unterabs. 2 Buchst. a der Verordnung 2017/1001 genannten Fall erfasst, nämlich dem der Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 18. Juli 2013, Specsavers International Healthcare u. a., C‑252/12, EU:C:2013:497, Rn. 19). Diese Rüge betrifft ausschließlich die erste Frage, während die zweite Frage im Rahmen der dritten Rüge erörtert wird.

40 Zunächst geht aus Rn. 2 hervor, dass die angegriffene Marke, so wie sie eingetragen ist, aus der Form eines Babyfläschchens mit einem Sauger, einem der Form dieses Saugers entsprechenden Deckel und einer geriffelten Oberfläche unterhalb des Saugers besteht.

41 Daher ist zu prüfen, ob – wie von der Klägerin vorgetragen – die Beschwerdekammer anerkannt hat, dass die eingetragene Form der angegriffenen Marke identisch mit der Form ist, in der diese Marke benutzt wurde. Insoweit ist festzustellen, dass die Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung unter der Überschrift „Rechtlicher Rahmen“ mit Hinweis auf das Urteil vom 8. Dezember 2005, Castellblanch/HABM – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH) (T‑29/04, EU:T:2005:438, Rn. 34), ausgeführt hat, dass das Gericht auf Situationen Bezug genommen habe, in denen mehrere Zeichen gleichzeitig und eigenständig benutzt würden und in denen das Zeichen in seiner eingetragenen Form folglich in der betreffenden Kombination unabhängig wahrgenommen werde. Weiter hat die Beschwerdekammer darauf verwiesen, dass es „vorliegend“ nicht um die Situation gehe, in der das eingetragene Zeichen in einer Form benutzt werde, die von seiner Eintragung abweiche, sondern um die Situation, in der mehrere Zeichen gleichzeitig benutzt würden.

42 Was den von der Beschwerdekammer verwendeten Ausdruck „vorliegend“ betrifft, ist festzustellen, dass dieser nicht im angeführten Urteil vom 8. Dezember 2005, CRISTAL CASTELLBLANCH (T‑29/04, EU:T:2005:438), stand. Somit könnte man, wie die Klägerin geltend macht, annehmen, die Beschwerdekammer habe eingeräumt, dass unter den Umständen des vorliegenden Falls die eingetragene Form des Zeichens identisch sei mit der Form des Zeichens, wie es benutzt werde. Allerdings hat die Beschwerdekammer im Rahmen ihrer Prüfung unter der Überschrift „Die vorliegende Sache“ sodann ausgeführt, dass die in den Beweisunterlagen gezeigten Formen sich von der durch die angegriffene Marke geschützten Form durch erhebliche Abweichungen hinsichtlich ihrer Art, Länge und Position unterschieden, ohne diese Abweichungen zu beschreiben. Somit geht aus der angefochtenen Entscheidung hervor, dass die Beschwerdekammer nicht anerkannt hat, dass die durch die angegriffene Marke geschützte eingetragene Form und die Form der angegriffenen Marke, wie sie benutzt wird, identisch sind.

43 Zudem macht das EUIPO zum einen geltend, dass die Kappe bei der angegriffenen Marke, wie sie benutzt werde, transparent sei, so dass – anders als bei der Eintragung der angegriffenen Marke – der Sauger und die gesamte Riffelung des Rings zu sehen seien. Zum anderen sei diese Kappe bei der angegriffenen Marke, wie sie eingetragen sei, weniger dünn und proportional ein wenig größer als auf den nachstehenden Abbildungen der angegriffenen Marke, wie sie benutzt werde:

44 Vorliegend kann im Hinblick auf die oben in Rn. 40 beschriebene eingetragene Form der angegriffenen Marke (also die dreidimensionale Form im Sinne des englischen Wortes „shape“) keine der Abweichungen zwischen dieser und der oben in Rn. 43 wiedergegebenen Form der angegriffenen Marke, wie sie benutzt wird, als erheblich angesehen werden. Bei beiden handelt es sich um die Form eines Babyfläschchens mit einem Sauger, einer geriffelten Oberfläche und einem Deckel. Somit ist es praktisch unmöglich, dass die aus der breiten Öffentlichkeit bestehenden maßgeblichen Verkehrskreise mit einem durchschnittlichen Aufmerksamkeitsgrad die vom EUIPO angeführten Unterschiede, insbesondere in Bezug auf die Proportionen, erkennen wird, da sie mit bloßem Auge kaum wahrnehmbar sind. Trotz der transparenten Kappe wird die Form des Babyfläschchens der angegriffenen Marke, wie sie benutzt wird, von den maßgeblichen Verkehrskreisen daher als identisch mit der durch die angegriffene Marke geschützten eingetragenen Form wahrgenommen werden.

45 Folglich ist festzustellen, dass die Form der angegriffenen Marke, wie sie benutzt wird (also die dreidimensionale Form im Sinne des englischen Wortes „shape“), als identisch mit der eingetragenen Form der angegriffenen Marke wahrgenommen wird.

– Zur zweiten Rüge: erhöhte Unterscheidungskraft der angegriffenen Marke

[nicht wiedergegeben]

– Zur dritten Rüge, mit der im Wesentlichen geltend gemacht wird, dass die Kombination einer dreidimensionalen Marke mit einer Bild- oder Wortmarke oder mit anderen Bestandteilen nichts an der Unterscheidungskraft dieser Marke ändere und dass diese Bestandteile im Gesamteindruck nicht dominierend seien

[nicht wiedergegeben]

71 Wie sich aus Rn. 44 ergibt, besteht die angegriffene Marke, wie sie benutzt wird, aus der Form eines Babyfläschchens, die nahezu identisch mit der durch die angegriffene Marke geschützten eingetragenen Form ist. Zudem ist diese häufig mit farbigen ergänzenden Wort- und Bildelementen versehen, etwa „big baby pop!“ mit einem stilisierten Buchstaben „i“ in Form eines Babyfläschchens sowie eine Babyfigur und ein den Geschmack der Ware näher beschreibendes Bildelement.

72 Erstens ist darauf hinzuweisen, dass im Rahmen eines Verfallsverfahrens der Nachweis einer ernsthaften Benutzung der Marke grundsätzlich deren Inhaber obliegt (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 26. September 2013, Centrotherm Systemtechnik/HABM und centrotherm Clean Solutions, C‑610/11 P, EU:C:2013:593, Rn. 63).

73 Zweitens ist festzustellen, dass das Kriterium der Benutzung bei der Prüfung der Frage, ob es geeignet ist, Rechte an einer Marke entstehen zu lassen, oder ob es geeignet ist, die Erhaltung solcher Rechte zu gewährleisten, nicht anhand unterschiedlicher Gesichtspunkte beurteilt werden kann. Ist es nämlich möglich, aufgrund einer bestimmten Form der Benutzung eines Zeichens Markenschutz für dieses zu erhalten, so muss durch die gleiche Form der Benutzung auch die Erhaltung dieses Schutzes...