Case nº T-59/08 of Tribunal General de la Unión Europea, December 07, 2010

Resolution DateDecember 07, 2010
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-59/08

En el asunto T‑59/08,

Nute Partecipazioni SpA, anteriormente Gruppo La Perla SpA,

La Perla Srl,

con domicilio social en Bolonia (Italia), representadas por los Sres. R. Morresi y A. Dal Ferro, abogados,

partes demandantes,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada inicialmente por el Sr. L. Rampini, posteriormente por el Sr. O. Montalto, en calidad de agentes,

parte demandada,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, que actúa como parte coadyuvante ante el Tribunal, es:

Worldgem Brands Srl, anteriormente Worldgem Brands – Gestão e Investimentos, L. da , con domicilio social en Creazzo (Italia), representada por el Sr. V. Bilardo, la Sra. M. Mazzitelli y el Sr. C. Bacchini, abogados,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 19 de noviembre de 2007 (asunto R 537/2004‑2), relativa a un procedimiento de nulidad entre Nute Partecipazioni SpA y Worldgem Brands Srl,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Primera),

integrado por la Sra. I. Wiszniewska-Białecka, Presidenta, y los Sres. F. Dehousse y H. Kanninen (Ponente), Jueces;

Secretario: Sr. J. Palacios González, administrador principal;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 7 de febrero de 2008;

visto el escrito de contestación de la OAMI presentado en la Secretaría del Tribunal el 21 de mayo de 2008;

visto el escrito de contestación de la parte coadyuvante presentado en la Secretaría del Tribunal el 9 de mayo de 2008;

habiendo considerado el escrito de réplica presentado en la Secretaría del Tribunal el 1 de agosto de 2008;

visto el escrito de dúplica de la parte coadyuvante presentado en la Secretaría del Tribunal el 20 de octubre de 2008;

vista la modificación de la composición de la Sala Primera del Tribunal;

celebrada la vista el 11 de mayo de 2010;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 30 de diciembre de 1997, la parte coadyuvante, Worldgem Brands Srl, anteriormente Worldgem Brands – Gestão e Investimentos, L. da , anteriormente Cielo Brands – Gestão e Investimentos, L. da , presentó una solicitud de registro de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), con arreglo al Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1)].

2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC.

3 Los productos para los que se solicitó el registro están comprendidos en la clase 14, según lo previsto en el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y correspondían, al presentarse la solicitud, a la descripción siguiente: «Artículos de joyería, orfebrería y relojería; metales preciosos; perlas; piedras preciosas».

4 La marca solicitada se registró el 21 de julio de 1999.

5 El 15 de abril de 2002, la primera demandante, Nute Partecipazioni SpA, anteriormente Gruppo La Perla SpA, solicitó que se declarara la nulidad de dicho registro en virtud, por una parte, del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94 [actualmente artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 207/2009], por considerar que el registro se contradecía con los motivos de denegación absolutos previstos en el artículo 7, apartado 1, letras a) y b), de dicho Reglamento [actualmente artículo 7, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento nº 207/2009], y, por otra, del artículo 52, aparado 1, letra a), de dicho Reglamento [actualmente artículo 53, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 207/2009], por considerar que el registro se contradecía con los motivos de denegación relativos previstos en el artículo 8, apartado 1, letra b), y en el artículo 8, apartado 5, de dicho Reglamento [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), y artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009].

6 Las marcas anteriores invocadas en apoyo de la solicitud de nulidad, que están protegidas en Italia, son, en particular:

– la marca gráfica la PERLA, registrada con el número 769.526, con efecto a 20 de marzo de 1996, para los productos siguientes comprendidos en la clase 25: «Bañadores, prendas deportivas y prendas de vestir en general», reproducida a continuación:

– la marca gráfica la PERLA, registrada con el número 804.992, con efecto a 8 de octubre de 1997, en particular, para los productos siguientes comprendidos en la clase 14: «Artículos de joyería y bisutería; relojería», reproducida a continuación:

7 En apoyo de su solicitud de nulidad, la primera demandante presentó ante la División de Anulación la documentación consistente, en particular, en listas de registros de marcas, en artículos publicados en la prensa, en listas de revistas que llevan la seña «La Perla», así como en estadísticas relativas a su volumen de negocios y a sus gastos de publicidad, con el fin de probar el renombre de sus marcas y los perjuicios irrogados a estas.

8 El 4 de mayo de 2004 la División de Anulación declaró la nulidad de la marca comunitaria NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC por considerar que el uso de esta marca podía permitir a su titular aprovecharse indebidamente del renombre de la marca gráfica la PERLA, a que se refiere el registro nº 769.526, a efectos del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94.

9 El 1 de julio de 2004 la parte coadyuvante interpuso un recurso ante la OAMI, en virtud de los artículos 57 a 62 del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículos 58 a 64 del Reglamento nº 207/2009), contra la resolución de la División de Anulación.

10 Mediante resolución de 25 de enero de 2005 (en lo sucesivo, «primera resolución»), la Primera Sala de Recurso de la OAMI acogió el recurso de la coadyuvante y anuló la resolución de la División de Anulación. Consideró que la marca comunitaria NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC no era suficientemente parecida a la marca gráfica la PERLA, a que se refiere el registro nº 769.526, ni a las demás marcas enumeradas en la solicitud de declaración de nulidad para poder inferir que existe un riesgo de confusión, como prevé el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, o un vínculo entre dichas marcas, a efectos de la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94.

11 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 1 de abril de 2005, la primera demandante interpuso un recurso, registrado con el número de referencia T‑137/05, en el que se pedía la anulación de la primera resolución, alegando, en primer lugar, infracción del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94, en segundo lugar, infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento y, en tercer lugar, incumplimiento de la obligación de motivación. La OAMI suscribió las pretensiones de la primera demandante en la medida en que su objetivo era la anulación de la primera resolución, basándose en la aplicación indebida del artículo 8, apartado 1, y del artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94.

12 Mediante sentencia de 16 de mayo de 2007, la Perla/OAMI – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC) (T‑137/05, no publicada en la Recopilación; en lo sucesivo, «sentencia del Tribunal»), el Tribunal acogió el recurso de la primera demandante declarando, en primer lugar, que se había probado el renombre de la marca anterior la PERLA, a que se refiere el registro nº 769.526, y, en segundo lugar, que la Sala de Recurso había cometido un error al considerar que la marca anterior la PERLA y la marca NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC no eran suficientemente parecidas para poder establecer entre ellas un vínculo como el exigido para la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94. Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia anuló la primera resolución, sin sustituir a la OAMI en cuanto a la apreciación del requisito relativo a la existencia del riesgo de que el uso sin justa causa de la marca NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC permita a su titular aprovecharse indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca la PERLA, a que se refiere el registro nº 769.526, o sea perjudicial para los mismos, apreciación que correspondía efectuar a la OAMI (apartados 26, 33, 52 y 53 de la sentencia del Tribunal).

13 El 18 de septiembre de 2007, el Presidium de las Salas de Recurso de la OAMI reatribuyó el asunto a la Segunda Sala de Recurso.

14 Mediante resolución de 19 de noviembre de 2007 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Segunda Sala de Recurso de la OAMI anuló la resolución de la División de Anulación. Señaló, en primer lugar, que no se había demostrado que la marca NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC pudiera permitir aprovecharse indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior la PERLA, a que se refiere el registro nº 769.526, ni perjudicarlos y que, por lo tanto, no podía aplicarse el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94. En segundo lugar, ejerciendo las competencias de la División de Anulación, desestimó la solicitud de nulidad basada en motivos de denegación absolutos.

15 Por último, también ejerciendo las competencias de la División de Anulación, para examinar la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, la Sala de Recurso hizo constar la identidad o el elevado grado de similitud entre los...

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