Sentenze nº T-148/08 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, May 12, 2010

• Resolution Date: May 12, 2010
• Issuing Organization: Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
• Decision Number: T-148/08

Nella causa T‑148/08,

Beifa Group Co. Ltd, con sede in Ningbo, Zhejiang (Cina), rappresentata dai sigg. R. Davis, barrister, e N. Cordell, solicitor,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. A. Folliard‑Monguiral, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:

Schwan-Stabilo Schwanhaüßer GmbH & Co. KG, con sede in Heroldsberg (Germania), rappresentata dagli avv.ti U. Blumenröder e H. Gauß,

avente ad oggetto il ricorso presentato avverso la decisione della terza Commissione di ricorso dell’UAMI 31 gennaio 2008 (procedimento R 1352/2006‑3), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità di un disegno o modello comunitario tra la Schwan-Stabilo Schwanhäuser GmbH & Co. KG e la Ningo Beifa Group Co., Ltd,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto dai sigg. M. Vilaras (relatore), presidente, M. Prek e V. M. Ciucă, giudici,

cancelliere: sig. N. Rosner, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 aprile 2008,

visto il controricorso dell’UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 settembre 2008,

visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 settembre 2008,

in seguito all’udienza del 18 novembre 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Regolamento (CE) n. 6/2002

1 Il regolamento (CE) del Consiglio 12 dicembre 2001, n. 6/2002, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1), come modificato, all’art. 1 enuncia che:

1. Sono di seguito denominati “disegni e modelli comunitari” i disegni e modelli che soddisfano le condizioni contemplate dal presente regolamento.

2. Un disegno o modello comunitario è protetto:

(…)

b) come “disegno o modello comunitario registrato”, se è registrato secondo le modalità disposte dal presente regolamento;

(...)

.

2 L’art. 3 del regolamento n. 6/2002 dispone quanto segue:

Ai fini del presente regolamento s’intende per:

a) “disegno o modello”: l’aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento;

(...)

.

3 L’art. 10, n. 1, del regolamento n. 6/2002 dispone quanto segue:

La protezione conferita da un disegno o modello comunitario si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa

.

4 L’art. 19, n. 1, del regolamento n. 6/2002 così recita:

Il disegno o modello comunitario registrato conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o il modello e di vietarne l’utilizzo a terzi senza il suo consenso. Sono in particolare atti di utilizzazione ai sensi della presente disposizione la fabbricazione, l’offerta, la commercializzazione, l’importazione, l’esportazione o l’impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è [incorporato] o cui è applicato, ovvero la detenzione di siffatto prodotto per i fini suddetti

.

5 Gli artt. 24 e 25 del regolamento n. 6/2002 prevedono che:

«Articolo 24

Dichiarazione di nullità

1. Un disegno o modello comunitario registrato è dichiarato nullo in seguito ad una domanda rivolta all’[UAMI] conformemente alla procedura di cui ai titoli VI e VII (...)

   Articolo 25

   Cause di nullità

1. Il disegno o modello comunitario può essere dichiarato nullo solo nei seguenti casi:

   (...)

   e) se in un disegno o modello successivo è utilizzato un segno distintivo, e il diritto comunitario o la legislazione dello Stato membro interessato cui è soggetto il segno distintivo conferiscono al suo titolare il diritto di vietarne l’uso;

   (...)

3. I motivi di cui al paragrafo 1, [lett.] d), e) e f) possono essere invocati esclusivamente dal richiedente o dal titolare del diritto anteriore.

   (...)».

   6 Il capo IV del regolamento n. 6/2002 (artt. 35-44) è intitolato «Domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario». In particolare, l’art. 36, n. 2, di tale regolamento prevede che la domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario «cont[enga] inoltre un’indicazione dei prodotti nei quali il disegno o modello è destinato ad essere incorporato o ai quali è destinato ad essere applicato». Inoltre, in forza degli artt. 41-44 del regolamento n. 6/2002, colui che richiede un disegno o modello comunitario registrato gode, in presenza di determinate condizioni, di un diritto di priorità, in forza del quale, ai sensi dell’art. 43 dello stesso regolamento, la data di priorità è considerata data di deposito della domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario.

   7 Al capo VI del regolamento n. 6/2002, intitolato «Rinuncia e nullità del disegno o modello comunitario registrato», l’art. 52, n. 1, del regolamento prevede che, «[f]atto salvo l’articolo 25, paragrafi 2, 3, 4 e 5, qualsiasi persona fisica o giuridica, così come un’autorità pubblica a tal fine abilitata, può presentare all’[UAMI] una domanda di nullità del disegno o modello comunitario registrato».

   8 Il capo VII del regolamento n. 6/2002, intitolato «Ricorsi», agli artt. 55-60 di tale regolamento disciplina il procedimento di ricorso dinanzi alla commissione di ricorso. Il testo di queste disposizioni è identico o analogo a quello degli artt. 57-62 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1), i cui artt. 58-64 corrispondono agli artt. 57‑62 del regolamento n. 40/94].

   9 Inoltre, al capo VII del regolamento n. 6/2002, l’art. 61 di tale regolamento dispone quanto segue:

   1. Contro le decisioni della commissione di ricorso può essere proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia.

   2. Il ricorso può essere proposto per incompetenza, inosservanza di norme processuali essenziali, violazione del Trattato, del presente regolamento e di qualsiasi norma giuridica relativa alla loro applicazione, o per sviamento di potere.

   3. La Corte di giustizia è competente sia ad annullare che a riformare le decisioni impugnate.

   4. Il ricorso può essere proposto da una qualsiasi delle parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, se nella sua decisione questa non ne ha accolto le richieste.

   5. Il ricorso va inoltrato alla Corte di giustizia entro due mesi dalla data di notifica della decisione della commissione di ricorso.

   6. L’[UAMI] è tenuto a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia

   .

   Prima direttiva 89/104/CEE

   10 L’art. 4, n. 4, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1) [abrogata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 ottobre 2008, 2008/95/CE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU L 299, pag. 25)], dispone quanto segue:

   Ciascuno Stato membro può (...) disporre che un marchio di impresa sia escluso dalla registrazione o, se registrato, possa essere dichiarato nullo se e nella misura in cui:

   (...)

   c) sia possibile vietare l’uso del marchio di impresa in base a un diritto anteriore diverso dai diritti di cui al paragrafo 2 e al (...) presente paragrafo [, lett. b)], in particolare in base a:

   (...)

   iv) un diritto di proprietà industriale (…)

   .

   11 L’art. 5, nn. 1 e 2, della prima direttiva 89/104 dispone quanto segue:

   1. Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:

   a) un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato;

   b) un segno che, a motivo dell’identità o della somiglianza col marchio di impresa e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, comportante anche un rischio di associazione tra il segno e il marchio di impresa.

   2. Uno Stato membro può inoltre prevedere che il titolare abbia il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico o simile al marchio di impresa per i prodotti o servizi che non sono simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio di impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l’uso immotivato del segno consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi

   .

   12 Gli artt. 10-12 della prima direttiva 89/104 sono così redatti:

   «Aricolo 10

   Uso del marchio di impresa

1. Se, entro cinque anni dalla data in cui si è chiusa la procedura di registrazione, il marchio di impresa non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nello Stato membro interessato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio di impresa è sottoposto alle sanzioni previste nella presente direttiva, salvo motivo legittimo per il mancato uso.

2. Ai sensi del paragrafo 1 sono inoltre considerat[i] come uso:

   a) l’uso del marchio di impresa in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio di impresa nella forma in cui esso è stato registrato;

   b) l’apposizione del marchio di impresa sui prodotti o sul loro condizionamento nello Stato membro interessato solo ai fini dell’esportazione.

3. Si considera come uso del marchio di impresa da parte del titolare l’uso del marchio di impresa col consenso del titolare o l’uso del marchio di impresa da parte di una qualsiasi...