Sentenze nº T-292/08 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, September 13, 2010

• Resolution Date: September 13, 2010
• Issuing Organization: Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
• Decision Number: T-292/08

Nella causa T‑292/08,

Industria de Diseño Textil (Inditex), SA, con sede in Arteixo (Spagna), rappresentata dagli avv.ti E. Armijo Chávarri e A. Castán Pérez-Gómez,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. O. Mondéjar Ortuño, in qualità di agente,

convenuto,

altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI

Roberto Fernando Marín Díaz de Cerio, residente in Logroño (Spagna),

avente ad oggetto il ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 24 aprile 2008 (procedimento R 484/2007‑2), relativa ad un procedimento di opposizione tra il sig. Roberto Fernando Marín Díaz de Cerio e l’Industria de Diseño Textil (Inditex), SA,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto dai sigg. A.W.H. Meij, presidente, V. Vadapalas (relatore) e L. Truchot, giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 luglio 2008,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 novembre 2008,

a seguito dell’udienza del 12 febbraio 2010,

ha emesso la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 5 agosto 2002, la ricorrente, Industria de Diseño Textil (Inditex), SA, ha presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario presso l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo OFTEN.

3 I prodotti oggetto della domanda di registrazione rientrano in particolare nella classe 14 ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957 sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati non compresi in altre classi; articoli di gioielleria, bigiotteria; pietre preziose; orologeria e strumenti cronometrici; spille per ornamento; spille per cravatte in metallo prezioso; porta-aghi in metalli preziosi; anelli per tovaglioli in metalli preziosi; oggetti d’arte in metallo prezioso; portachiavi di fantasia; medaglie; monete; oreficeria (esclusi coltelli, forchette e cucchiai); distintivi in metalli preziosi; ornamenti in metalli preziosi per calzature e cappelli; posacenere in metalli preziosi; gemelli».

4 La domanda di marchio comunitario veniva pubblicata sul Bollettino dei marchi comunitari n. 31/2004 del 2 agosto 2004.

5 Il 26 ottobre 2004, il sig. Roberto Fernando Marín Díaz de Cerio proponeva opposizione, ai sensi dell’art. 42 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 41 del regolamento n. 207/2009), alla registrazione del marchio richiesto per i prodotti di cui al punto 3 supra.

6 L’opposizione era basata sui tre seguenti marchi spagnoli:

– il marchio denominativo OLTEN, registrato il 5 settembre 1988 (n. 1182270) per i prodotti rientranti nella classe 14;

– il marchio figurativo, registrato il 5 marzo 1990 (n. 1293560) per i prodotti rientranti nella classe 14, di seguito riprodotto:

– il marchio figurativo, registrato il 20 novembre 2002 (n. 2460666) per i prodotti rientranti nella classe 14, di seguito riprodotto:

7 Il motivo dedotto a sostegno dell’opposizione era quello contemplato all’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009].

8 Con lettera del 2 settembre 2005, la ricorrente ha chiesto che il sig. Marín Díaz de Cerio fornisse la prova del serio utilizzo dei marchi anteriori conformemente all’art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 42, nn. 2 e 3, del regolamento n. 207/2009).

9 Il 2 febbraio 2007, la divisione di opposizione accoglieva in parte l’opposizione relativamente ai seguenti prodotti rientranti sotto la classe 14: «Prodotti in [metalli preziosi e loro leghe] o placcati non compresi in altre classi; articoli di gioielleria, bigiotteria; orologeria e strumenti cronometrici; spille per ornamento; spille per cravatte; portachiavi di fantasia; medaglie; distintivi in metalli preziosi; ornamenti in metalli preziosi per calzature e cappelli; gemelli». Essa ha in particolare considerato che il serio utilizzo del marchio anteriore OLTEN era stato dimostrato riguardo agli «orologi» rientranti nella classe 14 e che vi era rischio di confusione, quanto ai prodotti in oggetto, tra il marchio richiesto e il marchio anteriore di cui trattasi.

10 Il 28 marzo 2007, la ricorrente proponeva un ricorso presso l’UAMI ai sensi degli artt. 57‑62 del regolamento n. 40/94 (divenuti artt. 58‑64 del regolamento n. 207/2009), avverso la decisione della divisione di opposizione. Nell’ambito di tale ricorso contestava la valutazione operata dalla divisione di opposizione relativamente alla somiglianza dei marchi di cui trattasi e l’esistenza di un rischio di confusione.

11 Con decisione 24 aprile 2008 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso dell’UAMI respingeva il ricorso. In particolare, ha considerato che, data la somiglianza dei prodotti di cui trattasi e le grandi somiglianze visiva e fonetica tra il marchio richiesto e il marchio anteriore OLTEN, poteva aversi un rischio di confusione tra tali marchi nella percezione del pubblico spagnolo interessato.

Procedimento e conclusioni delle parti

12 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia annullare la decisione impugnata per tutta o parte dei prodotti di cui è stata rifiutata la registrazione.

13 L’UAMI conclude che il Tribunale voglia:

– respingere il ricorso;

– condannare la ricorrente alle spese.

14 Dopo la chiusura della fase orale, a seguito dell’impedimento del giudice Tchipev, il giudice Truchot è stato designato per completare la sezione, in applicazione dell’art. 33, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale.

15 Con ordinanza 5 luglio 2010, il Tribunale (Sesta Sezione) nella sua nuova composizione ha riaperto la fase orale e le parti sono state informate che sarebbero state sentite in occasione di una nuova udienza il 6 settembre 2010.

16 Con lettere, rispettivamente, del 9 e 15 agosto 2010, la ricorrente e l’UAMI hanno informato il Tribunale che rinunciavano ad essere sentiti una nuova volta. L’altra parte del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI non ha risposto alla convocazione del Tribunale.

17 Il presidente della Sesta Sezione ha di conseguenza deciso di chiudere la fase orale del procedimento.

In diritto

18 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente invoca tre motivi che deducono, in primo luogo, la violazione degli artt. 61 e 62 del regolamento n. 40/94 (divenuti artt. 63 e 64 del regolamento n. 207/2009), in secondo luogo, la violazione dell’art. 43, n. 2, del medesimo regolamento e, in terzo luogo, la violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), di tale regolamento.

Sul primo motivo che deduce la violazione degli artt. 61 e 62 del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti

19 La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha violato gli artt. 61 e 62 del regolamento n. 40/94, astenendosi dall’esaminare le questioni, da un lato, della prova del serio utilizzo del marchio anteriore OLTEN e, dall’altro, della somiglianza dei prodotti di cui trattasi. Tali due questioni sarebbero state dibattute dinanzi alla divisione di opposizione e in quella sede la ricorrente ha sostenuto, da un lato, che l’uso del marchio anteriore OLTEN non era stato dimostrato e, dall’altro, che i prodotti di cui trattasi, fatta eccezione di quelli dell’orologeria, erano differenti.

20 Secondo la ricorrente, in forza del principio di continuità funzionale esistente tra i vari organi dell’UAMI, la commissione di ricorso era tenuta ad esaminare tali questioni, per quanto non siano state sollevate dinanzi ad essa. I motivi esposti al punto 26 della decisione impugnata sarebbero a questo proposito insufficienti.

21 L’UAMI contesta gli argomenti della ricorrente.

Giudizio del Tribunale

22 A tenore dell’art. 61, n. 1, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 63, n. 1, del regolamento n. 207/2009), se il ricorso è ammissibile la commissione di ricorso ne esamina la fondatezza.

23 Secondo l’art. 62, n. 1, del medesimo regolamento (divenuto art. 64, n. 1, del regolamento n. 207/2009), in seguito all’esame sul merito del ricorso, la commissione di ricorso delibera sul ricorso. Essa può esercitare le competenze dell’organo che ha emesso la decisione impugnata, oppure rinviare l’istanza al detto organo, per la prosecuzione della procedura.

24 Si deve rilevare, in limine, che, sebbene nell’atto introduttivo la ricorrente faccia riferimento all’art. 62, n. 2, del regolamento n. 40/94, dalla sua argomentazione, come pure a una precisazione resa nel corso dell’udienza, risulta che, in realtà, essa invoca il n. 1 del detto...