Sentenze nº T-59/08 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, December 07, 2010

• Resolution Date: December 07, 2010
• Issuing Organization: Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
• Decision Number: T-59/08

Nella causa T‑59/08,

Nute Partecipazioni SpA, già Gruppo La Perla SpA,

La Perla Srl,

con sede in Bologna, rappresentate dagli avv.ti R. Morresi e A. Dal Ferro,

ricorrenti,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato inizialmente dal sig. L. Rampini, successivamente dal sig. O. Montalto, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:

Worldgem Brands Srl, già Worldgem Brands – Gestão e Investimentos L da , con sede in Creazzo, rappresentata dagli avv.ti V. Bilardo, M. Mazzitelli e C. Bacchini,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 19 novembre 2007 (procedimento R 537/2004‑2), relativa ad un procedimento di nullità tra la Nute Partecipazioni SpA e la Worldgem Brands Srl,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto dalla sig.ra I. Wiszniewska-Białecka, presidente, dai sigg. F. Dehousse e H. Kanninen (relatore), giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 7 febbraio 2008,

visto il controricorso dell’UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 maggio 2008,

visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 maggio 2008,

vista la replica depositata presso la cancelleria del Tribunale il 1° agosto 2008,

vista la controreplica dell’interveniente depositata presso la cancelleria del Tribunale il 20 ottobre 2008,

vista la modifica della composizione della Prima Sezione del Tribunale,

in seguito all’udienza dell’11 maggio 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 30 dicembre 1997 l’odierna interveniente, la Worldgem Brands Srl, già Worldgem Brands – Gestão e Investimentos L da , già Cielo Brands – Gestão e Investimentos L da , ha presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), in forza del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC.

3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 14 ai sensi dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondevano, all’epoca dei fatti, alla seguente descrizione: «Articoli di gioielleria, oreficeria ed orologeria; metalli preziosi; perle; pietre preziose».

4 Il marchio richiesto è stato registrato il 21 luglio 1999.

5 Il 15 aprile 2002, la prima ricorrente, Nute Partecipazioni SpA, già Gruppo La Perla SpA, ha chiesto che fosse dichiarata la nullità di questa registrazione in forza, da un lato, dell’art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento n. 207/2009], in quanto la registrazione era in contrasto con gli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all’art. 7, n. 1, lett. a) e b), di detto regolamento [divenuto art. 7, n. 1, lett. a) e b), del regolamento n. 207/2009] e, dall’altro, dell’art. 52, n. 1, lett. a), di detto regolamento [divenuto art. 53, n. 1, lett. a), del regolamento n. 207/2009], poiché la registrazione era in contrasto con gli impedimenti relativi alla registrazione previsti dall’art. 8, n. 1, lett. b), e dall’art. 8, n. 5, dello stesso regolamento [divenuti art. 8, n. 1, lett. b), e art. 8, n. 5, del regolamento n. 207/2009].

6 I marchi anteriori invocati a sostegno della domanda di nullità, tutelati in Italia, sono, in particolare:

– il marchio figurativo la PERLA, registrato con il n. 769526, con effetto dal 20 marzo 1996, per i seguenti prodotti della classe 25: «Costumi da bagno, confezioni sportive e confezioni in genere», di seguito riprodotto:

– il marchio figurativo la PERLA, registrato con il n. 804992, con effetto dall’8 ottobre 1997, segnatamente per i seguenti prodotti della classe 14: «Articoli di gioielleria e di bigiotteria; orologeria», di seguito riprodotto:

7 A sostegno della sua domanda di nullità, la prima ricorrente ha prodotto dinanzi alla divisione di annullamento documentazione consistente, in particolare, in elenchi di registrazioni di marchi, in articoli pubblicati nella stampa, in elenchi di negozi recanti l’insegna «La Perla», nonché in statistiche relative al suo fatturato e alle sue spese pubblicitarie al fine di dimostrare la notorietà dei suoi marchi e le violazioni da essi subite.

8 Il 4 maggio 2004 la divisione di annullamento ha dichiarato la nullità del marchio comunitario NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, in quanto l’uso di tale marchio poteva consentire al suo titolare di trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà del marchio figurativo la PERLA, oggetto della registrazione n. 769526, ai sensi dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94.

9 Il 1° luglio 2004 l’interveniente ha proposto ricorso presso l’UAMI avverso la decisione della divisione di annullamento in base agli artt. 57‑62 del regolamento n. 40/94 (divenuti artt. 58‑64 del regolamento n. 207/2009).

10 Con decisione 25 gennaio 2005 (in prosieguo: la «prima decisione»), la prima commissione di ricorso dell’UAMI ha accolto il ricorso dell’interveniente e ha annullato la decisione della divisione di annullamento. Essa ha ritenuto che il marchio comunitario NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC non fosse abbastanza simile al marchio figurativo la PERLA, oggetto della registrazione n. 769526, né agli altri marchi elencati nella domanda di dichiarazione di nullità per poter concludere che esistesse un rischio di confusione, quale previsto all’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, o un nesso tra tali marchi, ai fini dell’applicazione dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94.

11 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1° aprile 2005, la prima ricorrente ha proposto ricorso, iscritto a ruolo con il numero T‑137/05, diretto all’annullamento della prima decisione e nel quale si deduceva, in primo luogo, la violazione dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, in secondo luogo, la violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), di detto regolamento e, in terzo luogo, la violazione dell’obbligo di motivazione. L’UAMI si è allineato alla domanda della prima ricorrente nella parte in cui essa era volta all’annullamento della prima decisione a causa dell’errata applicazione dell’art. 8, n. 5, e dell’art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94.

12 Con sentenza 16 maggio 2007, causa T‑137/05, La Perla/UAMI – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC) (non pubblicata nella Raccolta; in prosieguo: la «sentenza del Tribunale»), il Tribunale ha accolto il ricorso della prima ricorrente constatando che la notorietà del marchio anteriore la PERLA, oggetto della registrazione n. 769526, era accertata e che la commissione di ricorso aveva commesso un errore nel ritenere che il marchio anteriore la PERLA, oggetto della registrazione n. 769526, e il marchio NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC non fossero abbastanza simili per poter stabilire tra essi un nesso come quello richiesto ai fini dell’applicazione dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94. Il Tribunale, pertanto, ha annullato la prima decisione senza sostituirsi all’UAMI nella valutazione circa la condizione relativa all’esistenza di un rischio che l’uso senza giusto motivo del marchio NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC consentisse al suo titolare di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio la PERLA, oggetto della registrazione n. 769526, o arrecasse loro pregiudizio, valutazione che doveva essere effettuata dall’UAMI (punti 26, 33, 52 e 53 della sentenza del Tribunale).

13 Il 18 settembre 2007 il presidium delle commissioni di ricorso dell’UAMI ha riassegnato la causa alla seconda commissione di ricorso.

14 Con decisione 19 novembre 2007 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso dell’UAMI ha annullato la decisione della divisione di annullamento. Essa ha constatato anzitutto che non era dimostrato che il marchio NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC potesse consentire di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore la PERLA, oggetto della registrazione n. 769526, né arrecare loro pregiudizio, e che, di conseguenza, non poteva essere applicato l’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94. Essa, poi, esercitando le competenze della divisione di annullamento, ha respinto la domanda di nullità fondata sugli impedimenti assoluti.

15 Infine, sempre esercitando le competenze della divisione di annullamento al fine di esaminare l’applicazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, la commissione di ricorso ha accertato l’identità o l’elevato grado di somiglianza tra gli articoli di «gioielleria e bigiotteria; orologeria», appartenenti alla classe 14 e designati dal marchio anteriore la PERLA, oggetto della registrazione n. 804992, e gli articoli di «gioielleria, oreficeria e orologeria», contraddistinti dal marchio comunitario, così come l’elevato grado di somiglianza...