Case nº T-103/07 of Tribunal de 1ª Instancia de las Comunidades Europeas, September 23, 2009

• Resolution Date: September 23, 2009
• Issuing Organization: Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas
• Decision Number: T-103/07

En el asunto T-103/07,

Fratex Indústria e Comércio, L. da , con domicilio social en São Paulo (Brasil), representada por el Sr. B. Braga da Cruz, abogado,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por el Sr. Ó. Mondéjar Ortuño, en calidad de agente,

parte demandada,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI es:

USA Track & Field, Inc., con domicilio social en Indianápolis, Indiana (Estados Unidos),

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 18 de enero de 2007 (asunto R 1061/2005-4), relativa a un procedimiento de oposición entre Fratex Indústria e Comércio, L. da , y USA Track & Field, Inc.,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Séptima),

integrado por el Sr. N.J. Forwood, Presidente, y los Sres. D. -váby (Ponente) y E. Moavero Milanesi, Jueces;

Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador principal;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 2 de abril de 2007;

habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 26 de septiembre de 2007;

visto el escrito de 13 de septiembre de 2007 presentado por USA Track & Field, Inc., por el que solicita que se la tenga por no personada en el presente asunto en el sentido del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia o, en su defecto, por desistida;

celebrada la vista el 23 de abril de 2009;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 30 de mayo de 2000, USA Track & Field, Inc., presentó una solicitud de registro de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), con arreglo al Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1)].

2 La marca cuyo registro se solicitaba es el signo figurativo siguiente:

3 Los productos para los que se solicitaba el registro están comprendidos, en particular, en la clase 25 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y responden, por lo que respecta a dicha clase, a la descripción siguiente: «Vestidos, calzados, sombrerería».

4 La solicitud de marca se publicó en el Boletín de Marcas Comunitarias nº 14/2001, de 5 de febrero de 2001.

5 El 7 de mayo de 2001, la demandante, Fratex Indústria e Comércio, L. da , planteó oposición, con arreglo al artículo 42 del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 41 del Reglamento nº 207/2009), contra el registro de la marca solicitada para los productos contemplados en el apartado 3 de la presente sentencia.

6 La oposición se basaba en la marca figurativa portuguesa nº 285.715, que había sido registrada el 28 de abril de 1994 para los productos de la clase 25 «Prendas de vestir» y que se reproduce a continuación:

7 El motivo invocado en apoyo de la oposición era el contemplado en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009].

8 El 28 de junio de 2005, la División de Oposición estimó la oposición por considerar que existía riesgo de confusión entre las marcas en conflicto.

9 El 26 de agosto de 2005, USA Track & Field, Inc., interpuso un recurso contra la resolución de la División de Oposición, con arreglo a los artículos 57 a 62 del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículos 58 a 64 del Reglamento nº 207/2009).

10 Mediante resolución de 18 de enero de 2007 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Cuarta Sala de Recurso estimó el recurso por considerar excluido el riesgo de confusión entre ambas marcas y anuló la resolución de la División de Oposición. Desestimó también íntegramente la oposición.

Pretensiones de las partes

11 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Anule la resolución impugnada.

- Ordene a la OAMI que deniegue el registro de la marca solicitada.

- Condene en costas a la OAMI.

12 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Desestime el recurso.

- Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

Sobre la admisibilidad

Sobre la segunda pretensión formulada por la demandante

13 Mediante la pretensión que formula en segundo lugar, la demandante solicita esencialmente al Tribunal de Primera Instancia que dirija una orden conminatoria a la OAMI para que deniegue el registro de la marca comunitaria solicitada.

14 A este respecto, debe recordarse que, en el marco de un recurso interpuesto ante el juez comunitario contra la resolución de una Sala de Recurso de la OAMI, ésta se halla obligada a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia, conforme al artículo 63, apartado 6, del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 65, apartado 6, del Reglamento nº 207/2009). Por consiguiente, no corresponde al Tribunal de Primera Instancia dirigir una orden conminatoria a la OAMI. Incumbe a esta última sacar las consecuencias del fallo y de los fundamentos de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia [véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 15 de marzo de 2006, Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia/OAMI - Ferrero (FERRÓ), T-35/04, Rec. p. II-785, apartado 15, y la jurisprudencia citada].

15 Por consiguiente, procede declarar la inadmisibilidad de la segunda pretensión formulada por la demandante.

Sobre la remisión global a las observaciones presentadas ante la OAMI y sobre la proposición de nuevos elementos de prueba

16 La demandante se remite, en el apartado 9 de la demanda, a la totalidad de la documentación presentada, en relación con la marca anterior, en el procedimiento administrativo sustanciado ante la División de Oposición de la OAMI y manifiesta su disponibilidad para, en su caso, reforzar estas pruebas o presentar pruebas adicionales.

17 A este respecto, debe considerarse que una remisión global de este tipo no cumple los requisitos establecidos por el artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, por lo que no puede tenerse en cuenta [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 20 de enero de 2009, Pioneer Hi-Bred International/OAMI (OPTIMUM), T-424/07, no publicada en la Recopilación, apartado 11, y la jurisprudencia citada]. Por otro lado, no puede aceptarse la petición de la demandante de aportar, en su caso, pruebas adicionales ante el Tribunal de Primera Instancia. Según la jurisprudencia, los elementos de prueba que no hayan sido aportados durante el procedimiento administrativo ante la OAMI no pueden cuestionar la legalidad de la resolución impugnada de la Sala de Recurso [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 10 de noviembre de 2004, Storck/OAMI (Forma de papillote), T-402/02, Rec. p. II-3849, apartado 106].

Sobre el fondo

18 En apoyo de su recurso, la demandante invoca un único motivo, basado en la vulneración del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

Alegaciones de las partes

19 La demandante sostiene fundamentalmente que las marcas en litigio pueden confundirse.

20 En su opinión, el componente denominativo de una marca compleja es, por regla general, su elemento dominante, toda vez que el público tiende a recordarlo más fácilmente. Por tanto, las marcas de que se trata se identificarán por la expresión «track & field». Afirma que, en Portugal, la palabra «usa» no se entiende como una referencia geográfica -por cuanto los Estados Unidos de América se designan en portugués con la sigla «EUA»- y que dicha palabra se corresponde con una forma gramatical del verbo «usar», que significa, entre otras cosas, «tener por costumbre» o «poner en uso». Habida cuenta de este significado, el elemento denominativo «USA TRACK & FIELD» podría llegar incluso a constituir un eslogan publicitario. De este modo, la expresión «track & field» constituye el elemento preponderante y esencial de las marcas en conflicto.

21 Desde el punto de vista fonético, la demandante sostiene que las marcas en litigio se pronuncian del mismo modo, puesto que la marca solicitada reproduce íntegramente la expresión «track & field»...