Arrêts nº T-132/16 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, May 05, 2017

• Resolution Date: May 05, 2017
• Issuing Organization: Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes
• Decision Number: T-132/16

Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale VENMO - Mauvaise foi - Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009

Dans l’affaire T-132/16,

PayPal, Inc., établie à San José, Californie (États-Unis), représentée par Me A. Renck, avocat, et Mme I. Junkar, solicitor,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Hub Culture Ltd, établie à Hamilton, Bermudes (Royaume-Uni), représentée par M. J. Hill, barrister,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 12 janvier 2016 (affaire R 2974/2014-5), relative à une procédure de nullité entre Paypal et Hub Culture,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. A. M. Collins, président, Mme M. Kancheva et M. J. Passer (rapporteur), juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 23 mars 2016,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 8 juillet 2016,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 8 juillet 2016,

à la suite de l’audience du 9 février 2017,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 En 2007, l’intervenante, Hub Culture Ltd, a créé une monnaie sociale numérique virtuelle, appelée « ven », qui peut être échangée et négociée sur Internet et dans des installations appelées « Pavillons » gérées par l’intervenante.

2 Le 6 juillet 2007, l’intervenante a déposé auprès du United States Patent and Trademark Office (USPTO, Office des brevets et des marques des États-Unis) une demande d’enregistrement du signe VEN en tant que marque verbale américaine pour des services financiers relevant de la classe 36. Le 28 avril 2009, la marque a été enregistrée sous le numéro 3613111.

3 Le 9 avril 2009, une société dénommée Venmo Inc., enregistrée au Delaware (États-Unis), a été constituée. Cette société fournit aux États-Unis, sous la marque non enregistrée VENMO, des services de paiement en ligne permettant principalement aux particuliers de réaliser des transactions entre eux.

4 Le 8 juin 2010, les représentants légaux de l’intervenante ont écrit à Venmo pour lui faire part de leur inquiétude quant à l’utilisation de la marque VENMO par cette dernière aux États-Unis, prétendument susceptible d’entraîner une confusion avec les droits américains antérieurs de l’intervenante sur la marque VEN. La lettre proposait de rechercher des solutions commerciales pour résoudre cette question.

5 Le 7 octobre 2010, l’intervenante a enregistré le nom de domaine « venmoney.net ».

6 Le 25 octobre 2010, en l’absence de réponse au courrier du 8 juin 2010, les représentants légaux de l’intervenante ont adressé à Venmo une lettre de suivi, répétant essentiellement le grief relatif à la confusion provoquée par l’usage de la marque VENMO et réitérant la proposition de rechercher des solutions commerciales pour répondre à cette question.

7 Au début du mois de novembre 2010, les représentants de Venmo et de l’intervenante se sont rencontrés lors d’une réunion organisée à Philadelphie (États-Unis).

8 Le 9 novembre 2010, l’intervenante a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

9 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal VENMO.

10 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9 et 36 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 9 : « Logiciels, micrologiciels et programmes ; logiciels et programmes informatiques pour la transmission et le codage de courriers électroniques et les communications électroniques ; devises virtuelles ; jetons sous forme numérique ; timbres numériques à valeur monétaire ; logiciels et programmes informatiques pour fourniture de systèmes de courriers et communications électroniques, utilisant un système de vérification et renouvellement de monnaie virtuelle, coupons de valeur ou estampilles numériques de valeurs monétaires, sur réception de ces courriers ou communications électroniques ; logiciels et programmes informatiques pour le développement et l’administration de programmes de primes et de stimulations et de plans promotionnels ; logiciels et programmes informatiques pour facilitation de transactions de commerce électronique, y compris réception de demandes de paiement et transfert de monnaie virtuelle, coupons de valeur ou estampilles numériques de valeurs monétaires » ;

- classe 36 : « Émission et rachat de jetons de valeur, avantages et stimulants ; émission et rachat de coupons de valeur, bénéfices et incitants sous forme de monnaie virtuelle, coupons de valeur ou estampilles virtuelles de valeurs monétaires ; transfert électronique sécurisé de monnaie virtuelle, coupons de valeur ou estampilles numériques de valeurs monétaires ; services de compensation et paiement relatifs à la vente et au rachat de monnaie virtuelle, coupons de valeur et estampilles numériques de valeurs monétaires ; négociation de monnaie virtuelle, coupons de valeur et estampilles numériques de valeurs monétaires ; courtage de monnaie virtuelle, coupons de valeur et estampilles numériques de valeurs monétaires ; transactions financières de petite valeur pour services de commerce électronique ; services de micropaiements ; services de conseils, d’assistance et d’information relatifs à tous les services précités ».

11 Le 8 décembre 2010, le représentant légal de Venmo a écrit aux représentants légaux de l’intervenante pour leur indiquer, d’une part, que, à ce stade, Venmo ne souhaitait pas s’engager dans un partenariat ou une entreprise commerciale avec l’intervenante et qu’elle cherchait non pas à avoir des opérations globales, mais plutôt à cantonner la prestation de ses services à certaines villes des États-Unis, et, d’autre part, qu’elle était disposée à poursuivre les discussions en 2011, après la conclusion, par les parties, d’un accord mutuel de confidentialité. Ce représentant légal a également contesté les allégations de l’intervenante relatives au risque de confusion entre les signes VEN et VENMO.

12 Le 6 janvier 2011, les représentants légaux de l’intervenante ont répondu par une lettre dans laquelle ils ont constaté que Venmo n’était pas intéressée par un partenariat avec l’intervenante à ce stade et ont salué la proposition de Venmo de poursuivre les discussions en 2011. Cela étant, ils ont insisté sur l’existence d’un risque de confusion entre les deux signes et ont proposé, à titre de mesure temporaire, et jusqu’à ce qu’une coopération commerciale viable devienne possible entre les parties, de conclure un accord de licence à propos de l’usage de la marque VENMO par Venmo.

13 Le 26 avril 2011, le signe VENMO a été enregistré en tant que marque de l’Union européenne sous le numéro 9509357 (ci-après la « marque contestée »).

14 Le 27 juin 2013, l’ayant droit de la requérante, Braintree Payment Solutions LLC, qui détenait Venmo, a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque contestée pour tous les produits et services visés au point 10 ci-dessus. La demande en nullité était fondée sur l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

15 Le 15 mai 2014, Braintree Payment Solutions LLC a fusionné avec Braintree, Inc., qui a elle-même été acquise ensuite par PayPal, Inc., avec laquelle elle a fusionné.

16 Par décision du 23 septembre 2014...