Arrêts nº T-223/15 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, Sixième chambre, May 15, 2017
| Resolution Date | May 15, 2017 |
| Issuing Organization | Sixième chambre |
| Decision Number | T-223/15 |
Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative MORTON’S - Marques nationales non enregistrées antérieures MORTON’S, MORTONS, MORTON’S CLUB, MORTONS CLUB, MORTON’S THE RESTAURANT, MORTONS RESTAURANT et M MORTON’S - Motif relatif de refus - Déclaration de nullité - Article 8, paragraphe 4, et article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009
Dans l’affaire T-223/15,
Morton’s of Chicago, Inc., établie à Chicago, Illinois (États-Unis), représentée par M J. Moss, barrister,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. H. O’Neill, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Mortons the Restaurant Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par M. J. Barry, solicitor, et M
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 12 février 2015 (affaire R 46/2014-1), relative à une procédure de nullité entre Mortons The Restaurant et Morton’s of Chicago,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. G. Berardis, président, D. Spielmann (rapporteur) et Z. Csehi, juges,
greffier : M. I. Dragan, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 27 avril 2015,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 18 novembre 2015,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 6 novembre 2015,
vu la réattribution de l’affaire à un nouveau juge rapporteur,
vu la modification de la composition des chambres du Tribunal et la réattribution de l’affaire à la sixième chambre,
vu les mesures d’organisation de la procédure du 2 décembre 2016,
à la suite de l’audience du 19 janvier 2017,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 20 juillet 2004, le requérante, Morton’s of Chicago, Inc., a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 29, 30 et 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
- classe 29 : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits ; confitures et gelées ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles » ;
- classe 30 : « Riz, tapioca, sagou ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; compotes » ;
- classe 43 : « Services de fourniture de nourriture et/ou de boissons ; services de restaurants et de bars ».
4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 36/2005, du 5 septembre 2005, et la marque a été enregistrée le 5 juin 2010 sous le numéro 3951291.
5 Le 30 janvier 2012, l’intervenante, Mortons The Restaurant Ltd, a introduit une demande en nullité de la marque, au titre de l’article 53, paragraphe 1, sous c), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, et de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du même règlement. La demande en nullité était fondée sur les marques non enregistrées utilisées dans la vie des affaires au Royaume-Uni MORTON’S, MORTONS, MORTON’S CLUB, MORTONS CLUB, MORTON’S THE RESTAURANT, MORTONS RESTAURANT et M MORTON’S. Ces marques antérieures visaient les services suivants : « Divertissement ; services de cabarets, de boîtes de nuit, de théâtres, de casinos, de jeux (essentiellement à des fins de divertissements) et de clubs sociaux ; organisation et fourniture de clubs privés ; services de spectacles de musique ; divertissements et enseignement relatifs à l’appréciation du vin et des aliments ; organisation de dégustations de vins et d’aliments », ainsi que les « services de fourniture de nourriture et de boissons ; logement temporaire ; services de cafés ; services de préparation de nourriture et de boissons ; services de restaurants ; services de restaurants et de bars ; services de clubs de vins ; services de bars à vins ; location de salles pour événements sociaux ».
6 Par décision du 22 octobre 2013, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité, aux motifs que l’intervenante assurait la gestion du Morton’s Club et n’était pas le titulaire des marques non enregistrées antérieures, lesquelles appartenaient aux propriétaires dudit club. Elle a également conclu à l’absence de mauvaise foi de la part de la requérante, titulaire de la marque contestée.
7 Le 23 décembre 2013, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’annulation.
8 Par décision du 12 février 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a constaté que l’intervenante, demanderesse en annulation, avait invoqué plusieurs marques non enregistrées du Royaume-Uni et se fondait donc sur le droit relatif à l’usurpation d’appellation. Elle a considéré que l’intervenante avait suffisamment prouvé qu’elle avait acquis les droits non enregistrés et un « goodwill » pour les marques antérieures et que la portée de l’usage de ces marques non enregistrées n’était pas seulement locale. Elle a estimé que, compte tenu notamment du fait que les produits et les services en cause étaient en partie identiques et en partie similaires et les signes en cause identiques, la condition de présentation trompeuse prévue par la législation du Royaume-Uni sur l’usurpation d’appellation était également remplie. Enfin, elle a relevé qu’il existait également un risque réel de préjudice. Elle a conclu que l’intervenante avait démontré qu’elle remplissait les conditions requises par l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec la législation du Royaume-Uni sur l’usurpation d’appellation. Elle a donc annulé la décision de la division d’annulation et a déclaré la nullité de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée pour l’ensemble des produits et des services en cause. Par ailleurs, elle a estimé qu’il n’était plus nécessaire d’apprécier le motif de nullité fondé sur l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, invoqué par l’intervenante, demanderesse en annulation, concernant la mauvaise foi de la requérante lors du dépôt de la marque de l’Union européenne contestée.
Conclusions des parties
9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- annuler la décision attaquée ;
- condamner l’EUIPO aux dépens.
10 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours ;
- condamner la requérante aux dépens.
En droit
11 La requérante invoque deux moyens à l’appui de son recours. Le premier est tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 au motif que la décision attaquée serait erronée. Le second moyen est fondé sur la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du même règlement, qui prévoit la nullité de la marque de l’Union européenne lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors de son dépôt.
12 En vertu de l’article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du même règlement, l’existence d’un signe autre qu’une marque permet d’obtenir la nullité d’une marque de l’Union européenne si celui-ci remplit cumulativement quatre conditions : ce signe doit être utilisé dans la vie des affaires ; il doit avoir une portée qui n’est pas seulement locale ; le droit à ce signe doit avoir été acquis conformément au droit de l’État membre où le signe était utilisé avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne et, enfin, le droit à ce signe doit permettre à son titulaire d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente. Ces quatre conditions limitent le nombre des signes autres que des marques qui peuvent être invoqués pour contester la validité d’une marque de l’Union européenne sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, conformément à l’article 1
13 Le premier moyen s’articule, en substance, en cinq griefs, tirés respectivement de la mauvaise interprétation des règles du Royaume-Uni sur l’usurpation d’appellation, du caractère prétendument erroné des éléments de preuve, de ce que l’intervenante n’est pas propriétaire du « goodwill », de l’absence de risque de présentation trompeuse et de ce que le droit antérieur n’a d’importance que sur le plan local.
Sur le premier grief, fondé sur la mauvaise interprétation des règles du Royaume-Uni sur l’usurpation d’appellation
14 La requérante...
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