Case nº T-140/08 of Tribunal de 1ª Instancia de las Comunidades Europeas, October 14, 2009

• Resolution Date: October 14, 2009
• Issuing Organization: Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas
• Decision Number: T-140/08

En el asunto T-140/08,

Ferrero SpA, con domicilio social en Alba (Italia), representada por los Sres. C. Gielen y F. Jacobacci, abogados,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por el Sr. D. Botis, en calidad de agente,

parte demandada,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI es:

Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck, con domicilio social en Innsbruck (Austria),

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI, de 30 de enero de 2008 (asunto R 682/2007-2), relativa a un procedimiento de nulidad entre Ferrero SpA y Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Segunda),

integrado por la Sra. I. Pelikánová, Presidenta, y la Sra. K. Jürimäe (Ponente) y el Sr. S. Soldevila Fragoso, Jueces;

Secretaria: Sra. B. Pastor, Secretaria adjunta;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 14 de abril de 2008;

habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 22 de julio de 2008;

celebrada la vista el 11 de marzo de 2009;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 8 de abril de 1998, Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck presentó una solicitud de marca comunitaria en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), con arreglo al Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1)].

2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo siguiente:

3 Los productos para los que se solicitó el registro de la marca están comprendidos en la clase 29 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y responden a la siguiente descripción:

Yogur, yogur de frutas, bebidas de yogur, bebidas de yogur que contengan frutas; comidas preparadas o semipreparadas a base principalmente de yogur o de productos de yogur; crema de yogur.

4 El 14 de febrero de 1999, la demandante, Ferrero SpA, formuló oposición contra el registro de la marca solicitada para todos los productos descritos por ésta, basándose en la marca denominativa anterior KINDER, registrada en Italia desde el 28 de enero de 1965 con el número 168843 y, tras su renovación, con el número 684985, para productos comprendidos en la clase 30, que responden a la siguiente descripción: «Café, te, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; pan, galletas, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; pimienta, vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo; cacao, productos de cacao, a saber, pasta de cacao para bebidas de cacao, pasta de chocolate; láminas, concretamente láminas de chocolate, chocolate, pralinés, adornos de chocolate para árboles de navidad, productos de chocolate rellenos de licor, golosinas, confitería, incluida la pasta dura y blanda para pasteles».

5 Mediante resolución de 29 de septiembre de 2000, la División de Oposición desestimó la oposición sobre la base de lo dispuesto en el artículo 8, apartado 1, letra b), y apartado 5, del Reglamento nº 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), y apartado 5, del Reglamento nº 207/2009].

6 Esta resolución fue confirmada a continuación por la Cuarta Sala de Recurso el 3 de noviembre de 2003, en el asunto R 1147/2000-4.

7 A raíz de la desestimación de la oposición, la marca comunitaria fue publicada en el Boletín de Marcas Comunitarias nº 42/2004, de 11 de octubre de 2004.

8 El 19 de agosto de 2005, la demandante presentó una solicitud de nulidad, con arreglo al artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94 [actualmente artículo 53, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 207/2009], contra el registro de la mencionada marca comunitaria. Dicha solicitud se dirigía contra todos los productos amparados por la marca comunitaria.

9 La demandante, basándose en el artículo 8, apartado 1, letra b), y apartado 5, del Reglamento nº 40/94, a los que se remite el artículo 52, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento, invocó, en apoyo de su solicitud de nulidad, el registro italiano mencionado en el apartado 4 supra, junto con otros 35 derechos anteriores italianos, franceses, españoles e internacionales, enumerados en el apartado 5 de la demanda, todos los cuales contenían el elemento «kinder», además de un elemento complementario y/o elementos figurativos.

10 Mediante resolución de 14 de marzo de 2007, la División de Anulación declaró la nulidad de la marca comunitaria TiMi KiNDERJOGHURT, en aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94.

11 El 4 de mayo de 2007, Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck interpuso un recurso ante la OAMI, con arreglo al artículo 59 del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 60 del Reglamento nº 207/2009), contra la resolución de la División de Anulación.

12 Dicho recurso fue estimado mediante resolución de 30 de enero de 2008 de la Sala Segunda de Recurso (en lo sucesivo, «resolución impugnada»). La Sala de Recurso anuló la resolución de la División de Anulación y desestimó la solicitud de nulidad.

13 La Sala de Recurso consideró, en sustancia, en primer lugar, que aunque las resoluciones de la División de Oposición carezcan de la fuerza de cosa juzgada, las declaraciones y conclusiones sobre el fondo de las resoluciones anteriores de la OAMI continuaban vinculando a la División de Anulación, en virtud de la regla nemo potest venire contra factum proprium, según la cual la administración está obligada a respetar sus propios actos, en particular cuando dichos actos han permitido a las partes en el procedimiento adquirir de modo legítimo derechos sobre una marca registrada. Además, la Sala de Recurso confirmó las declaraciones de la resolución de la División de Oposición y de la resolución de la Cuarta Sala de Recurso, de 3 de noviembre de 2003, de que las marcas eran globalmente diferentes, teniendo en cuenta sus profundas diferencias en el plano gráfico y fonético. Finalmente, desestimó la solicitud de nulidad por no cumplirse un requisito de aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), y apartado 5, del Reglamento nº 40/94, a saber, la identidad o la similitud de los signos.

Pretensiones de las partes

14 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Anule la resolución impugnada.

- Condene en costas a la OAMI.

15 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Con carácter principal, desestime el recurso en su totalidad.

- Condene en costas a la parte demandante.

- Con carácter subsidiario, si el Tribunal de Primera Instancia estima que los signos no son diferentes, se pronuncie sobre la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 si considera que dispone de suficientes datos, o devuelva el asunto a la OAMI para que le dé cumplimiento.

- En este último supuesto, condene a la OAMI a cargar sólo con sus propias costas.

Sobre el fondo

16 En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca dos motivos, basados, el primero, en la aplicación errónea del principio de la fuerza de cosa juzgada y, el segundo, en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

Sobre el primer motivo, basado en la aplicación errónea del principio de la fuerza de cosa juzgada

Alegaciones de las partes

17 En el marco del presente motivo, la demandante sostiene que la Sala de Recurso incurrió en contradicción al afirmar, por una parte, que las resoluciones de la División de Oposición carecen del efecto negativo de la cosa juzgada, pues no se oponen a la admisibilidad de una solicitud de nulidad posterior y, por otra parte, que tales resoluciones no se pueden ignorar totalmente a la hora de resolver una solicitud de nulidad posterior que enfrenta a las mismas partes y cuyo objeto y motivos son idénticos. Las resoluciones de la División de Oposición carecen de efecto vinculante en un procedimiento de nulidad posterior. La demandante formula, a este respecto, las cuatro...