Sentenze nº T-45/16 of Tribunal General de la Unión Europea, July 18, 2017

• Resolution Date: July 18, 2017
• Issuing Organization: Tribunal General de la Unión Europea
• Decision Number: T-45/16

Nella causa T-45/16,

Nelson Alfonso Egüed, residente in Madrid (Spagna), rappresentato da N. Fernández Fernández-Pacheco, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da J. Ivanauskas, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO:

Jackson Family Farms LLC, con sede in Santa Rosa, California (Stati Uniti),

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO, del 16 novembre 2015 (procedimento R 822/2015-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Jackson Family Farms e il sig. Alfonso Egüed

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da I. Pelikánová, presidente, V. Valančius e U. Öberg (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 1° febbraio 2016,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1° aprile 2016,

visti i quesiti scritti del Tribunale alle parti e le risposte a tali quesiti depositate presso la cancelleria del Tribunale il 14 e il 15 febbraio 2017,

visto che le parti nel procedimento principale non hanno presentato domanda di fissazione dell’udienza nel termine di tre settimane decorrenti dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento e avendo deciso, ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza fase orale,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La presente causa verte sulla questione se l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) abbia correttamente concluso, in una decisione che è stata oggetto di ricorso, che il diritto del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord consente, in via ipotetica, all’opponente a una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea, di vietare l’uso del marchio più recente dinanzi ai giudici del Regno Unito a titolo di un’azione per abuso di denominazione (passing off). La causa solleva, segnatamente, la questione della data rilevante per valutare l’acquisizione e la permanenza del diritto anteriore, nella specie il «goodwill» (forza di attrazione della clientela).

Fatti

2 Il 23 gennaio 2012 il sig. Nelson Alfonso Egüed, ricorrente, ha presentato all’EUIPO una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1).

3 Il marchio oggetto della domanda di registrazione è il segno figurativo seguente:

4 I prodotti per i quali è stata richiesta la registrazione appartengono, in particolare, alla classe 33 ai sensi dell’accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per tale classe, alla seguente descrizione: «Vini e bevande alcoliche comprese in questa classe (tranne le birre)».

5 La domanda di marchio dell’Unione europea è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 56/2012, del 21 marzo 2012.

6 Il 21 giugno 2012 la società di diritto americano Jackson Family Farms LLC ha presentato opposizione, ai sensi dell’articolo 41 del regolamento n. 207/2009, alla registrazione del marchio richiesto per i prodotti di cui al precedente punto 4.

7 In seguito alla limitazione intervenuta nel corso del procedimento dinanzi all’EUIPO, l’opposizione era fondata sul marchio anteriore non registrato BYRON, utilizzato nella normale prassi commerciale per designare vini.

8 I motivi dedotti a sostegno dell’opposizione erano quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 e a titolo del reato di abuso di denominazione (passing off) ai sensi del diritto del Regno Unito.

9 Il 27 febbraio 2015 la divisione di opposizione ha accolto l’opposizione.

10 Il 24 aprile 2015 il ricorrente ha presentato un ricorso dinanzi all’EUIPO, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009, contro la decisione della divisione di opposizione.

11 Con decisione del 16 novembre 2015 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso.

12 La commissione di ricorso ha considerato, in particolare, che gli elementi di prova prodotti dalla Jackson Family Farms erano sufficienti a dimostrare che il marchio non registrato BYRON era utilizzato nella normale prassi commerciale e che la portata di tale utilizzo non era solo locale nel Regno Unito.

13 La commissione di ricorso ha altresì concluso che tali elementi di prova, esaminati congiuntamente, dimostravano che la Jackson Family Farms esercitava attività commerciali serie relative ai vini venduti con il marchio BYRON alla data rilevante e che, di conseguenza, un «goodwill» era stato dimostrato.

14 Inoltre, la commissione di ricorso ha pienamente condiviso la conclusione della divisione di opposizione secondo la quale, tenuto conto dell’identità dei prodotti in questione e delle somiglianze esistenti tra i segni di cui trattasi, i prodotti del ricorrente rischiavano di essere confusi con quelli della Jackson Family Farms.

15 La commissione di ricorso ha infine concluso che, nella specie, la presentazione ingannevole arrecherebbe un danno nel senso che la Jackson Family Farms perderebbe vendite, poiché il consumatore acquisterebbe per errore i prodotti del ricorrente pensando che provengano dalla Jackson Family Farms.

Conclusioni delle parti

16 Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

- accogliere la sua domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea per tutti i prodotti rientranti nelle classi 18, 25 e 33;

- condannare la Jackson Family Farms alle spese del procedimento.

17 L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

- respingere in toto il ricorso di annullamento;

- condannare il ricorrente alle spese sostenute dall’EUIPO.

In diritto

Sulla ricevibilità del secondo capo delle conclusioni del ricorrente

18 Il secondo capo delle conclusioni del ricorrente può essere inteso come tendente a che il Tribunale modifichi la decisione impugnata nel senso della registrazione del marchio richiesto.

19 Orbene, le istanze dell’EUIPO competenti in materia non adottano decisioni formali che constatano la registrazione di un marchio dell’Unione europea che potrebbe essere oggetto di ricorso. Di conseguenza, la commissione di ricorso non è competente a statuire su una domanda tendente alla registrazione di un marchio dell’Unione europea.

20 In tali circostanze, non spetta nemmeno al Tribunale conoscere di una domanda di riforma tendente a che esso modifichi la decisione di una commissione di ricorso in tal senso [ordinanza del 30 giugno 2009, Securvita/UAMI (Natur-Aktien-Index), T-285/08, EU:T:2009:230, punti 17 e da 20 a 23; sentenze del 15 dicembre 2011, Mövenpick/UAMI (PASSIONATELY SWISS), T-377/09, non pubblicata, EU:T:2011:753, punto 11, e del 28 novembre 2013, Vitaminaqua/UAMI - Energy Brands (vitaminaqua), T-410/12, non pubblicata, EU:T:2013:615, punto 17].

21 Il secondo capo delle conclusioni del ricorrente deve pertanto essere respinto in quanto irricevibile.

Nel merito

22 A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce un motivo unico, vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009.

Osservazioni preliminari

- Sul rinvio al diritto dello Stato membro che disciplina il segno fatto valere

23 In forza dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, il titolare di un marchio non registrato può opporsi alla registrazione di un marchio dell’Unione europea qualora tale marchio non registrato soddisfi quattro condizioni. Il marchio non registrato deve essere utilizzato nella normale prassi commerciale, deve avere una portata non puramente locale, il diritto a tale marchio deve essere stato acquisito conformemente al diritto dello Stato membro ove il marchio era utilizzato prima della data del deposito della domanda di marchio dell’Unione europea e, infine, tale marchio deve dare al suo titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo.

24 Tali condizioni sono cumulative, con la conseguenza che, quando un marchio non soddisfa una di esse, l’opposizione fondata sull’esistenza di un marchio non registrato utilizzato nella normale prassi commerciale ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, non può essere accolta [sentenza del 30 giugno 2009, Danjaq/UAMI - Mission Productions (Dr. No), T-435/05, EU:T:2009:226, punto 35].

25 Le prime due condizioni, relative all’uso e alla portata non solo locale del marchio anteriore risultano dalla formulazione stessa dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 e devono quindi essere interpretate alla luce del diritto dell’Unione.

26 Pertanto il regolamento n. 207/2009 stabilisce standard uniformi, relativi all’utilizzo dei segni e alla loro portata, conformi ai principi che ispirano il sistema istituito da tale regolamento [sentenza del 24 marzo 2009, Moreira da Fonseca/UAMI - General Óptica (GENERAL OPTICA), da T-318/06 a T-321/06, EU:T:2009:77, punto 33].

27 Per contro, nell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, dalla locuzione «se e in quanto (…), conformemente alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto segno», risulta che le altre due condizioni costituiscono condizioni fissate da tale regolamento, a differenza delle precedenti, sono da valutarsi alla luce dei criteri fissati dal diritto che disciplina il segno fatto valere.

28 Il ricorrente giudica «sorprendente» il rinvio alle legislazioni degli Stati membri e ritiene che l’applicazione di una normativa straniera provochi una «perturbazione dell’equità» tra le parti.

29 Orbene, da un lato, tale rinvio al diritto che disciplina il segno fatto valere è giustificato dal fatto che il regolamento n. 207/2009 riconosce a segni estranei al...