Conclusiones nº C-291/16 of Tribunal de Justicia, September 12, 2017

• Resolution Date: September 12, 2017
• Issuing Organization: Tribunal de Justicia
• Decision Number: C-291/16

1. Más de 20 años después de la sentencia de 22 de junio de 1994, IHT Internationale Heiztechnik y Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261), se plantean de nuevo al Tribunal de Justicia cuestiones prejudiciales relativas al agotamiento del derecho conferido por la marca en el marco de la fragmentación voluntaria de derechos paralelos con un mismo origen surgidos en varios Estados del Espacio Económico Europeo (EEE). En este marco, se le solicita que reflexione una vez más acerca del equilibrio entre la protección del derecho de marca y la libre circulación de mercancías.

2. La petición de decisión prejudicial objeto del presente asunto versa, en particular, sobre la interpretación del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, (2) y del artículo 36 TFUE.

3. Esta petición se ha presentado en el marco de un litigio entre, por un lado, Schweppes, S.A., sociedad española, y, por otro lado, Red Paralela, S.L., y Red Paralela BCN, S.L., anteriormente Carbóniques Montaner, S.L. (en lo sucesivo, conjuntamente, «sociedades Red Paralela»), en relación con la importación en España por estas últimas de botellas de tónica designadas con la marca SCHWEPPES procedentes del Reino Unido.

   Litigio principal, cuestiones prejudiciales y procedimiento ante el Tribunal de Justicia

4. El origen de la marca SCHWEPPES se remonta al año 1783, cuando Jacob Schweppe creó el primer proceso industrial para la carbonatación del agua, dando lugar a la bebida que se conocería como «Schweppe’s Soda Water», y fundó en Ginebra (Suiza) la compañía J. Schweppe & Co. Con el paso de los años, la marca SCHWEPPES ha adquirido renombre a escala mundial en el mercado de la tónica.

5. En Europa, el signo «Schweppes» está registrado como una serie de marcas nacionales, denominativas y figurativas, idénticas o prácticamente idénticas, en todos los Estados miembros del EEE.

6. Durante muchos años Cadbury Schweppes fue la titular única de estos diferentes registros. En 1999, cedió al grupo The Coca-Cola Company (en lo sucesivo, «Coca-Cola») los derechos relativos a las marcas SCHWEPPES en trece Estados miembros del EEE, conservando la titularidad de estos derechos en los otros dieciocho Estados. (3) En 2009, Cadbury Schweppes, que ha pasado a ser Orangina Schweppes Group (en lo sucesivo, «grupo Orangina Schweppes»), fue adquirida por el grupo japonés Suntory.

7. La titular de las marcas SCHWEPPES registradas en España es Schweppes International Ltd, filial inglesa de Orangina Schweppes Holding BV, sociedad a la cabeza del grupo Orangina. Schweppes, filial española de Orangina Schweppes Holding, es titular de una licencia exclusiva para la explotación de estas marcas en España.

8. El 29 de mayo de 2014, Schweppes presentó una demanda por infracción del derecho de marca contra las sociedades Red Paralela por la importación y comercialización en España de botellas de tónica designadas con la marca SCHWEPPES procedentes del Reino Unido. Según Schweppes, estos actos son ilícitos, ya que las mencionadas botellas de tónica no han sido fabricadas y comercializadas por ella misma o con su consentimiento, sino por Coca-Cola, que no tiene vínculo alguno con el grupo Orangina Schweppes. En este marco, sostiene que, vista la identidad de los signos y de los productos de que se trata, el consumidor no será capaz de distinguir la procedencia empresarial de dichas botellas.

9. Las sociedades Red Paralela se han defendido contra esta demanda por infracción del derecho de marca invocando el agotamiento del derecho de marca por consentimiento tácito, en lo que atañe a los productos revestidos de la marca SCHWEPPES que proceden de Estados miembros de la Unión Europea en los que Coca-Cola es el titular de la marca. Además, las sociedades Red Paralela afirman que es innegable que existen vínculos jurídicos y económicos entre Coca-Cola y Schweppes International en la explotación común del signo «Schweppes» como marca universal. (4) 10. Según las apreciaciones efectuadas por el juzgado remitente, los hechos pertinentes a los efectos del presente asunto son los siguientes:

   - Schweppes International ha fomentado una imagen global de la marca SCHWEPPES, a pesar de ser titular de las marcas paralelas sólo en una parte de los Estados miembros del EEE;

   - Coca-Cola, titular de las marcas paralelas registradas en el resto de Estados miembros del EEE, ha contribuido al mantenimiento de esta imagen global de marca;

   - esta imagen global genera confusión en el público pertinente español en cuanto al origen empresarial de los productos designados con la marca SCHWEPPES;

   - Schweppes International es responsable del sitio de Internet específicamente dedicado a la marca SCHWEPPES (www.schweppes.eu), que contiene no sólo información general sobre los productos de dicha marca, sino también vínculos a diversos sitios locales, en particular al sitio del Reino Unido, gestionado por Coca-Cola;

   - Schweppes International, que no es titular de derechos sobre la marca SCHWEPPES en el Reino Unido (donde el titular es Coca-Cola) reivindica en su sitio de Internet el origen británico de la marca;

   - Schweppes International y Schweppes utilizan en su publicidad la imagen de los productos del Reino Unido;

   - Schweppes International realiza en el Reino Unido promoción e información a los clientes en las redes sociales en relación con los productos designados con la marca SCHWEPPES;

   - la presentación de los productos con la marca SCHWEPPES comercializados por Schweppes International es muy similar ―o, en algunos Estados miembros como el Reino de Dinamarca o el Reino de los Países Bajos, idéntica― a la de los productos designados con la misma marca procedentes del Reino Unido;

   - Schweppes International, cuyo domicilio social está en Reino Unido, y Coca-Cola coexisten pacíficamente en el territorio del Reino Unido;

   - tras la cesión en 1999 de una parte de las marcas paralelas a Coca-Cola, los dos titulares de las marcas SCHWEPPES en el EEE han solicitado en paralelo, en sus territorios respectivos, el registro de nuevas marcas SCHWEPPES idénticas o similares para los mismos productos (como, en particular, la marca SCHWEPPES ZERO);

   - aunque Schweppes International es el titular de las marcas paralelas en los Países Bajos, la explotación de la marca en dicho país (esto es, la elaboración, el embotellado y la comercialización del producto) corre a cargo de Coca-Cola, en calidad de licenciataria;

   - Schweppes International no se opone a que se comercialicen en línea productos con la marca procedentes del Reino Unido en varios Estados miembros del EEE en los que es titular de los derechos sobre la marca SCHWEPPES, como Alemania y Francia; por otro lado, se venden en todo el territorio del EEE mediante portales web productos designados con esa marca, sin distinción de origen;

   - Coca-Cola no se ha opuesto, sobre la base de sus derechos de marca, a la solicitud de registro por parte de Schweppes International de un modelo de la Unión que contiene el elemento denominativo «Schweppes».

11. En estas circunstancias, el Juzgado de lo Mercantil n.º 8 de Barcelona decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

12. Schweppes, las sociedades Red Paralela, Schweppes International, Orangina Schweppes Holding, los Gobiernos griego y neerlandés y la Comisión han presentado observaciones escritas ante el Tribunal de Justicia.

13. Schweppes, las sociedades Red Paralela, Schweppes International, Orangina Schweppes Holding y la Comisión presentaron informes orales en la vista, que tuvo lugar el 31 de mayo de 2017.

    Análisis

    Sobre la admisibilidad de las cuestiones prejudiciales

14. Schweppes, Schweppes International y Orangina Schweppes Holding solicitan con carácter principal al Tribunal de Justicia que declare la inadmisibilidad de la petición de decisión prejudicial.

15. Alegan, en primer lugar, que el contexto fáctico descrito por el juzgado remitente no sólo es manifiestamente erróneo, (5) sino también incompleto, dado que la posición de Schweppes y de Schweppes International ha sido deliberada y arbitrariamente omitida, vulnerándose su derecho de defensa. (6) 16. A este respecto, debo recordar que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en el marco del procedimiento prejudicial con arreglo al artículo 267 TFUE, basado en una clara separación de las funciones entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia, sólo el juez nacional es competente para constatar y apreciar los hechos del litigio principal. (7) En este contexto, el Tribunal de Justicia sólo es competente para pronunciarse sobre la interpretación o la validez del Derecho de la Unión en relación con la situación fáctica y jurídica descrita por el órgano jurisdiccional remitente, con el fin de proporcionar a éste los elementos útiles para la solución del litigio que se le ha sometido. (8) En consecuencia, las cuestiones prejudiciales planteadas por el Juzgado de lo Mercantil n.º 8 de Barcelona deben responderse sobre la base de los elementos fácticos indicados por ese órgano jurisdiccional en su auto de remisión.

17. En segundo lugar, Schweppes, Schweppes International y Orangina Schweppes Holding afirman que las cuestiones prejudiciales planteadas son abstractas y se asientan sobre afirmaciones genéricas o hipotéticas, de modo que a su juicio el Tribunal de Justicia no está en condiciones de examinar su necesidad y pertinencia.

18. Según reiterada jurisprudencia, el procedimiento establecido por el artículo 267 TFUE es un instrumento de cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales, por medio del cual el primero aporta a los segundos los elementos de interpretación del Derecho de la Unión que precisan para la solución del litigio que deban dirimir. (9) En el marco de esta cooperación...