Sentenze nº T-609/15 of Tribunal General de la Unión Europea, September 21, 2017

• Resolution Date: September 21, 2017
• Issuing Organization: Tribunal General de la Unión Europea
• Decision Number: T-609/15

Nella causa T-609/15,

Repsol YPF, SA, con sede in Madrid (Spagna), rappresentata inizialmente da J.-B. Devaureix e L. Montoya Terán, successivamente da J. Erdozain López, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da D. Hanf, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale,

Basic AG Lebensmittelhandel, con sede in Monaco di Baviera (Germania), rappresentata da D. Altenburg e H. Bickel, avvocati,

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 agosto 2015 (procedimento R 2384/2013-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Basic Lebensmittelhandel e la Repsol, SA,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da A.M. Collins (relatore), presidente, R. Barents e J. Passer, giudici,

cancelliere: X. Lopez Bancalari, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 ottobre 2015,

visto il controricorso dell’EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 gennaio 2016,

visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 febbraio 2016,

in seguito all’udienza del 18 maggio 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 29 gennaio 2007, la Repsol YPF, SA, ricorrente, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1)].

2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il seguente segno figurativo, con rivendicazione dei colori blu, rosso, arancione e bianco:

3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano segnatamente nelle classi 35 e 39 ai sensi dell’Accordo di Nizza, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono in particolare, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

- classe 35: «Vendita al dettaglio commerciale di tabacco, giornali, batterie, giocattoli»;

- classe 39: «Distribuzione di prodotti alimentari di consumo base, pasticceria e confetteria, gelati, alimenti pronti, tabacco, stampa, pile, giocattoli».

4 La domanda di marchio dell’Unione europea è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 34/2007, del 16 luglio 2007.

5 Il marchio richiesto è stato registrato il 4 maggio 2009 con il numero 5648159.

6 Il 26 settembre 2011 la Basic AG Lebensmittelhandel, interveniente, ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità parziale del marchio controverso per i servizi di cui al precedente punto 3 (in prosieguo: i «servizi contestati»), sulla base, in particolare, del combinato disposto dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 8, paragrafo 4, lettera b), del regolamento n. 207/2009. A sostegno della sua domanda, nei limiti in cui essa si fondava su tali disposizioni, l’interveniente ha invocato le «insegne», ai sensi dell’articolo 5 della Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz) (legge relativa alla tutela dei marchi e altri segni distintivi), del 25 ottobre 1994 BGBl. 1994 I, pag. 3082, e BGBl. 1995 I, pag. 156), basic e basic AG, che essa utilizzerebbe nella normale prassi commerciale in Germania e in Austria per la prestazione di servizi di «vendita al dettaglio di prodotti alimentari, di articoli di drogheria, di prodotti biologici e di altri prodotti di consumo corrente, servizi di ristorazione (alimentazione)».

7 L’interveniente ha accluso gli elementi di prova seguenti in allegato alla sua domanda di dichiarazione di nullità del 26 settembre 2011:

- tre catture di schermate stampate il 25 luglio 2011 a partire dal suo sito Internet, contenenti la prima informazioni sulla società in data 1° luglio 2011 e le altre due alcune cartine risalenti al 2010 con la localizzazione dei suoi supermercati in Germania e in Austria;

- una cattura di schermata stampata il 25 luglio 2011 a partire dal suo sito Internet e contenente informazioni risalenti al 2010 su alcuni prodotti «basic»;

- la sua relazione annuale per il 2006;

- la sua relazione annuale per il 2004;

- la sua relazione annuale per il 2005;

- una lettera della Biogarten Handels GmbH alla «basic AG», del 21 aprile 2006, che specifica i premi attribuiti dalla prima alla seconda per il volume d’affari realizzato da questa nel primo trimestre del 2006 grazie alla vendita di prodotti Biogarten;

- una lettera della Biogarten alla «basic AG», del 13 dicembre 2005, che specifica i premi attribuiti dalla prima alla seconda per il volume d’affari realizzato da questa durante i mesi da aprile a settembre 2005 grazie alla vendita di prodotti Biogarten;

- una bolla di consegna del 15 aprile 1999 emessa dalla società Nordlicht Naturkost Handels GmbH all’attenzione della «basic AG» «Bio-Supermarkt»;

- una fattura del 13 novembre 2001 emessa dalla Nordlicht Naturkost all’attenzione della «basic AG» «Bio-Supermarkt»;

- alcune statistiche di vendita del 1° dicembre 2006, pubblicate dalla Herrmannsdorfer Landwerkstätten Glonn GmbH & Co. KG, un fornitore di prodotti alimentari biologici, e concernenti in particolare la «basic»;

- una dichiarazione giurata, del 19 settembre 2011, redatta da un membro del dipartimento marketing dell’interveniente;

- tabelle che specificano i volumi d’affari asseritamente realizzati dalla «basic» fino a luglio 2009, fino a dicembre 2010 e fino a giugno 2011;

- opuscoli commerciali, risalenti a giugno, luglio e dicembre 2003, gennaio, febbraio, marzo, aprile, settembre e novembre 2004, giugno, ottobre e novembre 2005, e gennaio, febbraio, aprile, maggio e dicembre 2006, dei supermercati «basic»;

- materiale promozionale e pubblicitario non datato;

- un diploma di «imprenditore dell’anno 2006», datato 21 settembre 2006, conferito a due dirigenti della «basic AG»;

- ritagli di stampa datati tra il 2003 e il 2006;

- una sentenza del Landgericht München I (Tribunale regionale di Monaco I, Germania) del 9 settembre 2006.

8 Nella sua domanda di dichiarazione di nullità, l’interveniente ha altresì citato le disposizioni pertinenti degli articoli 5 e 15 della Markengesetz nonché talune decisioni dei giudici tedeschi che interpretano dette disposizioni.

9 Con decisione dell’8 ottobre 2013, la divisione di annullamento ha accolto la domanda di dichiarazione di nullità sulla base dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, letto in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 4, del medesimo regolamento, e ha dichiarato la nullità parziale del marchio controverso, ossia nei limiti in cui questo era registrato per i servizi contestati.

10 Il 2 dicembre 2013 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all’EUIPO, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009, contro la decisione della divisione di annullamento. Il 7 febbraio 2014, essa ha depositato la sua memoria esponendo i motivi del ricorso.

11 Con decisione dell’11 agosto 2015 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell’EUIPO ha confermato la decisione della divisione di annullamento e ha respinto il ricorso.

12 Nella decisione impugnata, la commissione di ricorso ha esaminato le condizioni previste dall’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 affinché un marchio non registrato o un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale consenta al suo titolare di ottenere una dichiarazione di nullità di un marchio registrato posteriormente.

13 A tale riguardo, in primo luogo, la commissione di ricorso ha confermato la constatazione della divisione di annullamento secondo la quale gli elementi di prova prodotti dall’interveniente e descritti al precedente punto 7 dimostravano che una parte considerevole del pubblico tedesco di riferimento, il quale era costituito sia dal consumatore medio sia da professionisti del settore della vendita al dettaglio di prodotti alimentari, percepivano «basic» come un «identificatore commerciale» (punto 26 della decisione impugnata).

14 Così, anzitutto, per quanto riguarda la dimensione geografica della portata del segno, la commissione di ricorso ha rilevato che l’interveniente aveva dimostrato un ampio uso dell’insegna (o denominazione sociale) basic in Germania (punti 27 e 30 della decisione impugnata).

15 Poi, per quanto riguarda la dimensione economica della portata del segno, la commissione di ricorso ha constatato che gli elementi di prova prodotti dimostravano che la denominazione sociale basic era stata oggetto di un «utilizzo ininterrotto» tra il 1999 e il 2011 e, di conseguenza, alle date pertinenti nella specie, ossia il 29 gennaio 2007 e il 26 settembre 2011 (punti 24 e 32 della decisione impugnata). Essa ha ritenuto che le attività svolte dall’interveniente con tale denominazione avessero avuto un impatto economico sia dal punto di vista del consumatore finale sia dal punto di vista dei professionisti del settore della vendita al dettaglio (punto 34 della decisione impugnata). Essa ha in particolare rilevato che l’interveniente aveva fornito la prova, non soltanto dell’utilizzo della versione figurativa del termine «basic», o di questo associato al termine «aktiengesellschaft» o allo slogan «Bio für alle», ma anche dell’uso frequente del termine «basic» in modo autonomo. Essa è giunta alla conclusione che era dimostrato che l’interveniente aveva utilizzato il termine «basic» in quanto tale come un «indicatore commerciale» e che tale termine era percepito in tal modo dal pubblico di riferimento...