Conclusiones nº C-397/16 y C-435/16 of Tribunal de Justicia, Sala 2ª, September 28, 2017

• Resolution Date: September 28, 2017
• Issuing Organization: Sala Segunda
• Decision Number: C-397/16 y C-435/16

1. Introducción

   1. La Corte d’appello di Milano (Tribunal de Apelación de Milán, Italia) y el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Civil y Penal, Alemania) han planteado al Tribunal de Justicia sendas peticiones de decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 110, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios. (2) 2. Estas peticiones se han planteado en el marco de litigios entre, por un lado, Acacia Srl, por una parte, y Pneusgarda Srl, declarada en concurso de acreedores, y Audi AG, por otra parte, y, por otro lado, entre Acacia y el Sr. Rolando D’Amato, por una parte, y Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (en lo sucesivo, «Porsche»), por otra parte, en relación con la fabricación y comercialización por Acacia de llantas que reproducen dibujos y modelos comunitarios titularidad de Audi y Porsche.

   3. Las cuestiones prejudiciales planteadas por los órganos jurisdiccionales remitentes tienen por objeto determinar si Acacia puede invocar, en los litigios principales, la cláusula de reparación recogida en el artículo 110, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002. Dicha cláusula establece una excepción a la protección como dibujo o modelo comunitario, a favor de las piezas de recambio utilizadas con objeto de permitir la reparación de un producto complejo para devolverle su apariencia inicial.

   4. En esencia, propongo al Tribunal de Justicia que responda a esas cuestiones prejudiciales del siguiente modo. Por un lado, las llantas de vehículos fabricadas por Acacia estarán comprendidas en el ámbito de aplicación de dicha cláusula de reparación si se utilizan con objeto de permitir la reparación del vehículo para devolverle su apariencia inicial. Por otro lado, un fabricante o vendedor de llantas, como Acacia, podrá invocar la citada cláusula si respeta la obligación de diligencia relativa al cumplimiento de tales condiciones de utilización por parte de los usuarios posteriores.

2. Marco jurídico

   1. Reglamento n.º 6/2002

      5. El considerando 13 del Reglamento n.º 6/2002, que se refiere a las cláusulas de reparación incluidas, respectivamente, en dicho Reglamento y en la Directiva 98/71/CE, (3) dispone:

      En la Directiva [98/71] no se hace posible la aproximación completa de las legislaciones de los Estados miembros sobre la utilización de dibujos y modelos protegidos con objeto de permitir la reparación de un producto complejo con vista a devolverle su apariencia inicial, cuando el dibujo o modelo es aplicado o incorporado a un producto que constituye un componente de un producto complejo de cuya apariencia dependa el dibujo o modelo protegido. En el marco del procedimiento de conciliación sobre dicha Directiva, la Comisión [Europea] se ha comprometido a presentar un análisis de las consecuencias de las disposiciones de la Directiva tres años después de la fecha de aplicación de ésta, en concreto para los sectores industriales más afectados. En estas circunstancias, es apropiado no conceder protección como dibujo o modelo comunitario a un dibujo o modelo aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo de cuya apariencia dependa el dibujo o modelo y que se utilice con objeto de permitir la reparación de un producto complejo con vistas a devolverle su apariencia inicial, mientras que el Consejo [de la Unión Europea] no haya decidido su política al respecto sobre la base de la propuesta de la Comisión.

      6. El artículo 3 de dicho Reglamento incluye las siguientes definiciones:

      [...]

      a) dibujo o modelo: la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características especiales de, en particular, línea, configuración, color, forma, textura o material del producto en sí o de su ornamentación;

      b) producto: todo artículo industrial o artesanal, incluidas las piezas destinadas a su montaje en un producto complejo, los juegos o conjuntos de artículos, embalajes, estructuras, símbolos gráficos y caracteres tipográficos, con exclusión de los programas informáticos y los productos semiconductores;

      c) producto complejo: un producto constituido por múltiples componentes reemplazables que permitan desmontar y volver a montar el producto.

      7. Según el artículo 4 del Reglamento n.º 6/2002, titulado «Requisitos de protección»:

      1. El dibujo o modelo será protegido como dibujo o modelo comunitario si es nuevo y posee carácter singular.

      2. Un dibujo o modelo aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo es nuevo y posee carácter singular:

      a) si el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal de este último, y

      b) en la medida en que aquellas características visibles del componente reúnan en sí mismas los requisitos de novedad y carácter singular.

      3. A efectos de lo dispuesto en la letra a) del apartado 2, se entenderá por utilización normal cualquier utilización efectuada por el usuario final, excluidos los trabajos de mantenimiento, conservación o reparación.

      8. El artículo 19, apartado 1, de dicho Reglamento, titulado «Derechos conferidos por un dibujo o modelo comunitario», tiene la siguiente redacción:

      Un dibujo o modelo comunitario registrado confiere al titular el derecho exclusivo de utilización y de prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento. Se entenderá por utilización, en particular, la fabricación, la oferta, la puesta en el mercado, la importación, la exportación o la utilización de un producto en el que se encuentre incorporado el dibujo o modelo o al que éste se haya aplicado, así como el almacenamiento del producto con los fines antes citados.

      9. El artículo 21 del citado Reglamento, que lleva por título, «Agotamiento de los derechos», establece:

      Los derechos conferidos por un dibujo o modelo comunitario no se extenderán a los actos relativos a un producto al que se haya incorporado o aplicado un dibujo o modelo incluido en el ámbito de protección del dibujo o modelo comunitario, cuando dicho producto haya sido puesto en el mercado en la Comunidad por el titular del dibujo o modelo comunitario o con su consentimiento.

      10. De conformidad con el artículo 110 del Reglamento n.º 6/2002, rubricado «Disposición transitoria»:

      1. Hasta tanto entren en vigor las modificaciones introducidas en el presente Reglamento, a propuesta de la Comisión a este respecto, no existirá protección como dibujo o modelo comunitario respecto del dibujo o modelo que constituya un componente de un producto complejo utilizado en el sentido del apartado 1 del artículo 19 con objeto de permitir la reparación de dicho producto complejo para devolverle su apariencia inicial.

      2. La propuesta de la Comisión mencionada en el apartado 1 se presentará junto con las modificaciones que la Comisión proponga sobre el mismo asunto con arreglo al artículo 18 de la Directiva 98/71/CE.

   2. Derecho italiano

      11. El artículo 241 del Decreto legislativo, n. 30, Codice della proprietà industriale (Decreto Legislativo n.º 30, por el que se establece el código de propiedad industrial), de 10 de febrero de 2005 (GURI n° 52, de 4 de marzo de 2005), en su versión modificada por el Decreto Legislativo n.º 131, de 13 de agosto de 2010 (GURI n° 192, de 18 de agosto de 2010), titulado «Derechos exclusivos sobre componentes de un producto complejo», establece:

      Hasta que se modifique la Directiva [98/71] a propuesta de la Comisión, conforme al artículo 18 de dicha Directiva, no podrán invocarse los derechos exclusivos relativos a los componentes de un producto complejo con objeto de impedir la fabricación y la venta de tales componentes para la reparación del producto complejo con la finalidad de devolverle su apariencia inicial.

3. Litigios principales y cuestiones prejudiciales

   1. Asunto C-397/16

      12. Audi es titular de varios modelos comunitarios de llantas de aleación de aluminio.

      13. Audi considera que determinados modelos de réplicas de llantas de aleación de la marca «WSP Italy», fabricados por Acacia y comercializados por el revendedor independiente Pneusgarda, infringen los modelos comunitarios de su titularidad. En consecuencia, demandó a Acacia y a Pneusgarda ante el Tribunale di Milano (Tribunal de Milán, Italia) con el fin de que éste declarase la supuesta infracción y ordenase el cese de las actividades ejercidas por Acacia y Pneusgarda, productora y revendedora de los productos en cuestión respectivamente. Durante la sustanciación de dicho procedimiento se declaró el concurso de acreedores de Pneusgarda.

      14. Mediante sentencia n.º 2271/2015, de 27 de noviembre de 2014, dicho órgano jurisdiccional estimó la demanda de Audi y declaró que la actividad empresarial de Acacia, consistente en la importación, exportación, producción, comercialización y promoción publicitaria de réplicas de llantas, constituía una infracción de los seis modelos comunitarios cuya protección había solicitado Audi.

      15. Acacia recurrió dicha sentencia ante el órgano jurisdiccional remitente, alegando que las llantas que fabrica están comprendidas en el ámbito de aplicación de la cláusula de reparación recogida en el artículo 110, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002.

      16. El órgano jurisdiccional remitente subraya que la solución que se adopte en el litigio principal depende de la interpretación del artículo 110, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002. Precisa que, en su opinión, las llantas controvertidas están comprendidas en el ámbito de aplicación de la cláusula de reparación recogida en dicha disposición.

      17. En tales circunstancias, la Corte d’appello di Milano (Tribunal de Apelación de Milán, Italia) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

      1) ¿Se oponen [en primer término,] los principios de libre circulación de mercancías y libre prestación de servicios en el mercado interior; [en segundo término,] el principio de efectividad...