Sentenze nº T-68/16 of Tribunal General de la Unión Europea, January 17, 2018

• Resolution Date: January 17, 2018
• Issuing Organization: Tribunal General de la Unión Europea
• Decision Number: T-68/16

Marchio dell’Unione europea - Procedimento di decadenza - Marchio dell’Unione europea figurativo raffigurante una croce sul lato di una calzatura sportiva - Marchio di posizione - Uso effettivo del marchio - Articolo 15, paragrafo 1, e articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 18, paragrafo 1, e articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001]

Nella causa T-68/16,

Deichmann SE, con sede a Essen (Germania), rappresentata da C. Onken, avocat,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da D. Gája, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale:

Munich, SL, con sede a Capellades (Spagna), rappresentata da J. Güell Serra e M. del Mar Guix Vilanova, avocats,

avente ad oggetto il ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 dicembre 2015 (procedimento R 2345/2014-4), relativa a un procedimento di decadenza tra la Deichmann e la Munich,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da H. Kanninen, presidente, J. Schwarcz (relatore) e C. Iliopoulos, giudici,

cancelliere: Lopez Bancalari, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 febbraio 2016,

visto il controricorso dell’EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 aprile 2016,

visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 luglio 2016,

in seguito all’udienza del 27 giugno 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 6 novembre 2002, la Munich, SL, interveniente, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato, a sua volta sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].

2 Il marchio figurativo di cui è stata chiesta la registrazione era raffigurato come segue:

3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 25, ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Calzature sportive».

4 Il marchio è stato registrato il 24 marzo 2004 con il numero 2923852.

5 Nell’ambito dell’azione per contraffazione promossa dall’interveniente dinanzi al Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf, Germania) contro la Deichmann SE, ricorrente, quest’ultima ha proposto, il 29 giugno 2010, una domanda riconvenzionale ai sensi dell’articolo 100, paragrafo 1, dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [divenuti articolo 128, paragrafo 1, articolo 58, paragrafo 1, lettera a), e articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001]. Il Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf) ha debitamente notificato la domanda riconvenzionale all’EUIPO, circostanza che è stata inserita nel registro dei marchi dell’Unione europea, conformemente all’articolo 100, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 128, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001]. Il 26 ottobre 2010, il Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf) ha deciso di sospendere l’azione per contraffazione ai sensi dell’articolo 100, paragrafo 7, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 128, paragrafo 7, del regolamento 2017/1001) e ha invitato la ricorrente a presentare una domanda di decadenza e di nullità dinanzi all’EUIPO entro un termine di tre mesi.

6 Il 26 gennaio 2011, la ricorrente ha depositato, presso l’EUIPO, una domanda di decadenza del marchio in questione sul fondamento dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, per il motivo che esso non aveva formato oggetto di un uso effettivo in seno all’Unione europea, in particolare nel corso dei cinque anni precedenti la data della domanda riconvenzionale, per i prodotti per i quali era stato registrato (procedimento 5141 C, oggetto del presente ricorso). Inoltre, lo stesso giorno, la ricorrente ha proposto, presso l’EUIPO, una domanda di nullità del marchio in questione per impedimenti assoluti, sul fondamento dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), di questo stesso regolamento (procedimento 5143 C).

7 Il 31 gennaio 2011, l’EUIPO ha invitato l’interveniente a produrre le prove relative all’uso del marchio in questione. Il 28 aprile 2011, l’interveniente ha fornito una serie di prove di uso. Si trattava, in un primo allegato, di fatture recanti date tra il 26 gennaio 2006 e il 26 gennaio 2011, emesse dalla Berneda SA, ossia un’impresa collegata all’interveniente e da essa autorizzata a utilizzare il marchio di cui trattasi. Tali fatture erano indirizzate a clienti in diversi Stati membri e facevano riferimento a numeri di modelli di calzature specifici. L’interveniente ha incluso delle tabelle per ogni Stato membro, mettendo in relazione i numeri di modelli di calzature venduti con le voci di catalogo corrispondenti, figuranti in un secondo allegato. Quest’ultimo riguardava cataloghi generali e stagionali dal 2006 al 2011, i quali presentavano fotografie di calzature i cui numeri di modelli corrispondevano a quelli delle fatture presentate nel primo allegato. L’interveniente ha indicato di aver compreso che il periodo appropriato corrispondeva ai cinque anni precedenti la data della domanda di decadenza dinanzi all’EUIPO. Tuttavia, qualora l’EUIPO avesse dovuto ritenere che il periodo appropriato corrispondesse ai cinque anni precedenti la data di deposito della domanda riconvenzionale dinanzi al Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf), l’interveniente ha sostenuto che avrebbe potuto fornire ulteriori documenti attestanti un uso del marchio in questione per il periodo compreso tra il 29 giugno 2005 e il 26 gennaio 2006. Il 29 aprile 2011, la medesima ha inoltre prodotto una tabella di sei pagine recante riferimenti incrociati tra ogni fattura e modello di calzature venduto in relazione al numero di modello contenuto nei cataloghi figuranti nel secondo allegato summenzionato, per certe altre fatture emesse dall’impresa Berneda e riguardanti il periodo tra il 25 agosto 2009 e il 26 gennaio 2011.

8 Il 25 giugno 2014, l’interveniente ha indicato, «per precauzione», che essa si basava altresì su documenti dalla stessa depositati dinanzi all’EUIPO nell’ambito di un altro procedimento, al quale rinviava.

9 Con decisione del 7 agosto 2014, la divisione di annullamento ha accolto la domanda di decadenza, dichiarato la decadenza del marchio in questione a decorrere dal 26 gennaio 2011 e condannato l’interveniente alle spese. In sostanza, essa ha ritenuto che gli elementi di prova forniti non avessero consentito di provare l’uso effettivo del marchio in parola nel corso del periodo appropriato, che la stessa ha considerato, senza spiegarne il motivo, come il periodo di cinque anni immediatamente precedente la data di deposito della domanda di decadenza dinanzi all’EUIPO. In particolare, la divisione di annullamento ha ritenuto che gli elementi di prova presentati riguardassero situazioni di utilizzo di forme che si differenziavano dal marchio in questione per taluni elementi che ne alteravano il carattere distintivo, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 18, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001].

10 Il 10 settembre 2014, l’interveniente ha proposto ricorso contro la decisione della divisione di annullamento.

11 Con decisione del 4 dicembre 2015 (in prosieguo: la «decisione impugnata») la quarta commissione di ricorso dell’EUIPO ha annullato la decisione della divisione di annullamento e ha respinto la domanda di decadenza. Essa ha rilevato, in sostanza, che gli elementi di prova dell’uso dimostravano l’utilizzo del marchio in questione per le «calzature sportive», rientranti nella classe 25, nel corso del periodo rilevante dalla medesima definito come corrispondente ai cinque anni precedenti la data di deposito della domanda riconvenzionale, vale a dire il periodo compreso tra il 29 giugno 2005 e il 28 giugno 2010 (in prosieguo: il «periodo rilevante»).

12 In particolare, per quanto riguarda il carattere del marchio di cui trattasi, la commissione di ricorso, dopo aver osservato che esso consisteva nella rappresentazione grafica quale figura al punto 2 supra e dopo averlo descritto dettagliatamente, ha ritenuto che, «posto che [era] la rappresentazione grafica che [definiva] il marchio, la questione se [si trattasse] di un marchio di posizione o di un marchio figurativo [non fosse] rilevante». In realtà, secondo la commissione di ricorso, i marchi di posizione presentano affinità con le categorie dei marchi figurativi e tridimensionali in quanto hanno ad oggetto l’applicazione di elementi figurativi e tridimensionali alla superficie di un prodotto. Il fattore determinante per la portata della tutela del marchio non sarebbe la qualificazione del segno interessato come segno figurativo, tridimensionale o di posizione, ma il modo in cui il marchio sarebbe percepito dal pubblico di riferimento rispetto ai prodotti interessati. Tale modo di percepire il marchio potrebbe essere influenzato unicamente dalla natura del segno quale registrato. Secondo la commissione di ricorso, il marchio in questione «mirerebbe alla tutela di uno specifico motivo...