Sentenze nº T-1/17 of Tribunal General de la Unión Europea, March 15, 2018

• Resolution Date: March 15, 2018
• Issuing Organization: Tribunal General de la Unión Europea
• Decision Number: T-1/17

Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio figurativo dell’Unione europea La Mafia SE SIENTA A LA MESA - Impedimento assoluto alla registrazione - Contrarietà all’ordine pubblico o al buon costume - Articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2017/1001]

Nella causa T-1/17,

La Mafia Franchises, SL, con sede a Saragozza (Spagna), rappresentata da I. Sempere Massa, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da A. Folliard-Monguiral, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale:

Repubblica italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da D. Del Gaizo, avvocato dello Stato,

avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 ottobre 2016 (procedimento R 803/2016-1), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Repubblica italiana e La Mafia Franchises,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione),

composto da S. Gervasoni, presidente, L. Madise e R. da Silva Passos (relatore), giudici,

cancelliere: I. Dragan, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 gennaio 2017,

visto il controricorso dell’EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 aprile 2017,

visto il controricorso della Repubblica italiana depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 aprile 2017,

in seguito all’udienza del 22 novembre 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 30 novembre 2006 La Honorable Hermandad, SL, alla quale è succeduta La Mafia Franchises, SL, ricorrente, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato, a sua volta sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].

2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il seguente marchio figurativo:

3 I prodotti e i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 25, 35 e 43 ai sensi dell’Accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono per ciascuna di dette classi alla seguente descrizione:

- Classe 25: «Calzature (tranne quelle ortopediche), indumenti, t-shirt, berretti»;

- classe 35: «Servizi di consulenza per la direzione e l’organizzazione commerciale; assistenza nella direzione degli affari; consultazioni per la direzione degli affari; consultazioni per la direzione degli affari; assistenza nella gestione di imprese commerciali che operano in franchising; servizi di pubblicità; emissione di contratti in franchising inerenti la ristorazione (alimentazione) e i bar-ristoranti»;

- classe 43: «Servizi di ristorazione (alimentazione), bar, caffetterie, bar-ristoranti».

4 La domanda di marchio è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 24/2007 dell’11 giugno 2007. Il marchio contestato è stato registrato il 20 dicembre 2007 con il numero 5510921.

5 Il 23 luglio 2015 la Repubblica italiana ha depositato presso l’EUIPO una domanda volta a far dichiarare la nullità del marchio controverso per tutti i prodotti e i servizi per i quali era stato registrato.

6 Il motivo di nullità dedotto a sostegno di tale domanda era quello indicato all’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 2017/1001]. La Repubblica italiana ha ritenuto, in sostanza, che il marchio contestato fosse contrario all’ordine pubblico e al buon costume, dal momento che l’elemento verbale «mafia» rinviava ad un’organizzazione criminale e che l’uso che ne era fatto nel suddetto marchio al fine di designare la catena di ristoranti della ricorrente, oltre a suscitare sentimenti profondamente negativi, aveva come effetto di «manipolare» l’immagine positiva della gastronomia italiana e banalizzare il senso negativo di tale elemento.

7 Con decisione del 3 marzo 2016, la divisione di annullamento ha accolto la domanda di dichiarazione di nullità.

8 Il 29 aprile 2016 la ricorrente ha proposto un ricorso avverso la decisione della divisione di annullamento.

9 Con decisione del 27 ottobre 2016 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell’EUIPO ha confermato che il marchio contestato era contrario all’ordine pubblico e ha respinto il ricorso.

10 La commissione di ricorso ha precisato, in via preliminare, che la contrarietà all’ordine pubblico del marchio contestato doveva essere valutata alla luce della percezione del pubblico di riferimento situato nel territorio dell’Unione europea o in una parte di tale territorio, fermo restando che una registrazione di un marchio dell’Unione europea doveva essere annullata se un motivo di annullamento esisteva solo in una parte dell’Unione.

11 La commissione di ricorso ha poi considerato che, tenuto conto della sua dimensione e posizione nel marchio contestato, l’elemento verbale «la mafia» dominava tale marchio. La commissione di ricorso ha sottolineato che la Mafia è un’organizzazione criminale che il governo italiano combatte mediante una legislazione e misure di attuazione specifiche. Inoltre, la commissione di ricorso ha rammentato che la lotta contro la criminalità organizzata è parimenti un obiettivo principale delle istituzioni dell’Unione. La commissione di ricorso ha poi precisato che l’EUIPO, in quanto organismo dell’Unione europea, deve mantenere una posizione rigorosa nei casi che trasgrediscono i principi e i valori di base della società europea, tanto che ha il compito di negare la registrazione, per violazione dell’ordine pubblico, di ogni marchio dell’Unione europea che può essere considerato a sostegno o a profitto di un’organizzazione criminale. Al termine di tale esame, la commissione di ricorso ha considerato, da un lato, che il marchio contestato promuoveva manifestamente l’organizzazione criminale conosciuta con il nome di Mafia e, dall’altro, che l’insieme degli elementi verbali del marchio contestato trasmetteva un messaggio di convivialità e banalizzazione dell’elemento verbale «mafia», deformando così la serietà veicolata dallo stesso.

12 Infine, la commissione di ricorso ha confermato che il marchio contestato non doveva essere protetto dall’EUIPO e che tale conclusione non era influenzata né dal fatto che l’elemento verbale «mafia» è spesso stato impiegato nella letteratura e nel cinema né dal fatto che altri marchi dell’Unione europea che contengono tale elemento sono stati registrati dall’EUIPO.

Conclusioni delle parti

13 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

- dichiarare valido il marchio contestato;

- condannare l’EUIPO alle spese.

14 L’EUIPO e la Repubblica italiana chiedono che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

Sulla ricevibilità degli elementi presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale

15 L’EUIPO contesta la ricevibilità degli allegati A.7, A.8 e A.9 del ricorso nonché la ricevibilità delle immagini e dei link di cui ai punti 44, 46 e 54 del suddetto ricorso e che rinviano a siti Internet. Infatti, tali elementi non sarebbero stati prodotti in nessuna fase del procedimento dinanzi all’EUIPO.

16 A tale riguardo, occorre rilevare che, tenuto conto dell’oggetto del ricorso previsto all’articolo 65 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 72 del regolamento 2017/1001), la funzione del Tribunale non è quella di riesaminare nell’ambito di un tale ricorso le circostanze di fatto alla luce dei documenti presentati dinanzi ad esso per la prima volta [v., in tal senso, sentenze del 24 novembre 2005, Sadas/UAMI - LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, punto 19, e del 9 febbraio 2017, International Gaming Projects/EUIPO - adp Gauselmann (TRIPLE EVOLUTION), T-82/16, non pubblicata, EU:T:2017:66, punto 16].

17 Nel caso di specie, e come ha riconosciuto la ricorrente in udienza, gli elementi di cui al punto 15 supra sono stati presentati per la prima volta nell’ambito del ricorso dinanzi al Tribunale. Occorre pertanto respingere tali elementi in quanto irricevibili senza che sia necessario esaminare il loro valore probatorio.

Nel merito

18 A sostegno del ricorso, la ricorrente invoca un unico motivo vertente sulla violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001], in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), di detto regolamento.

19 Mediante tale motivo, innanzitutto, la ricorrente fa valere che né l’organizzazione conosciuta con il nome Mafia né i suoi membri figurano nell’elenco di persone e di gruppi terroristici allegato alla posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU 2001, L 344, pag. 93), alla quale le direttive d’esame dell’EUIPO fanno riferimento al fine di illustrare il divieto di registrazione dei marchi dell’Unione europea contrari all’ordine pubblico di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009.

20 In seguito, la ricorrente ritiene che, secondo la prassi dell’EUIPO e la...