Arrêts nº T-419/17 of Tribunal General de la Unión Europea, May 18, 2018

• Resolution Date: May 18, 2018
• Issuing Organization: Tribunal General de la Unión Europea
• Decision Number: T-419/17

Dans l’affaire T-419/17,

Mendes SA, établie à Lugano (Suisse), représentée par Me G. Carpineti, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Actial Farmaceutica Srl, établie à Rome (Italie), représentée par Me S. Giudici, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 3 mai 2017 (affaire R 1306/2016-2), relative à une procédure de déchéance entre Mendes et Actial Farmaceutica,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. D. Gratsias, président, A. Dittrich et P. G. Xuereb (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 juillet 2017,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 27 septembre 2017,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 11 octobre 2017,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 23 décembre 1999, Mendes s.u.r.l. a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié, lui-même remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal VSL#3.

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; produits nutriceutiques ; compléments alimentaires ».

4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 2000/059, du 24 juillet 2000, et la marque a été enregistrée le 5 juillet 2001.

5 Le 1er avril 2004, l’EUIPO a procédé à l’enregistrement de la cession, par Mendes s.u.r.l., de la marque contestée en faveur de Actial Farmacêutica Lda.

6 Le 2 décembre 2016, l’EUIPO a procédé à l’enregistrement de la cession, par Actial Farmacêutica Lda, de la marque contestée en faveur de l’intervenante, Actial Farmaceutica Srl.

7 Le 8 septembre 2014, la requérante, Mendes SA, a déposé une demande de déchéance de la marque contestée pour tous les produits pour lesquels elle était enregistrée, en vertu de l’article 51, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001], au motif, premièrement, que ladite marque serait devenue, par le fait de l’activité ou de l’inactivité de l’intervenante, la désignation usuelle dans le commerce des produits en question et, deuxièmement, que ladite marque induirait en erreur le public en raison de son usage.

8 Par décision du 2 juin 2016, la division d’annulation a rejeté la demande en déchéance.

9 Le 19 juillet 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’annulation.

10 Par décision du 3 mai 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En premier lieu, la chambre de recours a considéré, en substance, que les éléments de preuve présentés par la requérante ne permettaient pas d’établir que la marque contestée était devenue la désignation usuelle dans le commerce des produits pour lesquels elle était enregistrée. En second lieu, la chambre de recours a estimé, en substance, que l’usage trompeur de la marque contestée n’avait pas été dûment prouvé par la requérante.

Conclusions des parties

11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- ordonner que lui soient intégralement remboursés les dépens afférents à la procédure, ou du moins ordonner la compensation intégrale des dépens.

12 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

Sur la recevabilité des documents produits pour la première fois devant le Tribunal

13 L’EUIPO fait valoir que les annexes A.9, A.36 et A.39 de la requête, concernant les lignes directrices de la World Gastroenterology Organisation (annexe A.9), le contenu du site Internet « www.vsl3.co.uk » (annexe A.36) et l’emballage du produit en question distribué avec une formulation modifiée (annexe A.39), sont produites pour la première fois devant le Tribunal et, dès lors, sont irrecevables.

14 En l’espèce, il convient de relever que les annexes A.9, A.36 et A.39 de la requête ne faisaient pas partie du dossier administratif présenté, par la requérante, devant la chambre de recours de l’EUIPO.

15 À cet égard, il y a lieu de rappeler que le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO, au sens de l’article 65 du règlement no 207/2009 (devenu article 72 du règlement 2017/1001), de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui.

16 Il convient donc d’écarter les documents susvisés sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI - LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée].

Sur le fond

17 À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens. Le premier est tiré d’une violation de l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Le second est tiré d’une violation de l’article 51, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009.

Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement n o 207/2009

18 Dans le cadre du premier moyen, tiré d’une violation de l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, la requérante allègue, tout d’abord, que la chambre de recours a commis une erreur dans la définition du milieu intéressé et dans la perception par ce dernier de la marque contestée. La requérante soutient en outre que la mutation de la marque contestée en la désignation usuelle dans le commerce du produit pour lequel elle est enregistrée est imputable à son titulaire.

19 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

20 Aux termes de l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’EUIPO ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, si la marque est devenue, par le fait de l’activité ou de l’inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d’un produit ou d’un service pour lequel elle est enregistrée.

21 Il y a lieu de constater qu'il n'existe pas de jurisprudence portant sur l'application de l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Néanmoins, la Cour, dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 29 avril 2004, Björnekulla Fruktindustrier (C-371/02, EU:C:2004:275), et du 6 mars 2014, Backaldrin...