Sentenze nº T-419/17 of Tribunal General de la Unión Europea, May 18, 2018

• Resolution Date: May 18, 2018
• Issuing Organization: Tribunal General de la Unión Europea
• Decision Number: T-419/17

Marchio dell’Unione europea - Procedimento di decadenza - Marchio dell’Unione europea denominativo VSL#3 - Marchio divenuto una denominazione abituale nel commercio di un prodotto o di un servizio per il quale è registrato - Marchio idoneo ad indurre in errore il pubblico - Articolo 51, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001]

Nella causa T-419/17,

Mendes SA, con sede in Lugano (Svizzera), rappresentata da G. Carpineti, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da J. Crespo Carrillo, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale,

Actial Farmaceutica Srl, con sede in Roma (Italia), rappresentata da S. Giudici, avvocato,

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 3 maggio 2017 (caso R 1306/2016-2), relativa ad un procedimento per declaratoria di decadenza tra la Mendes e la Actial Farmaceutica,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto da D. Gratsias, presidente, A. Dittrich e P.G. Xuereb (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 luglio 2017,

visto il controricorso dell’EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 settembre 2017,

visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 ottobre 2017,

vista la mancata presentazione, ad opera delle parti, nel termine di tre settimane a decorrere dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, di una domanda di fissazione di udienza, e avendo deciso, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza aprire la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti all’origine della controversia

1 Il 23 dicembre 1999 la Mendes s.u.r.l. ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea dinanzi all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), in forza del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato, a sua volta sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].

2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno verbale VSL#3.

3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 5 di cui all’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Prodotti farmaceutici, veterinari e igienici; sostanze dietetiche per uso medico, alimenti per bebè; prodotti nutraceutici; integratori alimentari».

4 La domanda di marchio dell’Unione europea è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 2000/059, del 24 luglio 2000, e il marchio è stato registrato il 5 luglio 2001.

5 Il 1º aprile 2004 l’EUIPO ha proceduto alla registrazione della cessione del marchio contestato effettuata dalla Mendes s.u.r.l. a favore della Actial Farmacêutica Lda.

6 Il 2 dicembre 2016 l’EUIPO ha proceduto alla registrazione della cessione del marchio contestato effettuata dalla Actial Farmacêutica Lda a favore dell’interveniente, la Actial Farmaceutica Srl.

7 L’8 settembre 2014 la ricorrente, la Mendes SA, ha presentato una domanda di declaratoria di decadenza del marchio contestato relativamente a tutti i prodotti per i quali tale marchio era stato registrato, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento 2017/1001], in ragione del fatto che, in primo luogo, il suddetto marchio sarebbe divenuto, per l’attività o l’inattività dell’interveniente, la denominazione abituale nel commercio dei prodotti in questione e che, in secondo luogo, il suddetto marchio, per l’uso che ne viene fatto, indurrebbe in errore il pubblico.

8 Con decisione del 2 giugno 2016, la divisione di annullamento ha respinto la domanda di declaratoria di decadenza.

9 Contro la decisione della divisione di annullamento la ricorrente ha presentato, in data 19 luglio 2016, un ricorso dinanzi all’EUIPO, a norma degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009 (divenuti articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001).

10 Con decisione del 3 maggio 2017 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso. In primo luogo, la commissione di ricorso ha considerato, in sostanza, che gli elementi di prova prodotti dalla ricorrente non consentivano di dimostrare che il marchio contestato fosse divenuto la denominazione abituale nel commercio dei prodotti per i quali esso era stato registrato. In secondo luogo, la commissione di ricorso ha ritenuto, in sostanza, che l’uso ingannevole del marchio contestato non fosse stato debitamente comprovato dalla ricorrente.

Conclusioni delle parti

11 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

- disporre l’integrale rifusione a suo favore delle spese afferenti al procedimento, o quanto meno disporre l’integrale compensazione delle stesse.

12 L’EUIPO e l’interveniente concludono che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

Sulla ricevibilità dei documenti prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale

13 L’EUIPO fa valere che gli allegati A.9, A.36 e A.39 dell’atto introduttivo del giudizio, relativi alle World Gastroenterology Organization Global Guidelines (linee guida dell’Organizzazione mondiale di gastroenterologia, allegato A.9), al contenuto del sito internet «www.vsl3.co.uk» (allegato A.36) e alla confezione del prodotto in oggetto distribuito con formulazione modificata (allegato A.39), sono stati presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale e, pertanto, sono inammissibili.

14 Nel caso di specie, occorre rilevare che gli allegati A.9, A.36 e A.39 dell’atto introduttivo non facevano parte del fascicolo amministrativo presentato dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO.

15 A tal proposito, occorre rammentare che il ricorso dinanzi al Tribunale ha ad oggetto il controllo di legittimità delle decisioni adottate dalle commissioni di ricorso dell’EUIPO, ai sensi dell’articolo 65 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 72 del regolamento 2017/1001), ragion per cui la funzione del Tribunale non è quella di riesaminare le circostanze di fatto alla luce dei documenti presentati per la prima volta dinanzi ad esso.

16 Detti documenti devono essere, quindi, respinti senza che sia necessario esaminare il loro valore probatorio [v., in tal senso, sentenza del 24 novembre 2005, Sadas/UAMI - LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, punto 19 e la giurisprudenza ivi citata].

Nel merito

17 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente invoca due motivi. Il primo verte su una violazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Il secondo verte su una violazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009.

Sul primo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009

18 Nell’ambito del primo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, la ricorrente afferma, anzitutto, che la commissione di ricorso è incorsa in un errore nella definizione del pubblico di riferimento e per quanto riguarda la percezione da parte di quest’ultimo del marchio contestato. La ricorrente sostiene inoltre che la trasformazione del marchio contestato in denominazione abituale nel commercio del prodotto per il quale esso è registrato è addebitabile al suo titolare.

19 L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

20 Ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, il titolare del marchio dell’Unione europea è dichiarato decaduto dai suoi...