Sentenze nº T-238/17 of Tribunal General de la Unión Europea, September 25, 2018

• Resolution Date: September 25, 2018
• Issuing Organization: Tribunal General de la Unión Europea
• Decision Number: T-238/17

Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea figurativo GUGLER - Denominazione sociale nazionale anteriore Gugler France - Impedimento alla registrazione relativo - Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001] - Rischio di confusione

Nella causa T-238/17,

Alexander Gugler, domiciliato a Maxdorf (Germania), rappresentato da M.-C. Simon, avvocato

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato inizialmente da P. Sipos, successivamente da A. Folliard-Monguiral, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale,

Gugler France, con sede a Besançon (Francia), rappresentata da A. Grolée, avvocato,

avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 31 gennaio 2017 (procedimento R 1008/2016-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Gugler France e il sig. Gugler,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da A. M. Collins, presidente, M. Kancheva e G. De Baere (relatore), giudici,

cancelliere: M. Marescaux, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 25 aprile 2017,

visto il controricorso dell’EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 giugno 2017,

visto il controricorso dell’interveniente, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 giugno 2017,

visti i quesiti scritti del Tribunale alle parti e le risposte a tali quesiti depositati presso la cancelleria del Tribunale il 13 e il 20 febbraio 2018,

in seguito all’udienza del 15 marzo 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 31 agosto 2005 la Gugler GmbH, dante causa del ricorrente, il sig. Alexander Gugler, ha ottenuto presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) la registrazione, con il numero 3324902, del seguente marchio figurativo dell’Unione europea (in prosieguo: il «marchio contestato»):

2 Tale registrazione era stata richiesta il 25 agosto 2003.

3 I prodotti e servizi per i quali il marchio contestato è stato registrato rientrano nelle classi 6, 17, 19, 22, 37, 39 e 42 ai sensi dell’accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come rivisto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di dette classi, alla seguente descrizione:

- classe 6: «Protezione dalla luce, ovvero persiane, serrande avvolgibili in metallo»;

- classe 17: «Materiali insonorizzanti, ovvero lana di roccia e elementi in plastica cellulare»;

- classe 19: «Finestre, coperture, porte, cancelli, imposte, cassonetti per tapparelle in vetro e plastica; vetrate, ovvero serre, tetti per serre; dispositivi di protezione contro la luce, ovvero persiane a battenti e persiane avvolgibili in plastica»;

- classe 22: «Protezione dalla luce, ovvero tende da sole in plastica»;

- classe 37: «Servizi di costruzione infissi, ovvero montaggio di porte, [di] portoni e [di] finestre»;

- classe 39: «Trasporto»;

- classe 42: «Servizi di costruzione infissi, ovvero progettazione di porte, [di] portoni e [di] finestre».

4 Il 15 dicembre 2009 la licenza per l’utilizzo del marchio contestato concessa dal ricorrente alla Gugler GmbH è stata registrata dall’EUIPO.

5 Il 17 novembre 2010 l’interveniente, Gugler France, ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità del marchio contestato per tutti i prodotti e i servizi contrassegnati da detto marchio. Tale domanda si fondava, da un lato, sulla malafede del titolare del marchio contestato al momento del deposito della domanda di marchio ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1) [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)] e, dall’altro, sulla denominazione sociale dell’interveniente che la autorizzerebbe, in forza del diritto francese, a vietare l’uso del marchio contestato ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 60, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001], in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 4, del medesimo regolamento (divenuto articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001).

6 L’interveniente è stata creata nel gennaio 2002 ed è stata iscritta il 7 febbraio 2002 nel registro del commercio e delle imprese di Besançon (Francia) con la denominazione sociale Gugler France. Secondo tale registro, così come secondo l’articolo 2 del suo statuto, lo scopo dell’interveniente è «l’acquisto, il commercio, la vendita e la posa di infissi per edifici, e ciò con qualsiasi mezzo o procedimento».

7 Con decisione del 21 dicembre 2011, la divisione di annullamento dell’EUIPO ha accolto la domanda di dichiarazione di nullità per tutti i prodotti e i servizi contrassegnati dal marchio contestato, sulla base dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 207/2009.

8 Il 16 febbraio 2012 il ricorrente ha proposto un ricorso avverso la decisione della divisione di annullamento.

9 Il 26 agosto 2013, su domanda del ricorrente, il marchio contestato è stato oggetto di un rinnovo parziale, limitatamente ai prodotti e ai servizi che rientrano nelle classi 19, 37 e 42 citate al punto 3 supra. Il rinnovo parziale è stato pubblicato nel Bollettino dei marchi comunitari n. 167/2013, del 4 settembre 2013.

10 Con decisione del 16 ottobre 2013, nel procedimento R 356/2012-4, la quarta commissione di ricorso dell’EUIPO ha annullato la decisione della divisione di annullamento e ha respinto la domanda di dichiarazione di nullità.

11 Il 18 dicembre 2013 l’interveniente ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO.

12 Con sentenza del 28 gennaio 2016, Gugler France/UAMI - Gugler (GUGLER) (T-674/13, non pubblicata, EU:T:2016:44), il Tribunale ha annullato tale decisione. Esso ha deciso che la commissione di ricorso aveva violato l’obbligo di motivazione di cui all’articolo 75 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 94 del regolamento 2017/1001), da un lato, quando aveva statuito sul motivo di nullità di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, letto in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 4, del medesimo regolamento e, dall’altro, quando aveva statuito sul motivo di nullità basato sull’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

13 Con decisione del 6 giugno 2016, il presidium delle commissioni di ricorso dell’EUIPO ha rinviato il procedimento alla prima commissione di ricorso, con il numero R 1008/2016-1, affinché essa adottasse una nuova decisione conformemente all’articolo 65, paragrafo 6 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 72, paragrafo 6 del regolamento 2017/1001).

14 Con decisione del 31 gennaio 2017 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso avverso la decisione della divisione di annullamento e ha considerato che la domanda di dichiarazione di nullità del marchio contestato doveva essere accolta sulla base dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 4, del medesimo regolamento.

15 La commissione di ricorso ha rilevato che il segno anteriore sul quale si basava la domanda dichiarazione di nullità era la denominazione sociale dell’interveniente, Gugler France. Innanzitutto, essa ha considerato che le condizioni previste dall’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 ricorressero. Infatti, in primo luogo, la stessa ha ritenuto che il segno anteriore fosse utilizzato nella prassi commerciale con una portata non esclusivamente locale. A tale riguardo, essa ha considerato che gli elementi di prova forniti dall’interveniente, in particolare alcune copie della sua relazione annuale per gli anni 2002 e 2003 nonché alcune fatture, erano sufficienti a provare che essa esercitava, con la sua denominazione sociale, attività in relazione a quelle per le quali era stata creata, prima della data di deposito della domanda di marchio contestata e con una portata che non era soltanto locale. In secondo luogo, essa ha indicato che l’interveniente aveva acquisito i diritti al segno il giorno della sua iscrizione nel registro del commercio e delle imprese, che è la data di riferimento in applicazione...