Sentenze nº T-718/16 of Tribunal General de la Unión Europea, November 08, 2018

• Resolution Date: November 08, 2018
• Issuing Organization: Tribunal General de la Unión Europea
• Decision Number: T-718/16

Marchio dell’Unione europea - Procedimento di decadenza - Marchio dell’Unione europea denominativo SPINNING - Dichiarazione di decadenza parziale - Articolo 51, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]

Nella causa T-718/16,

Mad Dogg Athletics, Inc., con sede a Los Angeles, California (Stati Uniti), rappresentata da J. Steinberg, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da D. Walicka, in qualità di agente,

convenuto,

interveniente dinanzi al Tribunale, già Aerospinning Master Franchising, Ltd., s.r.o., controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO:

Aerospinning Master Franchising s.r.o., con sede a Praga (Repubblica ceca), rappresentata da K. Labalestra, avvocato,

avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO, del 21 luglio 2016 (procedimento R 2375/2014-5), relativa ad un procedimento di decadenza tra l’Aerospinning Master Franchising e la Mad Dogg Athletics,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione),

composto da S. Gervasoni, presidente, K. Kowalik-Bańczyk e C. Mac Eochaidh (relatore), giudici,

cancelliere: I. Dragan, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 ottobre 2016,

visto il controricorso dell’EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 marzo 2017,

visto il controricorso dell’interveniente, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 marzo 2017,

in seguito all’udienza del 15 marzo 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 1° aprile 1996 la ricorrente, Mad Dogg Athletics, Inc., ha presentato domanda di registrazione del marchio denominativo SPINNING (in prosieguo: il «marchio contestato») all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato, a sua volta sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].

2 Il 3 aprile 2016, il marchio contestato è stato registrato per i prodotti e i servizi di cui alle classi 9, 28 e 41 ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come rivisto e modificato, corrispondenti, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

- classe 9: «Cassette audio e video»

- classe 28: «Attrezzatura per esercizi fisici»;

- classe 41: «Allenamento».

3 L’8 febbraio 2012, l’interveniente, Aerospinning Master Franchising s.r.o., ha presentato una domanda di decadenza parziale del marchio contestato conformemente all’articolo 51, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001). Tale domanda riguardava i prodotti compresi nella classe 28 e i servizi compresi nella classe 41.

4 Il 21 luglio 2014, la divisione di annullamento ha dichiarato la ricorrente decaduta dai suoi diritti nella loro integralità.

5 Il 12 settembre 2014 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all’EUIPO avverso la decisione della divisione di annullamento.

6 Con decisione del 21 luglio 2016 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quinta commissione di ricorso dell’EUIPO ha parzialmente annullato la decisione della divisione di annullamento, nei limiti in cui essa aveva ad oggetto i prodotti di cui alla classe 9, mentre tali prodotti non erano oggetto della domanda di decadenza parziale introdotta dall’interveniente. Sulla base dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, il ricorso è stato respinto quanto al resto. A tale riguardo, in primo luogo, la commissione di ricorso ha indicato, ai punti da 23 a 27 della decisione impugnata, che le cause di decadenza dovevano essere valutate alla data di deposito della domanda di decadenza. In secondo luogo, ai punti da 28 a 33 della decisione impugnata, essa ha stimato che l’asserita trasformazione del marchio contestato in una denominazione abituale dei prodotti e dei servizi di cui trattasi doveva essere esaminata tenendo conto della percezione degli utilizzatori finali cechi. Pertanto, essa ha rifiutato di esaminare prove contrarie prodotte dalla ricorrente e relative alle sue attività dirette a difendere il marchio in Stati membri diversi dalla Repubblica ceca. In terzo luogo, ai punti da 34 a 47 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ritenuto che le prove che erano state prodotte nel corso del procedimento attestavano che il termine «spinning» era divenuto, in Repubblica ceca, la denominazione abituale di un tipo di «allenamento» e di «attrezzatura per esercizi fisici» utilizzato per tale allenamento. In quarto luogo, ai punti da 48 a 56 della decisione impugnata, essa ha ritenuto che il fatto che il marchio contestato fosse divenuto una denominazione abituale era imputabile ad un’insufficiente attività della ricorrente al fine di tutelare il suo marchio in Repubblica ceca. In quinto luogo, ai punti da 57 a 61 della decisione impugnata, essa ha stimato che numerose decisioni dell’Úřad průmyslového vlastnictví (Ufficio della proprietà industriale, Repubblica ceca) e dei giudici cechi confermavano che la ricorrente non era stata sufficientemente vigile e non aveva compiuto ragionevoli sforzi al fine di tutelare il suo marchio in Repubblica ceca.

Conclusioni delle parti

7 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata nei limiti in cui essa ha pronunciato la decadenza del marchio impugnato per i prodotti «attrezzatura per esercizi fisici» di cui alla classe 28 e il servizio «allenamento» di cui alla classe 41;

- condannare l’EUIPO alle spese.

8 L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare la ricorrente alle spese.

9 L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

10 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce, in sostanza, tre motivi vertenti sulla violazione, in primo luogo, dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, in secondo luogo, dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e, in terzo luogo, dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali.

11 Il primo motivo di ricorso si basa, in sostanza, su quattro addebiti, relativi, il primo, a errori di diritto circa la data pertinente che doveva essere presa in considerazione per la valutazione della causa di decadenza, il secondo, al territorio di riferimento che doveva essere preso in considerazione per la valutazione della causa di decadenza, il terzo, al pubblico di riferimento che doveva essere preso in considerazione per la valutazione della causa di decadenza e, il quarto, ad una erronea valutazione degli elementi di prova.

Sul primo addebito del primo motivo di ricorso, relativo ad un errore di diritto circa la data pertinente che doveva essere presa in considerazione per la valutazione della causa di decadenza

12 La ricorrente afferma, in sostanza, che la commissione di ricorso ha violato l’articolo 51, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 considerando che il momento di riferimento per la valutazione della causa di decadenza fosse il giorno in cui l’interveniente ha presentato la sua domanda di decadenza del marchio contestato. Per la ricorrente, il momento di riferimento per valutare se il marchio contestato si è trasformato in una denominazione abituale non è quello del deposito della domanda di decadenza, ma quello della decisione, che ha autorità di cosa giudicata, conseguente a tale domanda. Secondo la ricorrente, la causa della decadenza dovrebbe sussistere ancora al momento in cui la decisione che pronuncia la decadenza è adottata.

13 L’EUIPO e l’interveniente contestano tale argomento.

14 A tale riguardo, in primo luogo, occorre rilevare che l’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 62, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001) dispone quanto segue:

Il marchio dell’[Unione europea] è considerato, a decorrere dalla data della domanda di decadenza o della domanda riconvenzionale, privo degli effetti di cui al presente regolamento nella misura in cui il titolare sia dichiarato decaduto dai suoi diritti. Su richiesta di una parte, nella decisione può essere fissata una data anteriore, nella quale è sopravvenuta una delle cause di decadenza

.

15 Come ha correttamente stimato la commissione di ricorso al punto 24 della decisione impugnata, quando la...