Sentenze nº T-848/16 of Tribunal General de la Unión Europea, December 06, 2018

• Resolution Date: December 06, 2018
• Issuing Organization: Tribunal General de la Unión Europea
• Decision Number: T-848/16

Nella causa T-848/16,

Deichmann SE, con sede a Essen (Germania), rappresentata da C. Onken, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da A. Söder e D. Hanf, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO e interveniente dinanzi al Tribunale:

Vans, Inc., con sede a Cypress, California (Stati Uniti), rappresentata da M. Hirsch, avvocato,

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 settembre 2016 (procedimento R 2129/2015-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Deichmann e la Vans,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione),

composto da S. Gervasoni (relatore), presidente, K. Kowalik-Bańczyk e C. Mac Eochaidh, giudici,

cancelliere: R. Ukelyte, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 1° dicembre 2016,

visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 febbraio 2017,

visto il controricorso dell’EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 febbraio 2017,

vista la decisione del 12 maggio 2017, che ha disposto la riunione delle cause T-848/16 e T-817/16 ai fini della fase orale del procedimento,

in seguito all’udienza del 16 maggio 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 17 ottobre 2011 la Vans, Inc., interveniente, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].

2 Il marchio oggetto della domanda di registrazione è il seguente segno figurativo:

3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 18 e 25 ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato.

4 Il 21 febbraio 2012 la Deichmann SE, ricorrente, ha presentato opposizione ai sensi dell’articolo 41 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 46 del regolamento 2017/1001), alla registrazione del marchio richiesto.

5 L’opposizione si fondava sui seguenti marchi anteriori:

- la registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 937 479, del 10 agosto 2007, per prodotti delle classi 18, 25 e 28, di seguito riprodotta:

- la registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 937 526, del 10 agosto 2007, per prodotti delle classi 18, 25 e 28, di seguito riprodotta:

- la registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 937 528 del 13 agosto 2007, per prodotti delle classi 18, 25 e 28, di seguito riprodotta:

6 Il motivo dedotto a sostegno dell’opposizione era quello indicato all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001].

7 Il 28 settembre 2015 la divisione di opposizione dell’EUIPO ha respinto l’opposizione, ritenendo, da un lato, che non esistesse alcun rischio di confusione per quanto riguarda i marchi richiesti nn. 937 479 e 937 526, e, dall’altro, che la protezione del marchio n. 937 528 non fosse stata sufficientemente provata.

8 Il 21 ottobre 2015 la ricorrente ha proposto ricorso contro la decisione della divisione di opposizione, ritenendo che esistesse un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

9 Con decisione del 20 settembre 2016 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso della ricorrente senza esaminare l’esistenza del rischio di confusione da quest’ultima lamentato.

10 In primo luogo, la commissione di ricorso ha confermato la decisione della divisione di opposizione quanto all’assenza di prove della protezione della registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. no 937 528 (punto 11 della decisione impugnata).

11 In secondo luogo, fondandosi sulla regola 19, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio dell’Unione europea (GU 1995, L 303, pag. 1) [divenuto articolo 7, paragrafi da 1 a 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento 2017/1001, e che abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430 (GU 2018, L 104, pag. 1)], la commissione di ricorso ha ritenuto il ricorso infondato relativamente alla protezione delle registrazioni internazionali nn. 937 479 e 937 526.

12 La commissione di ricorso ha considerato che le spettava esaminare d’ufficio la prova della protezione dei diritti anteriori richiesta dall’articolo 19 del regolamento n. 2868/95, non essendo necessaria una richiesta delle parti (punto 12 della decisione impugnata). Essa ha ritenuto che i requisiti di cui alla regola 19 del regolamento n. 2868/95 non costituissero criteri di ammissibilità dell’opposizione, ma criteri rientranti nell’esame del merito e che, di conseguenza, l’EUIPO non fosse tenuto a segnalare all’opponente le irregolarità dei documenti prodotti e a invitarla concretamente a produrre taluni altri elementi di prova (punto 13 della decisione impugnata).

13 La commissione di ricorso ha ritenuto che, trattandosi di una registrazione internazionale la cui protezione si estende all’Unione europea, la prova dell’esistenza, della validità e della portata della protezione del marchio anteriore dovesse essere prodotta, in forza della regola 19, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95 (divenuto articolo 7, paragrafo 2, del regolamento 2018/625), a mezzo di documenti ufficiali provenienti dall’autorità competente che aveva proceduto alla registrazione del marchio, e presentate nella lingua processuale o corredate da una traduzione in ossequio alla regola 19, paragrafo 3, del regolamento n. 2868/95 (punto14 della decisione impugnata).

14 La commissione di ricorso ha ritenuto che, ai sensi dell’articolo 152 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 190 del regolamento 2017/1001), la registrazione internazionale che designa l’Unione europea era stata pubblicata dall’EUIPO solamente in modo che alcuni dei dati bibliografici, la riproduzione del marchio nonché i numeri delle classi fossero pubblicati (punto 16 della decisione impugnata).

15 La commissione di ricorso ha ritenuto che, ai sensi della regola 19, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 2868/95, la ricorrente fosse tenuta a produrre un estratto dal registro dell’ufficio internazionale, compresa la traduzione nella lingua della procedura, per dimostrare la protezione delle registrazioni internazionali che designano l’Unione europea (punto 17 della decisione impugnata). La commissione di ricorso ha rilevato che, con la produzione di un estratto dalla banca dati TMview, non gestita dall’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI), ma dall’EUIPO, unitamente a una traduzione nella lingua della procedura dell’elenco dei prodotti, la ricorrente non aveva fornito la prova dell’esistenza, della validità e della portata della protezione dei suoi diritti anteriori (punto 18 della decisione impugnata).

16 La commissione di ricorso ha aggiunto che la divisione di opposizione avrebbe già dovuto respingere l’opposizione in quanto non motivata, dato che non erano state prodotte entro il termine stabilito prove adeguate delle registrazioni internazionali nn. 937 479 e 937 526 (punto 19 della decisione impugnata).

Procedimento e conclusioni delle parti

17 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

- condannare l’EUIPO alle spese.

18 L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia annullare la decisione impugnata.

19 L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

20 A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

21 Nell’ambito del primo motivo, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha violato le disposizioni dell’articolo 151, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 189, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001) nonché le disposizioni della regola 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 2868/95 [divenuto articolo 7, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2018/625], per aver considerato che essa doveva fornire la prova della protezione delle registrazioni internazionali anteriori che designano l’Unione europea nn. 937 479 e 937 526.

22 Nell’ambito del secondo motivo, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha violato le disposizioni della regola 19, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 2868/95 [divenuto articolo 7, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento 2018/625] e della regola 19, paragrafo 3, di detto regolamento, nonché quelle della regola 20 del medesimo regolamento (divenuto articolo 8, paragrafi da 1 a 4 e da 7 a 9, del regolamento 2018/625), per aver considerato che essa non aveva fornito la prova della protezione dei suoi marchi anteriori nn. 937 479 e 937 526 e per aver respinto per tale motivo l’opposizione in quanto infondata.

23 Nell’ambito del terzo motivo, la ricorrente sostiene, in subordine, che, anche supponendo che gli estratti del TMview non soddisfacessero i requisiti di cui alla regola 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 2868/95, la commissione di ricorso ha violato i principi di tutela del legittimo affidamento, di certezza del diritto, di buona amministrazione, di parità di trattamento e di irretroattività, tenuto conto, in particolare, della...