Urteile nº T-848/16 of Tribunal General de la Unión Europea, December 06, 2018

• Resolution Date: December 06, 2018
• Issuing Organization: Tribunal General de la Unión Europea
• Decision Number: T-848/16

„Unionsmarke - Widerspruchsverfahren - Anmeldung der Unionsbildmarke V - Ältere internationale Bildmarken V - Nachweis über die Existenz, die Gültigkeit und den Schutzumfang einer älteren Marke - Regel 19 Abs. 2 Buchst. a Ziff. ii der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 (jetzt Art. 7 Abs. 2 Buchst. a Ziff. ii der Delegierten Verordnung [EU] 2018/625)“

In der Rechtssache T-848/16

Deichmann SE mit Sitz in Essen (Deutschland), Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwältin C. Onken,

Klägerin,

gegen

Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO), vertreten durch A. Söder und D. Hanf als Bevollmächtigte,

Beklagter,

andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer des EUIPO und Streithelferin vor dem Gericht:

Vans, Inc. mit Sitz in Cypress, Kalifornien (Vereinigte Staaten von Amerika), Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt M. Hirsch,

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des EUIPO vom 20. September 2016 (Sache R 2129/2015-4) zu einem Widerspruchsverfahren zwischen Deichmann und Vans

erlässt

DAS GERICHT (Neunte Kammer)

unter Mitwirkung des Präsidenten S. Gervasoni (Berichterstatter), der Richterin K. Kowalik-Bańczyk und des Richters C. Mac Eochaidh,

Kanzler: R. Ukelyte, Verwaltungsrätin,

aufgrund der am 1. Dezember 2016 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,

aufgrund der am 2. Februar 2017 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung der Streithelferin,

aufgrund der am 9. Februar 2017 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung des EUIPO,

aufgrund der Entscheidung vom 12. Mai 2017 über die Verbindung der Rechtssachen T-848/16 und T-817/16 zu gemeinsamem mündlichen Verfahren,

auf die mündliche Verhandlung vom 16. Mai 2018

folgendes

Urteil

Vorgeschichte des Rechtsstreits

1 Am 17. Oktober 2011 meldete die Streithelferin, die Vans, Inc., nach der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke (ABl. 2009, L 78, S. 1) in geänderter Fassung (ersetzt durch die Verordnung [EU] 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke [ABl. 2017, L 154, S. 1]) beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) eine Unionsmarke an.

2 Bei der angemeldeten Marke handelt es sich um folgendes Bildzeichen:

3 Es wurde für Waren der Klassen 18 und 25 des Abkommens von Nizza vom 15. Juni 1957 über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken in revidierter und geänderter Fassung angemeldet.

4 Am 21. Februar 2012 erhob die Klägerin, die Deichmann SE, gemäfl Art. 41 der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 46 der Verordnung 2017/1001) Widerspruch gegen die Eintragung der Anmeldemarke.

5 Der Widerspruch war auf folgende ältere Marken gestützt:

- die internationale Registrierung Nr. 937 479 vom 10. August 2007, in der die Europäische Union benannt ist, für Waren der Klassen 18, 25 und 28, mit folgendem Aussehen:

- die internationale Registrierung Nr. 937 526 vom 10. August 2007, in der die Europäische Union benannt ist, für Waren der Klassen 18, 25 und 28, mit folgendem Aussehen:

- die internationale Registrierung Nr. 937 528 vom 13. August 2007, in der die Europäische Union benannt ist, für Waren der Klassen 18, 25 und 28, mit folgendem Aussehen:

6 Als Widerspruchsgrund wurde das Eintragungshindernis nach Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung 2017/1001) geltend gemacht.

7 Am 28. September 2015 wies die Widerspruchsabteilung des EUIPO den Widerspruch zurück, da sie zum einen der Auffassung war, dass keine Gefahr der Verwechslung mit den Marken Nr. 937 479 und Nr. 937 526 bestehe, und zum anderen, dass der Schutz der Marke Nr. 937 528 rechtlich nicht hinreichend nachgewiesen worden sei.

8 Am 21. Oktober 2015 legte die Klägerin gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung Beschwerde ein und machte geltend, dass Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 bestehe.

9 Mit Entscheidung vom 20. September 2016 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) wies die Vierte Beschwerdekammer des EUIPO die Beschwerde der Klägerin zurück, ohne das Bestehen der von ihr geltend gemachten Verwechslungsgefahr zu prüfen.

10 Erstens bestätigte die Beschwerdekammer die Entscheidung der Widerspruchsabteilung hinsichtlich des fehlenden Nachweises für den Schutz der internationalen Registrierung Nr. 937 528 mit Benennung der Europäischen Union (Rn. 11 der angefochtenen Entscheidung).

11 Zweitens war die Beschwerdekammer, gestützt auf Regel 19 Abs. 1 bis 3 der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Unionsmarke (ABl. 1995, L 303, S. 1) (jetzt Art. 7 Abs. 1 bis 4 der Delegierten Verordnung [EU] 2018/625 der Kommission vom 5. März 2018 zur Ergänzung der Verordnung 2017/1001 und zur Aufhebung der Delegierten Verordnung [EU] 2017/1430 [ABl. 2018, L 104, S. 1]), der Auffassung, dass die Beschwerde hinsichtlich des Schutzes der internationalen Registrierungen Nrn. 937 479 und 937 526 nicht begründet sei.

12 Sie habe den von Regel 19 der Verordnung Nr. 2868/95 geforderten Nachweis für den Schutz der älteren Rechte von Amts wegen zu prüfen, ohne dass es eines Antrags der Parteien bedürfe (Rn. 12 der angefochtenen Entscheidung). Die Anforderungen von Regel 19 der Verordnung Nr. 2868/95 beträfen nicht die Zulässigkeit, sondern die Begründetheit des Widerspruchs; folglich sei das EUIPO nicht verpflichtet gewesen, die Widersprechende auf Mängel der vorgelegten Unterlagen aufmerksam zu machen und sie konkret zur Vorlage bestimmter weiterer Nachweise aufzufordern (Rn. 13 der angefochtenen Entscheidung).

13 Für eine internationale Registrierung, deren Schutz sich auf die Europäische Union erstrecke, sei der Nachweis der Existenz, der Gültigkeit und des Schutzumfangs der älteren Marke nach Regel 19 Abs. 2 der Verordnung Nr. 2868/95 (jetzt Art. 7 Abs. 2 der Verordnung 2018/625) mit amtlichen Dokumenten zu führen, die von der ausstellenden Behörde, die die Markeneintragung vorgenommen habe, stammten und nach Regel 19 Abs. 3 der Verordnung Nr. 2868/95 in der Verfahrenssprache verfasst oder andernfalls übersetzt sein müssten (Rn. 14 der angefochtenen Entscheidung).

14 Gemäfl Art. 152 der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 190 der Verordnung 2017/1001) werde eine internationale Registrierung, in der die Europäische Union benannt sei, vom EUIPO nur in der Weise veröffentlicht, dass bestimmte bibliografische Daten, die Wiedergabe der Marke und die Klassennummern veröffentlicht würden (Rn. 16 der angefochtenen Entscheidung).

15 Die Klägerin hätte gemäfl Regel 19 Abs. 2 und 3 der Verordnung Nr. 2868/95 einen Auszug aus dem Register des Internationalen Büros, einschliefllich der Übersetzung in die Verfahrenssprache, vorlegen müssen, um den Schutz der internationalen Registrierungen, in denen die Europäische Union benannt sei, nachzuweisen (Rn. 17 der angefochtenen Entscheidung). Mit der Vorlage eines Auszugs aus der Datenbank „TMview“, die nicht von der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO), sondern vom EUIPO verwaltet werde, sowie einer Übersetzung des Warenverzeichnisses in die Verfahrenssprache habe die Klägerin nicht den Nachweis über die Existenz, die Gültigkeit und den Schutzumfang ihrer älteren Rechte erbracht (Rn. 18 der angefochtenen Entscheidung).

16 Die Widerspruchsabteilung hätte den Widerspruch bereits als nicht substantiiert zurückweisen müssen, da in der gesetzten Frist keine entsprechenden Nachweise für die internationalen Registrierungen Nrn. 937 479 und 937 526 eingereicht worden seien (Rn. 19 der angefochtenen Entscheidung).

Verfahren und Anträge der Parteien

17 Die Klägerin beantragt,

- die angefochtene Entscheidung aufzuheben;

- dem EUIPO die Kosten aufzuerlegen.

18 Das EUIPO beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben.

19 Die Streithelferin beantragt,

- die Klage abzuweisen;

- der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

Rechtliche Würdigung

20 Die Klägerin stützt ihre Klage auf drei Gründe.

21 Mit dem ersten Klagegrund trägt sie vor, die Beschwerdekammer habe gegen Art. 151 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 189 Abs. 2 der Verordnung 2017/1001) und Regel 19 Abs. 2 Buchst. a der Verordnung Nr. 2868/95 (jetzt Art. 7 Abs. 2 Buchst. a der Verordnung 2018/625) verstoflen, indem sie die Auffassung vertreten habe, dass es der Klägerin obliege, den Schutz der älteren internationalen Registrierungen Nrn. 937 479 und 937 526, in denen die Europäische Union benannt sei, nachzuweisen.

22 Mit ihrem zweiten Klagegrund führt die Klägerin aus, die Beschwerdekammer habe gegen Regel 19 Abs. 2 Buchst. a Ziff. ii der Verordnung Nr. 2868/95 (jetzt Art. 7 Abs. 2 Buchst. a Ziff. ii der Verordnung 2018/625) sowie Regel 19 Abs. 3 und Regel 20 dieser Verordnung (jetzt Art. 8 Abs. 1 bis 4 und 7 bis 9 der Verordnung 2018/625) verstoflen, indem sie davon ausgegangen sei, dass die Klägerin den Schutz ihrer älteren Marken Nrn. 937 479 und 937 526 nicht nachgewiesen habe, und den Widerspruch deshalb als unbegründet zurückgewiesen habe.

23 Mit dem dritten Klagegrund macht die Klägerin, hilfsweise, geltend, dass die Beschwerdekammer selbst unter der Annahme, dass Auszüge aus der Datenbank „TMview“ nicht den Anforderungen von Regel 19 Abs. 2 Buchst. a der Verordnung Nr. 2868/95 entsprächen, gegen die Grundsätze des Vertrauensschutzes, der Rechtssicherheit, der guten Verwaltung, der Gleichbehandlung und des Rückwirkungsverbots verstoflen habe, insbesondere im Hinblick auf die Entscheidungspraxis des EUIPO und den Inhalt seiner Prüfungsrichtlinien.

Zum ersten Klagegrund

24 Die Klägerin trägt vor, die Beschwerdekammer habe gegen Art. 151 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 und Regel 19 Abs. 2 Buchst. a der Verordnung Nr. 2868/95 verstoflen, indem sie die Auffassung vertreten habe, dass es der Klägerin obliege, den Schutz der älteren internationalen...