Case nº T-848/16 of Tribunal General de la Unión Europea, Sala Novena, December 06, 2018

• Resolution Date: December 06, 2018
• Issuing Organization: Sala Novena
• Decision Number: T-848/16

Marca de la Unión Europea - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca figurativa de la Unión V - Marcas internacionales figurativas anteriores V - Prueba de la existencia, validez y ámbito de protección de una marca anterior - Regla 19, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento (CE) n.º 2868/95 [actualmente artículo 7, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento Delegado (UE) 2018/625]

En el asunto T-848/16,

Deichmann SE, con domicilio social en Essen (Alemania), representada por la Sra. C. Onken, abogada,

parte recurrente,

contra

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por la Sra. A. Söder y el Sr. D. Hanf, en calidad de agentes,

parte recurrida,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO, que actúa como parte coadyuvante ante el Tribunal General, es:

Vans, Inc., con domicilio social en Cypress, California (Estados Unidos), representada por el Sr. M. Hirsch, abogado,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO de 20 de septiembre de 2016 (asunto R 2129/2015-4), relativa al procedimiento de oposición entre Deichmann y Vans,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Novena),

integrado por el Sr. S. Gervasoni (Ponente), Presidente, y la Sra. K. Kowalik-Bańczyk y el Sr. C. Mac Eochaidh, Jueces;

Secretario: Sra. R. Ukelyte, administradora;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal General el 1 de diciembre de 2016;

visto el escrito de contestación de la parte coadyuvante presentado en la Secretaría del Tribunal General el 2 de febrero de 2017;

visto el escrito de contestación de la EUIPO presentado en la Secretaría del Tribunal General el 9 de febrero de 2017;

vista la decisión de 12 de mayo de 2017 por la que se acuerda la acumulación de los asuntos T-848/16 y T-817/116 a efectos de la fase oral del procedimiento;

celebrada la vista el 16 de mayo de 2018;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 17 de octubre de 2011, la coadyuvante, Vans, Inc., presentó una solicitud de registro de marca de la Unión en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), en virtud del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO 2009, L 78, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo siguiente:

3 Los productos para los cuales se solicitaba el registro de la marca están comprendidos en las clases 18 y 25 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada.

4 El 21 de febrero de 2012, la recurrente, Deichmann SE, formuló oposición, con arreglo al artículo 41 del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 46 del Reglamento 2017/1001), al registro de la marca solicitada.

5 La oposición se basaba en las siguientes marcas anteriores:

- Registro internacional en el que se designa a la Unión Europea n.º 937479, de 10 de agosto de 2007, para productos de las clases 18, 25 y 28, que se presenta de la siguiente manera:

- Registro internacional en el que se designa a la Unión Europea n.º 937526, de 10 de agosto de 2007, para productos de las clases 18, 25 y 28, que se presenta de la siguiente manera:

- Registro internacional en el que se designa a la Unión Europea n.º 937528, de 13 de agosto de 2007, para productos de las clases 18, 25 y 28, que se presenta de la siguiente manera:

6 El motivo que se invocó en apoyo de la oposición fue el contemplado en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001].

7 El 28 de septiembre de 2015, la División de Oposición de la EUIPO desestimó la oposición, considerando, por una parte, que no existía riesgo de confusión en el caso de las marcas n.os 937479 y 937526, y, por otra, que la protección de la marca n.º 937528 no se había acreditado suficientemente con arreglo a Derecho.

8 El 21 de octubre de 2015, la recurrente interpuso recurso contra la resolución de la División de Oposición, considerando que existía riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n. º207/2009.

9 Mediante resolución de 20 de septiembre de 2016 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO desestimó el recurso de la parte recurrente sin examinar la existencia de riesgo de confusión alegada por esta última.

10 En primer lugar, la Sala de Recurso confirmó la resolución de la División de Oposición en lo relativo a la inexistencia de prueba de la protección del registro internacional en el que se designa a la Unión Europea n.º 937528 (apartado 11 de la resolución impugnada).

11 En segundo lugar, basándose en la regla 19, apartados 1 a 3, del Reglamento (CE) n.º 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria (DO 1995, L 303, p. 1) [actualmente artículo 7, apartados 1 a 4, del Reglamento Delegado (UE) 2018/625 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, que complementa el Reglamento 2017/1001 y deroga el Reglamento Delegado (UE) 2017/1430 (DO 2018, L 104, p. 1)], la Sala de Recurso estimó que el recurso era infundado en lo que se refiere a la protección de los registros internacionales n.os 937479 y 937526.

12 La Sala de Recurso consideró que le correspondía examinar de oficio la prueba de la protección de los derechos anteriores que exige la regla 19 del Reglamento n.º 2868/95, sin que fuera necesario que así lo solicitaran las partes (apartado 12 de la resolución impugnada). La Sala estimó que las exigencias de la regla 19 del Reglamento n.º 2868/95 no constituyen requisitos para la admisibilidad de la oposición, sino que son requisitos relevantes para el examen de la misma en cuanto al fondo y que, por tanto, la EUIPO no tenía la obligación de indicar a la parte oponente las irregularidades en los documentos aportados y de requerirla concretamente para que aportara algunas otras pruebas (apartado 13 de la resolución impugnada).

13 La Sala de Recurso estimó que, al tratarse de un registro internacional cuya protección abarca la Unión Europea, la prueba de la existencia, validez y ámbito de protección de la marca anterior debía aportarse, en virtud de la regla 19, apartado 2, del Reglamento n.º 2868/95 (actualmente artículo 7, apartado 2, del Reglamento 2018/625), mediante documentos oficiales que provengan de la autoridad competente que procedió al registro de la marca y que se presenten en la lengua de procedimiento o acompañados de una traducción de conformidad con la regla 19, apartado 3, del Reglamento n.º 2868/95 (apartado 14 de la resolución impugnada).

14 La Sala de Recurso consideró que, con arreglo al artículo 152 del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 190 del Reglamento 2017/1001), los datos de un registro internacional en el que se designa a la Unión Europea son publicados por la EUIPO de tal forma que solo lo son algunos datos bibliográficos, la reproducción de la marca y los números de las clases (apartado 16 de la resolución impugnada).

15 La Sala de Recurso estimó que, en aplicación de la regla 19, apartados 2 y 3, del Reglamento n.º 2868/95, la recurrente debía aportar un extracto del registro de la oficina internacional, incluida una traducción a la lengua de procedimiento, para acreditar la protección de los registros internacionales en los que se designa a la Unión Europea (apartado 17 de la resolución impugnada). La Sala de Recurso expuso que, con la presentación de un extracto de la base de datos TMview -base de datos que no gestiona la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), sino la EUIPO-, así como de una traducción a la lengua de procedimiento de la lista de productos, la recurrente no había aportado la prueba de la existencia, validez y ámbito de la protección de sus derechos anteriores (apartado 18 de la resolución impugnada).

16 La Sala de Recurso añadió que ya la propia División de Oposición debería haber desestimado la oposición por falta de motivación, dado que las pruebas correspondientes a los registros internacionales n.os 937479 y 937526 no habían sido aportadas dentro del plazo fijado (apartado 19 de la resolución impugnada).

Procedimiento y pretensiones de las partes

17 La recurrente solicita al Tribunal que:

- Anule la resolución impugnada.

- Condene en costas a la EUIPO.

18 La EUIPO solicita al Tribunal que anule la resolución impugnada.

19 La coadyuvante solicita al Tribunal que:

- Desestime el recurso.

- Condene en costas a la recurrente.

Fundamentos de Derecho

20 En apoyo de su recurso, la recurrente invoca tres motivos.

21 En virtud de su primer motivo, la recurrente sostiene que la Sala de Recurso infringió las disposiciones del artículo 151, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 189, apartado 2, del Reglamento 2017/1001), así como lo dispuesto en la regla 19, apartado 2, letra a), del Reglamento n.º 2868/95 [actualmente artículo 7, apartado 2, letra a), del Reglamento 2018/625], al considerar que debía aportar la prueba de la protección de los registros internacionales anteriores en los que se designa a la Unión Europea n.os 937479 y 937526.

22 En virtud de su segundo motivo, la recurrente expone que la Sala de Recurso infringió lo dispuesto en la regla 19, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento n.º 2868/95 [actualmente artículo 7, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento 2018/625] y en la regla 19, apartado 3, del citado Reglamento, así como las disposiciones de la regla 20 del mismo Reglamento (actualmente artículo 8...