Sentenze nº T-910/16 of Tribunal General de la Unión Europea, April 04, 2019

• Resolution Date: April 04, 2019
• Issuing Organization: Tribunal General de la Unión Europea
• Decision Number: T-910/16

Marchio dell’Unione europea - Procedimento di decadenza - Marchio dell’Unione europea figurativo TESTA ROSSA - Dichiarazione di decadenza parziale - Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] - Prova dell’uso - Uso esterno del marchio contestato - Parità di trattamento

Nelle cause T-910/16 e T-911/16,

Kurt Hesse, residente a Norimberga (Germania), rappresentato da M. Krogmann, avvocato,

ricorrente nella causa T-910/16,

Wedl & Hofmann GmbH, con sede a Mils (Austria), rappresentata da T. Raubal, avvocato,

ricorrente nella causa T-911/16,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da M. Fischer, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressati nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, intervenienti dinanzi al Tribunale, rispettivamente nella causa T-910/16 e nella causa T-911/16,

Wedl & Hofmann GmbH,

e

Kurt Hesse,

aventi ad oggetto i ricorsi proposti contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 ottobre 2016 (procedimento R 68/2016-1), relativa a un procedimento di decadenza tra il sig. Hesse e la Wedl & Hofmann,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto da D. Gratsias, presidente, I. Labucka e I. Ulloa Rubio (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

visti i ricorsi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 23 dicembre 2016,

visti i controricorsi dell’EUIPO depositati presso la cancelleria del Tribunale il 15 marzo 2017,

visti i controricorsi degli intervenienti depositati presso la cancelleria del Tribunale il 9 marzo (causa T-910/16) e il 23 marzo 2017 (causa T-911/16),

visto che le parti non hanno presentato, nel termine di tre settimane dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, domanda di fissazione di un’udienza, e avendo deciso, ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire omettendo la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 L’8 luglio 2008, la ricorrente nella causa T-911/16 e interveniente nella causa T-910/16, Wedl & Hofmann GmbH, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), a sua volta sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].

2 Il marchio di cui è stata richiesta la registrazione è il seguente segno figurativo, per il quale sono stati rivendicati i colori nero e rosso (Pantone 186 C):

3 I prodotti e i servizi per i quali è stata richiesta la registrazione rientrano nelle classi 7, 11, 20, 21, 25, 28, 30, 34 e 38 ai sensi dell’accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come rivisto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

- classe 7: «Macinini da caffè (elettrici) non manuali»;

- classe 11: «Caffettiere elettriche; apparecchi di cottura elettrici, in particolare apparecchi per la preparazione di bevande calde e fredde; apparecchi e macchine per il ghiaccio»;

- classe 20: «Mobili»;

- classe 21: «Utensili e recipienti per il governo della casa e della cucina; apparecchi per filtrare il caffè (non elettrici); caffettiere (non elettriche); macinini da caffè manuali; vetreria, porcellana, in particolare stoviglie; articoli in vetro per bevande»;

- classe 25: «Abbigliamento, in particolare abbigliamento per la ginnastica e per lo sport, grembiuli, camicie, polo e t-shirt; cappelleria»;

- classe 28: «Giochi, giocattoli; articoli per la ginnastica e lo sport, in particolare mazze, borse per mazze da golf, palline da golf, palloni, racchette da tennis, borse da tennis, palline da tennis, non compresi in altre classi»;

- classe 30: «Caffè, tè, cacao, zucchero; pasticceria e confetteria, gelati; cioccolato; bevande a base di cioccolato; caramelle»;

- classe 34: «Articoli per fumatori; fiammiferi»;

- classe 38: «Telecomunicazioni, in particolare fornitura di collegamenti di telecomunicazione ad una rete informatica globale».

4 La domanda di marchio è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 43/2008, del 27 ottobre 2008. Il marchio è stato registrato l’11 maggio 2009 con il numero 007070519, per i prodotti e i servizi di cui al punto 3 supra.

5 Il 15 ottobre 2014 il ricorrente nella causa T-910/16 e interveniente nella causa T-911/16, il sig. Kurt Hesse, ha depositato una domanda di decadenza parziale del marchio contestato sulla base dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001) per i prodotti e i servizi di cui alle classi 7, 11, 20, 21, 25, 28, 30, 34 e 38 ad eccezione dei prodotti «caffè, tè, cacao, zucchero; cioccolato; bevande a base di cioccolato; caramelle» di cui alla classe 30.

6 Il 17 febbraio 2015 la Wedl & Hofmann ha formulato osservazioni relative all’uso del marchio contestato, nel termine impartito, e ha chiesto che la domanda di decadenza fosse respinta, senza tuttavia fornire l’insieme delle prove dell’uso. La Wedl & Hofmann ha inviato per posta le prove dell’uso che sono pervenute all’EUIPO il 23 febbraio 2015, dopo la scadenza del termine. Il 10 maggio 2015 la Wedl & Hofmann ha prodotto ulteriori documenti diretti a provare l’uso effettivo del marchio contestato.

7 Il 17 novembre 2015 la divisione di annullamento ha dichiarato la Wedl & Hofmann decaduta dai suoi diritti per l’insieme dei prodotti e servizi di cui alla domanda di decadenza, con effetto dal 15 ottobre 2014.

8 Il 13 gennaio 2016 la Wedl & Hofmann ha presentato un ricorso dinanzi all’EUIPO, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009 (divenuti articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001), avverso la decisione della divisione di annullamento.

9 Con decisione del 5 ottobre 2016 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell’EUIPO ha parzialmente accolto il ricorso della Wedl & Hofmann e ha parzialmente annullato la decisione della divisione di annullamento, mantenendo la registrazione del marchio contestato per «recipienti per il governo della casa e della cucina; vetreria, porcellana, in particolare stoviglie; articoli in vetro per bevande» di cui alla classe 21 e per «abbigliamento, in particolare, grembiuli, camicie, polo e t-shirt; cappelleria» di cui alla classe 25 (in prosieguo: i «prodotti controversi di cui alle classi 21 e 25»). In particolare, anzitutto, la commissione di ricorso ha considerato che gli elementi di prova forniti tardivamente dalla Wedl & Hofmann erano ricevibili sulla base dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001). A tale riguardo, essa ha rammentato, al punto 22 della decisione impugnata, che l’articolo 76 del regolamento n. 207/2009 investiva l’EUIPO di un potere discrezionale allo scopo di decidere se si dovessero o meno prendere in considerazione i fatti e le prove prodotti tardivamente e ha aggiunto che la Corte aveva statuito che, come regola generale, e salvo disposizione contraria, la presentazione dei fatti e delle prove restava possibile dopo la scadenza dei termini ai quali una simile presentazione era soggetta, in applicazione delle disposizioni del regolamento n. 207/2009, e che non era affatto vietato all’EUIPO tener conto dei fatti e delle prove dedotti o prodotti tardivamente. La commissione di ricorso ha sottolineato poi che l’uso verso l’esterno di un marchio non equivaleva necessariamente all’uso orientato verso i consumatori finali e che il carattere effettivo dell’uso dedotto dalla Wedl & Hofmann non poteva essere escluso per il solo fatto che gli atti commerciali dedotti dalla stessa non si rivolgevano ai consumatori finali ma a clienti industriali come licenziatari o affiliati. Pertanto, la commissione di ricorso ha ritenuto che la Wedl & Hofmann, sulla base delle prove fornite, avesse provato l’uso effettivo del marchio contestato per quanto riguardava i prodotti controversi di cui alle classi 21 e 25. Infine, la commissione di ricorso ha considerato che le prove erano insufficienti a dimostrare l’uso del marchio contestato per il resto dei prodotti e dei servizi di cui alla domanda di decadenza.

Conclusioni delle parti

Causa T-910/16

10 Il sig. Hesse chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e dichiarare la Wedl & Hofmann decaduta dai suoi diritti anche per i prodotti controversi di cui alle classi 21 e 25;

- condannare l’EUIPO alle spese.

11 L’EUIPO e la Wedl & Hofmann concludono che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare il sig. Hesse alle spese.

Causa T-911/16

12 La Wedl & Hofmann chiede che il Tribunale voglia:

- annullare o riformare la decisione impugnata;

- condannare l’EUIPO alle spese.

13 L’EUIPO e il sig. Hesse concludono che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare la Wedl & Hofmann alle spese.

In diritto

14 Dopo aver sentito le parti su questo punto, è opportuno riunire le presenti cause ai fini della decisione che definisce il giudizio, in applicazione degli articoli 19, paragrafo 2 e 68, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

15 In via preliminare, si deve constatare che la commissione di ricorso ha ritenuto che le prove dell’uso mostravano un uso effettivo del marchio contestato per i prodotti controversi di cui alle classi 21 e 25. Al contrario, essa ha concluso...