Sentenze nº T-392/18 of Tribunal General de la Unión Europea, June 13, 2019

• Resolution Date: June 13, 2019
• Issuing Organization: Tribunal General de la Unión Europea
• Decision Number: T-392/18

Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea denominativo Innocenti - Marchio nazionale figurativo anteriore i INNOCENTI - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001

Nella causa T-392/18,

Innocenti SA, con sede in Lugano (Svizzera), rappresentata da N. Ferretti, avocat,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da L. Rampini, in qualità di agente,

convenuto,

altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale:

Filippo Gemelli, residente in Torino (Italia), rappresentato inizialmente da C. Renna, successivamente da F. Canu, avocats,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 aprile 2018 (caso R 2336/2010-5), relativa ad un procedimento di opposizione tra il sig. Gemelli e la Innocenti,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione),

composto da V. Tomljenović, presidente, A. Marcoulli (relatore) e A. Kornezov, giudici,

cancelliere: E. Coulon,

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 28 giugno 2018,

vista la domanda di sospensione del procedimento depositata dalla ricorrente presso la cancelleria del Tribunale il 28 giugno 2018,

viste le osservazioni presentate dall’EUIPO e dall’interveniente in merito alla domanda di sospensione del procedimento, depositate presso la cancelleria del Tribunale il 6 settembre 2018,

vista la decisione del 25 settembre 2018 che ha respinto la domanda di sospensione del procedimento presentata dalla ricorrente,

visto il controricorso dell’EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 ottobre 2018,

visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 ottobre 2018,

vista l’assenza di una domanda di fissazione di udienza presentata dalle parti entro il termine di tre settimane dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, e avendo deciso, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza aprire la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti all’origine della controversia

1 Il 5 gennaio 2009 la Innocenti SA, odierna ricorrente, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea dinanzi all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), in conformità del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato, a sua volta sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].

2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno verbale Innocenti.

3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 3, 9, 12, 14, 16, 18 e 25 ai sensi dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono, segnatamente, per le classi 12 e 25, alla seguente descrizione:

- classe 12: «Veicoli; apparecchi di locomozione terrestre, aerei o nautici»;

- classe 25: «Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria».

4 La domanda di registrazione di marchio è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 2009/7, del 20 febbraio 2009.

5 Il 18 maggio 2009 il sig. Filippo Gemelli, odierno interveniente, ha proposto un’opposizione, ai sensi dell’articolo 41 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 46 del regolamento 2017/1001), avverso la registrazione del marchio richiesto per i prodotti rientranti nelle classi 12 e 25 menzionate supra al punto 3.

6 L’opposizione era fondata sul marchio italiano figurativo anteriore depositato il 18 maggio 2007 e registrato il 3 giugno 2010 con il numero 1301743, riprodotto qui di seguito:

7 I prodotti per i quali il marchio anteriore è stato registrato rientrano nelle classi 12 e 25 e corrispondono, per ciascuna di queste classi, alla seguente descrizione:

- classe 12: «Veicoli; apparecchi di locomozione terrestre, aerei o nautici»;

- classe 25: «Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria».

8 L’opposizione era fondata sul motivo previsto dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001].

9 Il 29 settembre 2010 la divisione di opposizione ha accolto l’opposizione proposta, a motivo del fatto che esisteva un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

10 Il 25 novembre 2010 la ricorrente ha proposto avverso la decisione della divisione di opposizione un ricorso dinanzi all’EUIPO, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009 (divenuti articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001).

11 Il 31 gennaio 2011 la ricorrente ha chiesto la sospensione del procedimento di ricorso, a motivo di un’azione di nullità che essa aveva proposto dinanzi al Tribunale di Torino (Italia) contro il marchio anteriore, sulla base di un’altra registrazione di marchio italiana anteriore di essa ricorrente. Il 14 luglio 2011 la commissione di ricorso dell’EUIPO ha sospeso il procedimento di ricorso. Il 15 settembre 2016 la commissione di ricorso ha chiesto all’interveniente informazioni in merito allo stato della controversia instaurata dinanzi al Tribunale di Torino. Il 10 novembre 2017 l’interveniente ha informato la commissione di ricorso che il marchio anteriore non era più soggetto a una declaratoria di nullità, in quanto il Tribunale di Torino aveva accolto la sua domanda riconvenzionale di declaratoria di decadenza per mancato uso del marchio proposta contro la registrazione italiana anteriore su cui era fondata la suddetta azione di nullità, e che tale sentenza era stata confermata in tutti i gradi di giudizio e resa definitiva in virtù di sentenza della Corte suprema di cassazione (Italia).

12 Il 13 dicembre 2017 la commissione di ricorso ha disposto la riassunzione del procedimento di ricorso.

13 Il 17 gennaio 2018 la ricorrente ha chiesto una nuova sospensione del procedimento di ricorso, a motivo di un’azione di nullità per non uso del marchio che essa aveva proposto dinanzi al Tribunale di Torino, in data 24 ottobre 2017, contro il marchio anteriore. Il 15 febbraio 2018 la commissione di ricorso ha invitato, da un lato, la ricorrente a produrre documenti a sostegno della richiesta di sospensione e, dall’altro, l’interveniente a presentare le proprie osservazioni in merito alla suddetta richiesta. La ricorrente non ha risposto alla richiesta di produzione di documenti. Il 15 marzo 2018 l’interveniente ha presentato delle osservazioni con le quali ha concluso per il rigetto della richiesta di sospensione.

14 Con decisione in data 19 aprile 2018 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quinta commissione di ricorso ha respinto il ricorso, a motivo del fatto che esisteva un rischio di confusione tra i marchi in conflitto, ed ha altresì respinto la richiesta di sospensione.

Conclusioni delle parti

15 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- sospendere il presente procedimento in attesa della decisione del Tribunale di Torino nella causa recante il numero R.G. 23850/2017;

- riformare, annullandola, la decisione impugnata e respingere l’opposizione.

16 L’EUIPO conclude che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare la ricorrente le spese.

17 L’interveniente conclude che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso, rigettare la domanda di riforma e di annullamento della decisione impugnata e, pertanto, confermare la decisione impugnata;

- respingere la richiesta di rigetto dell’opposizione e, pertanto, respingere la domanda di marchio;

- condannare la ricorrente alle spese del presente procedimento e delle precedenti fasi.

In diritto

18 In via preliminare, per quanto riguarda, da un lato, il primo capo delle conclusioni formulate dalla ricorrente, da considerarsi come una domanda di sospensione del procedimento ai sensi dell’articolo 69 del regolamento di procedura del Tribunale, occorre ricordare che il presidente della Settima Sezione del Tribunale ha deciso, il 25 settembre 2018, in conformità dell’articolo 70, paragrafo 1, del citato regolamento, di non sospendere il presente procedimento. A questo proposito, occorre ricordare che la decisione di sospendere o meno un procedimento rientra nella competenza discrezionale del Tribunale [ordinanze del 20 ottobre 2011, DTL/UAMI, C-67/11 P, non pubblicata, EU:C:2011:683, punto 33, e del 17 gennaio 2018, Josel/EUIPO, C-536/17 P, non pubblicata, EU:C:2018:14, punto 5]. Per il resto, occorre rilevare che, nel caso di specie, le altre parti del presente procedimento non hanno espresso il loro accordo in merito alla sospensione richiesta, e che, comunque, la domanda contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio non era suffragata da alcuna argomentazione tale da far ritenere che la buona amministrazione della giustizia richiedesse una sospensione siffatta.

19 Dall’altro lato, dato che «confermare la decisione impugnata» e «respingere la richiesta di rigetto dell’opposizione e (…) dichiarare la domanda di marchio (…) respinta» equivalgono ad un rigetto del ricorso, occorre considerare il primo e il secondo capo delle conclusioni formulate dall’interveniente come intesi, nel loro insieme, ad ottenere, in sostanza, il rigetto del ricorso [v., per analogia, sentenza del 13 dicembre 2016, Apax Partners/EUIPO - Apax Partners Midmarket (APAX), T-58/16, non pubblicata EU:T:2016:724, punto 15 e la giurisprudenza ivi citata].

20 A sostegno...