Sentenze nº T-356/18 of Tribunal General de la Unión Europea, September 24, 2019

• Resolution Date: September 24, 2019
• Issuing Organization: Tribunal General de la Unión Europea
• Decision Number: T-356/18

Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo V V-WHEELS - Marchi dell’Unione europea, nazionali e non registrati figurativi anteriori VOLVO - Impedimento alla registrazione relativo - Somiglianza tra i segni - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001

Nella causa T-356/18,

Volvo Trademark Holding AB, con sede in Göteborg (Svezia), rappresentata da T. Dolde, avvocato e M. Hawkins, solicitor,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da S. Bonne e H. O’Neill, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO:

Paalupaikka Oy, con sede in Iisalmi (Finlandia),

avente ad oggetto il ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 marzo 2018 (procedimento R 1852/2017-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Volvo Trademark Holding e la Paalupaikka,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione),

composto da V. Tomljenović, presidente, E. Bieliūnas e A. Kornezov (relatore), giudici,

cancelliere: R. Ūkelytė, amministratrice

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 giugno 2018,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 ottobre 2018,

in seguito all’udienza del 16 maggio 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 4 agosto 2015 la Paalupaikka Oy ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].

2 Il marchio oggetto della domanda di registrazione è il seguente segno figurativo:

3 Tale segno è descritto nella domanda di registrazione come «[u]n anello circolare blu al cui centro si trova [la] lettera “V” di color argento», tale anello «è circondato da un nastro stretto di color argento» e appare sopra «il testo “V-WHEELS”» di cui «la lettera [“v”] è di color argento e nel resto del marchio è di colore blu». I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 12 ai sensi dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Cerchi per ruote di automobili; [c]erchi di ruote per veicoli; [r]uote; [r]otelle [ruote di veicoli]; [r]uote per automobili; [r]uote per motocicli; [r]uote di veicoli; [r]otelle per carrelli [veicoli]; [r]uote [parti di veicoli terrestri]; [r]uote per kart da corsa; [r]uote, pneumatici e cingoli».

4 La domanda di marchio è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi dell’Unione europea n. 182/2015, del 25 settembre 2015.

5 Il 31 dicembre 2015 la ricorrente, Volvo Trademark Holding AB, ha proposto opposizione contro la registrazione del segno richiesto per i prodotti di cui al precedente punto 3.

6 L’opposizione era basata sui seguenti marchi anteriori, che riguardavano tutti prodotti rientranti nella classe 12:

- il marchio dell’Unione europea figurativo registrato con il numero 10397016, riprodotto di seguito:

- il marchio dell’Unione europea figurativo registrato con il numero 4804522, riprodotto di seguito:

- il marchio dell’Unione europea figurativo registrato con il numero 9045311, riprodotto di seguito:

- il marchio figurativo finlandese registrato con il numero 66240, riprodotto di seguito:

- il marchio figurativo svedese registrato con il numero 385923, riprodotto di seguito:

- il marchio figurativo svedese oggetto di una domanda di registrazione del 22 agosto 2014, riprodotto di seguito:

- il marchio notoriamente conosciuto nell’Unione europea, riprodotto di seguito:

- il marchio notoriamente conosciuto nell’Unione, riprodotto di seguito:

- il marchio notoriamente conosciuto nell’Unione, riprodotto di seguito:

7 I motivi dedotti a sostegno dell’opposizione erano quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento n. 2017/1001].

8 Il 19 giugno 2017 la divisione di opposizione ha respinto integralmente l’opposizione.

9 Il 22 agosto 2017 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all’EUIPO, avverso la decisione della divisione di opposizione, a norma degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009 (divenuti articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001).

10 Con decisione del 21 marzo 2018 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso. In particolare, anzitutto, essa ha considerato che il segno di cui era stata chiesta la registrazione era diverso dai marchi anteriori invocati a sostegno dell’opposizione e che, pertanto, non era possibile constatare alcun rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001. Successivamente, ha respinto il motivo di opposizione fondato sull’articolo 8, paragrafo 5, di detto regolamento poiché la prima condizione di applicazione di tale disposizione non era soddisfatta, in quanto i segni in conflitto differiscono tra loro. Infine, ha sostenuto che né i sondaggi di opinione, né la decisione del Patentstyret (l’Ufficio della proprietà industriale norvegese), presentati dalla ricorrente, erano atti a rimettere in questione tali conclusioni.

Conclusioni delle parti

11 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

- condannare l’EUIPO alle spese, incluse quelle sostenute nei procedimenti dinanzi alla divisione di opposizione e alla quarta commissione di ricorso dell’EUIPO.

12 L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

- respingere integralmente il ricorso;

- condannare la ricorrente alle spese che deve sostenere.

In diritto

13 A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi. Il primo e il secondo motivo vertono sulla violazione, rispettivamente, dell’articolo 8, paragrafo 5, e dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Il terzo motivo riguarda un travisamento dei fatti e delle prove da parte della commissione di ricorso, in violazione dell’articolo 72, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001. Il quarto motivo verte sulla violazione dell’obbligo di motivazione incombente alla commissione di ricorso di cui all’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001.

14 Dalla decisione impugnata emerge che la commissione di ricorso ha ritenuto, nell’analisi dell’impedimento relativo alla registrazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento 2017/1001, che i segni in conflitto fossero diversi, e che quindi l’opposizione basata sia sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), sia sull’articolo 8, paragrafo 5, del medesimo regolamento dovesse essere respinta.

15 Per quanto riguarda il primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001, la ricorrente ritiene, in sostanza, che la commissione di ricorso abbia errato nel concludere per l’assenza di qualsiasi somiglianza tra i segni respingendo, di conseguenza, l’impedimento alla registrazione relativo a cui si riferisce tale disposizione.

16 Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore registrato ai sensi del paragrafo 2, la registrazione del marchio depositato è altresì esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore, a prescindere dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali si chiede la registrazione siano identici, simili o non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio dell’Unione europea anteriore, quest’ultimo sia il marchio che gode di notorietà nell’Unione o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest’ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l’uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

17 Dal tenore dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001, risulta che l’applicazione di tale disposizione è subordinata alle condizioni cumulative attinenti, in primo luogo, all’identità o alla somiglianza dei marchi in conflitto, in secondo luogo, all’esistenza di una notorietà del marchio anteriore invocata a sostegno dell’opposizione e, in terzo luogo, alla sussistenza del rischio che l’uso senza giusta causa del marchio richiesto tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o rechi loro pregiudizio (sentenza del 28 giugno 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, punto 54).

18 Secondo costante giurisprudenza, i pregiudizi di cui all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001, allorché si verificano, sono la conseguenza di un certo grado di somiglianza tra il marchio anteriore e quello posteriore, a causa del quale il pubblico interessato associa un marchio all’altro, vale a dire stabilisce un nesso tra loro, pur non confondendoli (v. sentenza del 12 marzo 2009, Antartica/UAMI, C-320/07 P, non pubblicata, EU:C:2009:146, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

19 Per quanto riguarda, in particolare, la prima condizione per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001, ricordata al precedente punto 17, vale a dire l’identità o la somiglianza dei segni in conflitto, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, il grado di somiglianza richiesto dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del...