ÖKO-Test Verlag GmbH contra Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co.KG.

• Jurisdiction: European Union
• Celex Number: 62017CC0690
• ECLI: ECLI:EU:C:2019:39
• Docket Number: C-690/17
• Court: Court of Justice (European Union)
• Procedure Type: Reference for a preliminary ruling
• Date: 17 January 2019

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

presentadas el 17 de enero de 2019 ( 1 )

Asunto C‑690/17

ÖKO-Test Verlag GmbH

contra

Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co.KG

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior regional civil y penal de Dusseldorf, Alemania)]

«Cuestión prejudicial — Marca de la Unión Europea — Derechos conferidos por la marca — Derecho a oponerse al uso por un tercero de un signo idéntico o similar — Colocación no autorizada de una marca como etiqueta de un test de calidad sobre un producto»

1. Este reenvío prejudicial versa sobre el derecho del titular de una marca (ÖKO-TEST), constituida por un distintivo de calidad ( 2 ) y registrada para identificar una serie de servicios, a prohibir su uso a un tercero que, sin su consentimiento, la empleaba en la envoltura de un dentífrico (Aminomed).

2. En un supuesto como este, en el que no parece haber identidad o similitud entre los productos dentales y los servicios que presta el titular del distintivo, ¿tiene algún sentido acudir a las acciones por violación del derecho de marcas? Esta es, en síntesis, la duda del tribunal de remisión, con la que intenta salvar las dificultades derivadas de que el titular de la marca ÖKO-TEST no puede ejercitar, contra quien emplea este distintivo sin su aquiescencia, una acción contractual ni otra basada en las normas alemanas sobre competencia desleal.

I. Marco normativo

A. Derecho de la Unión

3. El régimen jurídico de protección de las marcas está integrado tanto por las medidas armonizadoras de los derechos nacionales (en particular, la Directiva 2008/95/CE), ( 3 ) como por las disposiciones reguladoras de la marca de la Unión (Reglamento n.o 207/2009), ( 4 ) vigentes para los operadores que opten por este título de propiedad industrial.

1. Directiva 2008/95

4. El artículo 5, apartados 1 a 3, prescribe: «1. La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico: a) de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada; b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca. 2. Cualquier Estado miembro podrá asimismo disponer que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando esta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos. 3. Podrá en especial prohibirse, cuando se cumplan las condiciones anunciadas en los apartados 1 y 2: a) poner el signo en los productos o en su presentación; b) ofrecer productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines y ofrecer o prestar servicios con el signo; [...]».

2. Reglamento 2017/1001

5. El artículo 9, apartados 1 a 3, ( 5 ) señala: «1. El registro de una marca de la Unión conferirá a su titular derechos exclusivos. 2. Sin perjuicio de los derechos de los titulares adquiridos antes de la fecha de presentación de la solicitud o la fecha de prioridad de la marca de la Unión, el titular de esta estará facultado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de cualquier signo en relación con productos o servicios cuando: a) el signo sea idéntico a la marca de la Unión y se utilice en relación con productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca de la Unión esté registrada; b) el signo sea idéntico o similar a la marca de la Unión y se utilice en relación con productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales la marca de la Unión esté registrada, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca; c) el signo sea idéntico o similar a la marca de la Unión, independientemente de si se utiliza en relación con productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que la marca de la Unión esté registrada, si esta goza de renombre en la Unión y si con el uso sin justa causa del signo se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca de la Unión o es perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre. 3. Cuando se cumplan las condiciones enunciadas en el apartado 2, podrá prohibirse, en particular: a) colocar el signo en los productos o en su embalaje; b) ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines, u ofrecer o prestar servicios, con el signo; [...]».

B. Derecho alemán. Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen ( 6 )

6. En el artículo 14, apartado 2, punto 3, de esa Ley, la República Federal de Alemania ha ejercitado la facultad prevista en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2008/95 para las marcas renombradas.

II. Hechos que originaron el litigio y cuestiones prejudiciales

7. Öko-Test Verlag GmbH edita la revista «ÖKO-TEST», de difusión nacional en Alemania. Junto a información general para los consumidores, publica análisis de productos y servicios, encargados a laboratorios independientes. Las pruebas y los análisis se llevan a cabo sin el conocimiento de los correspondientes fabricantes.

8. Desde el 23 de abril de 2012, Öko-Test Verlag tiene registrada en el Deutsches Patent- und Markenamt (Oficina Alemana de Patentes y Marcas) y desde el 31 de agosto de 2012, en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), respectivamente, estas marcas figurativas, nacional y de la Unión: ( 7 )

9. Los servicios ( 8 ) cubiertos por la marca que son más relevantes para el litigio se enmarcan en las clases 35 (asesoramiento e información a consumidores en la elección del producto o servicio utilizando resultados de pruebas y análisis; realización y valorización de estudios de opinión y encuestas) y 42 (realización y valoración de pruebas de productos y exámenes de servicios con base científica; realización y valoración de análisis de calidad; realización y valoración de pruebas y análisis técnicos).

10. Öko-Test Verlag se financia principalmente con los ingresos procedentes de la comercialización de su revista y de los contratos de licencia para el empleo de la marca, que suscribe con los fabricantes de los productos, una vez analizados. Los licenciatarios reciben un archivo con el distintivo ÖKO-TEST y lo usan para sus productos, insertando en el espacio en blanco dentro de aquel el resultado de las pruebas y la fuente. ( 9 )

11. El contrato de licencia expira cuando un análisis más reciente (con nuevos parámetros) altera el resultado de las pruebas anteriores efectuadas sobre el producto del licenciatario, aunque este último no se haya sometido a la nueva prueba, ( 10 ) o cuando se modifican la naturaleza o las características de ese producto.

12. La sociedad Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co.KG ( 11 ) fabrica pastas de dientes, entre ellas, Aminomed. Öko-Test Verlag analizó una serie de dentífricos, incluido el Aminomed Fluorid-Kamillen-Zahncreme (pasta de dientes Aminomed con extracto de manzanilla y fluoruro), y publicó los resultados de ese análisis en el Jahrbuch Kosmetik 2005 (Anuario de cosmética de 2005), otorgándole la calificación de «sobresaliente» («sehr gut»).

13. En agosto de 2005, ambas empresas celebraron un contrato de licencia sobre el uso del distintivo ÖKO-TEST (aún no registrado como marca), con lo que Dr. Liebe comenzó a emplearlo en la publicidad de su producto.

14. En octubre de 2014, Öko-Test Verlag tuvo conocimiento de que Aminomed se distribuía como se muestra a continuación: El embalaje había sido transformado respecto del original.

15. Öko-Test Verlag interpuso una demanda por violación del derecho de marca ante el Landgericht Düsseldorf (Tribunal regional de lo civil y penal de Dusseldorf, Alemania). Alegaba que Dr. Liebe no estaba facultada, en virtud del contrato de licencia, para utilizar el distintivo ÖKO-TEST, ya que: a) este no era objeto del contrato; b) en 2008 se había publicado un ulterior análisis de pastas de dientes con nuevos parámetros, de manera que, solo por eso, Dr. Liebe no estaba autorizada para utilizar aquel signo; y c) el producto de Dr. Liebe con dicho signo no correspondía al realmente examinado, a efectos del contrato de licencia, pues habían cambiado, al menos, su denominación, su descripción y su embalaje.

16. Dr. Liebe se opuso a la demanda alegando que el contrato de licencia seguía en vigor y que estaba facultada para utilizar el distintivo ÖKO-TEST. Afirmó, asimismo, que, desde que se registraron las marcas nacional y de la Unión, no las había vuelto a usar.

17. El Landgericht (Tribunal regional civil y penal) estimó que Dr. Liebe se valía de la marca controvertida para el servicio de...