European Union Intellectual Property Office (EUIPO) v Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP.

• Jurisdiction: European Union
• ECLI: ECLI:EU:C:2017:394
• Court: Court of Justice (European Union)
• Docket Number: C-56/16
• Date: 18 May 2017
• Procedure Type: Recurso de casación - fundado
• Celex Number: 62016CC0056

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

presentadas el 18 de mayo de 2017 ( 1 )

Asunto C‑56/16 P

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

contra

Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP

«Recurso de casación — Marca comunitaria — Marca verbal “Port Charlotte” — Demanda de nulidad presentada por el Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto — Indicaciones de procedencia geográfica — Reglamento (CE) n.o 1234/2007 — Protección exhaustiva por el derecho de la Unión — Posibilidad de reconocimiento de un nivel suplementario de protección por el derecho nacional»

1. El Tribunal de Justicia cuenta ya con una nutrida jurisprudencia sobre las denominaciones de origen protegidas (DOP) y las indicaciones geográficas protegidas (IGP). Este recurso de casación le permitirá aplicarla al conflicto entre una DOP para vinos y una marca de la Unión que, según los titulares de la primera, ha empleado de modo indebido el nombre geográfico característico de la DOP Porto/Port. ( 2 )

2. En concreto, el litigio de origen enfrenta al Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP (en lo sucesivo, «IVDP») con la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) («OAMI», hoy Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, «EUIPO»). Esta última, tras haber registrado el signo distintivo «Port Charlotte» como marca de la Unión solicitada para identificar whisky, rechazó la acción de nulidad de esa marca, entablada por el IVDP.

3. El Tribunal General ( 3 ) estimó parcialmente el recurso del IVDP contra la decisión de la EUIPO, lo que ha propiciado una doble pretensión casacional: a) para la EUIPO, la sentencia impugnada yerra al admitir que la protección de las DOP se rige también por el derecho nacional (en este caso, portugués); y b) para el IDVP, el Tribunal incurre en un error de derecho al ratificar la tesis de la EUIPO favorable a la compatibilidad de la marca «Port Charlotte» con la DOP Porto/Port.

I. Derecho de la Unión

A. Reglamento (CE) n.o 207/2009 ( 4 )

4. El artículo 8, apartado 4, recoge: «Mediando oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local, se denegará el registro de la marca solicitada si, y en la medida en que, con arreglo a la legislación comunitaria o al derecho del Estado miembro que regule dicho signo: a) se hubieren adquirido derechos a utilizar dicho signo con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca de la Unión, o, en su caso, con anterioridad a la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de la marca de la Unión; b) dicho signo confiriere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.»

5. El artículo 53 prevé: «1. La marca de la Unión se declarará nula mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca: [...] c) cuando exista un derecho anterior contemplado en el artículo 8, apartado 4, y se cumplan las condiciones enunciadas en dicho apartado; [...]».

B. Reglamento (CE) n.o 1234/2007, ( 5 )

6. Según el artículo 118 ter, «Definiciones», apartado 1: «1. A efectos de la presente subsección, se entenderá por: a) “denominación de origen”: el nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país, que sirve para designar un producto referido en el artículo 118 bis, apartado 1, que cumple los requisitos siguientes: i) su calidad y sus características se deben básica o exclusivamente a un entorno geográfico particular, con los factores naturales y humanos inherentes a él, ii) las uvas utilizadas en su elaboración proceden exclusivamente de esa zona geográfica, iii) la elaboración tiene lugar en esa zona geográfica, y iv) se obtiene de variedades de vid de la especie Vitis vinifera; b) “indicación geográfica”: una indicación que se refiere a una región, a un lugar determinado o, en casos excepcionales, a un país, que sirve para designar un producto referido en el artículo 118 bis, apartado 1, que cumple los requisitos siguientes: i) posee una calidad, una reputación u otras características específicas atribuibles a su origen geográfico, ii) al menos el 85 % de la uva utilizada en su elaboración procede exclusivamente de esa zona geográfica, iii) la elaboración tiene lugar en esa zona geográfica, y iv) se obtiene de variedades de vid de la especie Vitis vinifera o de un cruce entre esta especie y otras especies del género Vitis.»

7. El artículo 118 septies, «Procedimiento nacional preliminar», apartados 6 y 7, prescribe: «6. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo a más tardar el 1 de agosto de 2009. 7. Si un Estado miembro carece de legislación nacional sobre protección de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, podrá, solo de manera transitoria, conceder la protección al nombre a nivel nacional conforme a los términos de la presente subsección con efectos a partir del día de la presentación de la solicitud a la Comisión. Esta protección nacional transitoria cesará en la fecha en que se haya adoptado una decisión de registro o de denegación de conformidad con la presente subsección.»

8. Se lee en el artículo 118 terdecies, («Relación con las marcas registradas») apartado 1: «Cuando una denominación de origen o una indicación geográfica esté protegida en virtud del presente Reglamento, el registro de una marca que corresponda a una de las situaciones mencionadas en el artículo 118 quaterdecies, apartado 2, y se refiera a un producto perteneciente a una de las categorías enumeradas en el anexo XI ter se rechazará si la solicitud de registro de la marca se presenta con posterioridad a la fecha de presentación a la Comisión de la solicitud de protección de la denominación de origen o la indicación geográfica y la denominación de origen o indicación geográfica recibe posteriormente la protección. Se anularán las marcas que se hayan registrado incumpliendo lo dispuesto en el párrafo primero.»

9. A tenor del artículo 118 quaterdecies, «Protección», apartados 1, 2 y 3: «1. Las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas podrán ser utilizadas por cualquier agente económico que comercialice vino elaborado de conformidad con el pliego de condiciones del producto correspondiente. 2. Las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas, así como los vinos que utilicen esos nombres protegidos con arreglo al pliego de condiciones del producto, estarán protegidas de: a) todo uso comercial directo o indirecto de un nombre protegido: i) por parte de productos comparables que no se ajusten al pliego de condiciones del nombre protegido, o ii) en la medida en que ese uso aproveche la reputación de una denominación de origen o una indicación geográfica; b) toda usurpación, imitación o evocación, aunque se indique el origen verdadero del producto o el servicio o si el nombre protegido se traduce o va acompañado de los términos “estilo”, “tipo”, “método”, “producido como”, “imitación”, “sabor”, “parecido” u otros análogos; c) cualquier otro tipo de indicación falsa o engañosa en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales del producto, en el envase o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos al producto vinícola de que se trate, así como la utilización de envases que por sus características puedan crear una impresión errónea acerca de su origen; d) cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor acerca del verdadero origen del producto. 3. Las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas no podrán pasar a ser genéricas en la Comunidad con arreglo al artículo 118 duodecies, apartado 1.»

10. Según el artículo 118 quindecies («Registro»): «La Comisión creará y llevará un registro electrónico de las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas de los vinos que deberá ser accesible al público.»

11. El artículo 118 vicies, «Denominaciones de vinos protegidas existentes», estipula: «1. Las denominaciones de vinos que estén protegidas de conformidad con los artículos 51 y 54 del Reglamento (CE) n.o 1493/1999 y con el artículo 28 del Reglamento (CE) n.o 753/2002 de la Comisión, de 29 de abril de 2002, que fija determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 1493/1999 del Consejo[, de 17 de mayo de 1999, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola (DO 1999, L 179, p. 1)] en lo que respecta a la designación, denominación, presentación y protección de determinados productos vitivinícolas [...] quedarán protegidas automáticamente en virtud del presente Reglamento. La Comisión las incorporará al registro previsto en el artículo 118 quindecies del presente Reglamento. 2. Los Estados miembros facilitarán a la Comisión los elementos siguientes con respecto a las denominaciones de vinos protegidas existentes a que se refiere el apartado 1: a) los expedientes técnicos previstos en el artículo 118 quater, apartado 1; b) las...