Budějovický Budvar, národní podnik v Anheuser-Busch Inc..

• Jurisdiction: European Union
• ECLI: ECLI:EU:C:2011:46
• Date: 03 February 2011
• Celex Number: 62009CC0482
• Court: Court of Justice (European Union)
• Procedure Type: Reference for a preliminary ruling
• Docket Number: C-482/09

CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL

SRA. VERICA TRSTENJAK

presentadas el 3 de febrero de 2011 (1)

Asunto C‑482/09

Budějovický Budvar, národní podnik

contra

Anheuser-Busch, Inc.

[Petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal, England & Wales (Reino Unido)]

«Directiva 89/104/CEE – Aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas – Artículos 4, apartado 1, letra a), y 9, apartado 1 – Caducidad por tolerancia – Concepto de tolerancia – Concepto autónomo del Derecho de la Unión – Posibilidad de invocar el Derecho nacional en materia de marcas, incluidas las disposiciones relativas al uso simultáneo de buena fe de dos marcas idénticas»

Índice

I. Introducción

II. Marco normativo

A. Derecho de la Unión

B. Derecho nacional

III. Hechos, procedimiento principal y cuestiones prejudiciales

IV. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia

V. Alegaciones esenciales de las partes

A. Sobre la primera cuestión prejudicial

B. Sobre la segunda cuestión prejudicial

C. Sobre la tercera cuestión prejudicial

VI. Apreciación jurídica

A. Observaciones preliminares

B. Análisis de las cuestiones prejudiciales

1. Concepto de «tolerancia» como concepto del Derecho de la Unión

a) Ausencia de remisión expresa al Derecho de los Estados miembros

b) Armonización de los derechos conferidos por una marca y sus excepciones

c) Necesidad de una normativa uniforme

d) Conclusión

2. La regulación de la caducidad en el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 89/104

a) Definición del concepto de «tolerancia»

b) Exclusión de una situación de «pasividad impuesta»

c) Configuración de la normativa relativa a la caducidad

i) Requisitos para el comienzo del cómputo del plazo quinquenal

ii) Conocimiento del titular de la marca anterior como componente subjetivo

iii) Sobre la necesidad de registro de la marca anterior

iv) Conclusión

3. Compatibilidad del principio de uso simultáneo de buena fe con el Derecho de la Unión

C. Otras cuestiones jurídicas relevantes

1. Aplicabilidad ratione temporis del artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva

a) Observaciones generales

b) Procedimiento de registro de la marca

i) Vínculos temporales

ii) Ausencia de carácter retroactivo del artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva

iii) Inaplicabilidad a partir de la entrada en vigor de la Directiva

c) Procedimiento relativo a la validez de la marca registrada

d) Conclusión

2. Sobre la imputación de abuso de derecho

VII. Conclusiones

VIII. Conclusión

I. Introducción

1. El origen del presente asunto es una petición de resolución prejudicial planteada a este Tribunal por la Court of Appeal (England & Wales, Civil Division; en lo sucesivo, «órgano jurisdiccional remitente») con arreglo al artículo 234 CE, (2) relativa a la interpretación de los artículos 4, apartado 1, letra a), y 9, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. (3)

2. La petición de decisión prejudicial tiene su origen en un litigio entre la cervecera Budĕjovický Budvar, národní podnik (en lo sucesivo, «BB»), con sede en la localidad de Česke Budějovice (Böhmisch Budweis, República Checa), y la cervecera Anheuser-Busch (en lo sucesivo, «AB»), con sede en la ciudad de Saint Louis (Missouri, Estados Unidos), a raíz de una demanda de nulidad de la marca «Budweiser» registrada a favor de BB, y de la que AB también es titular desde hace varios años, presentada por AB ante la Patent Office/Trade Marks Registry (Oficina de marcas británica; en lo sucesivo, «Registro de Marcas»). Mediante esta demanda de nulidad se puso fin a una situación mantenida durante casi cinco años, en la que ambas marcas idénticas coexistieron pacíficamente en el territorio del Reino Unido.

3. La principal cuestión de Derecho que se plantea en el litigio principal es si BB puede oponer a la pretensión de nulidad de AB la excepción de caducidad de los derechos que le confiere la marca anterior. Para responder a esta cuestión es necesario dilucidar, a su vez, si efectivamente transcurrió el plazo de cinco años impuesto en el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 89/104, a cuyo término se produce una caducidad por tolerancia. La particularidad en el procedimiento principal viene dada por el hecho de que, según indica el órgano jurisdiccional remitente, la demanda de nulidad se presentó justo un día antes de que finalizase dicho plazo quinquenal. No obstante, este extremo debe dilucidarse aún más concretamente. Por consiguiente, mediante la petición de decisión prejudicial se solicita al Tribunal de Justicia que determine qué requisitos deben cumplirse para que se produzca la caducidad, en qué momento comienza el cómputo del plazo de cinco años y si, en su caso, el Derecho de la Unión reconoce un principio, en virtud del cual, la coexistencia de una marca anterior y una marca posterior idénticas pero referidas a productos diferentes es jurídicamente posible.

II. Marco normativo

A. Derecho de la Unión (4)

4. Según sus considerandos primero y tercero, el objetivo de la Directiva 89/104 es aproximar las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Ahora bien, la Directiva se limita a las disposiciones nacionales con mayor incidencia sobre el funcionamiento del mercado interior, y que pueden obstaculizar tanto la libre circulación de mercancías como la libre prestación de los servicios y falsear las condiciones de competencia en el mercado común.

5. Con arreglo al undécimo considerando de la Directiva, «es preciso, por razones de seguridad jurídica, y sin perjudicar injustamente los intereses del titular de una marca anterior, prever que este último ya no pueda demandar la nulidad ni oponerse al uso de una marca posterior a la suya, cuyo uso haya tolerado con conocimiento de causa durante un largo período, salvo si la solicitud de la marca posterior se hubiera efectuado de mala fe».

6. El artículo 4 de la Directiva 89/104, titulado «Otras causas de denegación o de nulidad relativas a conflictos con derechos anteriores», establece:

«1. El registro de una marca será denegado o, si está registrada, podrá declararse su nulidad:

a) cuando sea idéntica a una marca anterior y los productos o servicios para los que se haya solicitado o registrado la marca sean idénticos a aquéllos para los cuales esté protegida la marca anterior;

[…]

2. Por “marcas anteriores” se entenderá a los efectos del apartado 1:

a) las marcas cuya fecha de presentación de solicitud de registro sea anterior a la de la solicitud de la marca, teniendo en cuenta, en su caso, el derecho de prioridad invocado en apoyo de esas marcas, y que pertenezcan a las siguientes categorías:

i) las marcas comunitarias;

ii) las marcas registradas en el Estado miembro o por lo que respecta a Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, en la Oficina de Marcas del Benelux;

iii) las marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en el Estado miembro;

[…]

d) las marcas que, en la fecha de presentación de la solicitud de marca o, en su caso, en la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de marca, sean “notoriamente conocidas” en un Estado miembro en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París.

[…]

4. Asimismo, cualquier Estado miembro podrá disponer que se deniegue el registro de una marca o si está registrada, que se declare su nulidad en los casos y en la medida en que:

a) la marca sea idéntica o similar a una marca nacional anterior en el sentido del apartado 2 y se solicite su registro, o haya sido registrada, para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en el Estado miembro de que se trate y con el uso de la marca posterior realizado sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o el renombre de la marca anterior o se pueda causar perjuicio a los mismos;

b) los derechos sobre una marca no registrada u otro signo utilizado en el trafico económico hayan sido adquiridos con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca posterior o, en su caso, antes de la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de registro de la marca posterior y que dicha marca no registrada o dicho signo conceda a su titular el derecho de prohibir la utilización de una marca posterior;

c) el uso de una marca se pueda prohibir en virtud de un derecho anterior distinto de los mencionados en el apartado 2 y en la letra b) del presente apartado en particular:

i) un derecho al nombre;

ii) un derecho a la propia imagen;

iii) un derecho de autor;

iv) un derecho de propiedad industrial;

[…]

5. Los Estados miembros podrán permitir que, en las circunstancias apropiadas, el registro de una marca no deba ser obligatoriamente denegado o declarado nulo, cuando el titular de la marca anterior o del derecho anterior consienta que se registre la marca posterior.

6. Cualquier Estado miembro podrá disponer que, no obstante lo establecido en los apartados 1 a 5, las causas de denegación del registro o de nulidad vigentes en dicho Estado antes de la entrada en vigor de las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto por la presente Directiva, se aplicarán a las marcas cuyo registro se haya solicitado antes de dicha fecha.»

7. El artículo 5 de la Directiva, titulado «Derechos conferidos por la marca», dispone:

«1. La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico:

a) de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;

[…]»

8. El artículo 9 de la Directiva, titulado...