Bimbo SA v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

• Jurisdiction: European Union
• ECLI: ECLI:EU:C:2014:34
• Court: Court of Justice (European Union)
• Docket Number: C-591/12
• Date: 23 January 2014
• Celex Number: 62012CC0591
• Procedure Type: Recurso de anulación

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. PAOLO MENGOZZI

presentadas el 23 de enero de 2014 ( 1 )

Asunto C‑591/12 P

Bimbo, S.A.,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

«Recurso de casación — Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria denominativa BIMBO DOUGHNUTS — Marca denominativa anterior DOGHNUTS — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009»

1. Con el recurso de casación objeto del presente litigio, Bimbo S.A. (en lo sucesivo, «recurrente») solicita que se anule la sentencia de 10 de octubre de 2012, Bimbo/OAMI – Panrico (BIMBO DOUGHNUTS) ( 2 ) (en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), mediante la cual el Tribunal General desestimó el recurso que aquélla interpuso contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 7 de octubre de 2010, ( 3 ) relativa a un procedimiento de oposición entre Panrico, S.A. (en lo sucesivo, «Panrico») y la recurrente (en lo sucesivo, «resolución controvertida»).

I. Hechos que originaron el recurso de casación

2. A continuación se exponen, de modo resumido, los hechos que originaron el presente litigio, tal como se describen en la sentencia recurrida.

3. El 25 de mayo de 2006, la recurrente presentó en la OAMI una solicitud de registro de marca comunitaria, en virtud del Reglamento (CE) no 40/94 y sucesivas modificaciones, ( 4 ) que tenía por objeto el signo denominativo BIMBO DOUGHNUTS. Los productos para los que se solicitó el registro pertenecen a la clase 30 según lo previsto en el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden a la descripción siguiente «productos de pastelería y panadería, especialmente rosquillas». La solicitud se publicó en el Boletín de Marcas Comunitarias el 16 de octubre de 2006.

4. El 16 de enero de 2007, Panrico formuló oposición al registro de la marca objeto de la solicitud mencionada sobre la base del artículo 42 del Reglamento no 40/94. Dicha oposición se fundamentaba en la preexistencia de varias marcas, nacionales e internacionales, tanto denominativas como figurativas, entre las cuales estaba, en particular, la marca denominativa española DOGHNUTS, registrada el 18 de junio de 1994 para productos incluidos en la misma clase 30 y que corresponden a la descripción siguiente: «productos y preparaciones […] de pastelería […]; […], rosquillas de forma redonda […]». Los motivos invocados en apoyo de la oposición se basaban en el artículo 8, apartados 1, letra b), y 5, del Reglamento no 40/94.

5. El 25 de mayo de 2009, la División de Oposición de la OAMI estimó la oposición. Mediante la resolución controvertida la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI confirmó el análisis de la División de Oposición.

II. Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida

6. Mediante recurso presentado en la Secretaría el 13 de diciembre de 2010, la recurrente solicitó, con carácter principal, que se modificara la resolución controvertida y se estimara la solicitud de registro de la marca solicitada y, con carácter subsidiario, que se anulara la misma resolución citada. En apoyo de su recurso invocaba dos motivos, el segundo de los cuales se basaba en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009. Con la sentencia recurrida, tras haber declarado la inadmisibilidad de la pretensión de que se modificara la resolución controvertida y el registro de la marca solicitada y haber desestimado en cuanto al fondo ambos motivos, el Tribunal General desestimó el recurso y condenó a la recurrente a cargar con sus propias costas y con las costas en que incurrió la OAMI. Por lo que respecta al segundo motivo de recurso, mediante el cual la recurrente impugnaba la apreciación del riesgo de confusión efectuada por la Sala de Recurso, el Tribunal General, en primer lugar, confirmó que el público de referencia a efectos de dicha apreciación estaba compuesto por el consumidor español medio y que los productos en cuestión eran idénticos. En segundo lugar, por lo que concierne a la comparación entre los signos, el Tribunal General desestimó, por un lado, la alegación de la recurrente de que el término «doughnuts», en la marca solicitada, debía considerarse descriptivo y, por tanto, carente de carácter distintivo para el público español (apartados 57 a 74) y, por otro lado, la alegación de que el término «bimbo» tenía carácter dominante en dicha marca, toda vez que corresponde a una marca que goza de renombre en España (apartados 75 a 80). A tal efecto, el Tribunal General precisó que, aunque se determinara el carácter renombrado de la marca BIMBO, y, por tanto, la mayor relevancia en el interior de dicho signo del elemento que lo reproduce, tal extremo no bastaría para permitir que la apreciación de la similitud entre los signos en conflicto se limitara únicamente a ese elemento, dado que el término «doughnuts» no podía en ningún caso considerarse irrelevante en la impresión de conjunto que produce la marca solicitada. En tercer lugar, el Tribunal General confirmó la apreciación de la Sala de Recurso acerca de la existencia de un grado medio de similitud gráfica y fonética entre los signos en conflicto y la imposibilidad de proceder a una comparación desde el punto de vista conceptual. Por último, por lo que respecta a la apreciación global del riesgo de confusión, el Tribunal General respondió a la alegación de la recurrente acerca del supuesto carácter dominante del elemento «bimbo» en la marca solicitada remitiéndose a la sentencia Medion del Tribunal de Justicia ( 5 ) y precisando, en el apartado 96 de la sentencia recurrida, que «un riesgo de confusión puede existir para el público, en caso de identidad de los productos o de los servicios, cuando el signo impugnado está constituido por la yuxtaposición, por un lado, de la denominación de la empresa del tercero y, por otro lado, de la marca registrada, dotada de un carácter distintivo normal, y este último, sin crear por sí solo la impresión de conjunto del signo compuesto, conserve en aquélla una posición distintiva y autónoma». El Tribunal General también constató que el elemento «doughnuts» ocupaba una posición distintiva y autónoma en el interior de la marca solicitada, ya que, por un lado, estaba «provisto de un carácter distintivo medio para la parte del público de referencia que no conoce la lengua inglesa» y por otro lado, al carecer de cualquier significado para dicho consumidor, no se fundía, en la marca solicitada, con el elemento «bimbo» en un «conjunto unitario» o en una «unidad lógica» con existencia propia, que permita identificar los productos en cuestión como «rosquillas producidas por la empresa Bimbo» (apartado 97). Sobre la base de dichas consideraciones, y habida cuenta, en particular, de la identidad de los productos en cuestión, del reducido nivel de atención del consumidor debido a la naturaleza de éstos así como de la similitud gráfica y fonética entre los signos en conflicto, el Tribunal General llegó a la conclusión de que la Sala de Recurso había actuado correctamente al considerar que en dicho caso existía un riesgo de confusión.

III. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia y pretensiones de las partes

7. Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 14 de diciembre de 2012, la recurrente interpuso recurso de casación contra la referida sentencia. La recurrente solicita que se anule la sentencia recurrida, se estimen las pretensiones formuladas en la primera instancia relativas a la anulación de la resolución controvertida por haber sido adoptada infringiendo el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009 y se condene en costas a la OAMI. La OAMI y Panrico solicitan que se desestime el recurso de casación y se condene en costas a la recurrente. Los representantes de las partes fueron oídos en la vista celebrada el 7 de noviembre de 2013.

IV. Sobre el recurso de casación

8. En apoyo de su recurso de casación la recurrente invoca un único motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009. Ese motivo se divide en dos partes. La primera versa sobre un presunto error de Derecho por parte del Tribunal General al reconocer al elemento «doughnuts» una posición distintiva y autónoma en la marca solicitada, así como al interpretar y aplicar erróneamente la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y, en particular, la sentencia Medion citada. En la segunda parte, la recurrente reprocha al Tribunal General no haber tenido en cuenta, en la apreciación global del riesgo de confusión, todos los elementos relevantes del presente asunto.

A. Sobre la primera parte del único motivo de casación: error en la atribución al elemento «doughnuts» de una posición distintiva y autónoma en el interior de la marca solicitada

1. Alegaciones de las partes

9. En opinión de la recurrente, el Tribunal General incurrió en error al deducir, de modo esencialmente automático, la posición distintiva y autónoma del elemento «doughnuts» en la marca solicitada del hecho de que dicho elemento tiene un carácter distintivo medio y carece de cualquier significado para el consumidor español medio. Al actuar de ese modo, el Tribunal General confundió la «capacidad distintiva» y la «falta de significado» de uno de los elementos de una marca compuesta con su «posición distintiva y autónoma» en el interior de la misma, dando el carácter de regla general a lo que el Tribunal de Justicia afirmó como excepción en la citada sentencia Medion. Según la recurrente...