Bimbo SA v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

• Jurisdiction: European Union
• ECLI: ECLI:EU:C:2014:305
• Court: Court of Justice (European Union)
• Docket Number: C‑591/12
• Date: 08 May 2014
• Procedure Type: Recurso de casación - infundado
• Celex Number: 62012CJ0591

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda)

de 8 de mayo de 2014 ( *1 )

«Recurso de casación — Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de registro de la marca denominativa BIMBO DOUGHNUTS — Marca española denominativa anterior DOGHNUTS — Motivos de denegación relativos — Reglamento (CE) no 40/94 — Artículo 8, apartado 1, letra b) — Apreciación global del riesgo de confusión — Posición distintiva y autónoma de un elemento de una marca denominativa compuesta»

En el asunto C‑591/12 P,

que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 10 de diciembre de 2012,

Bimbo, S.A., con domicilio social en Barcelona, representada por el Sr. C. Prat, abogado, y el Sr. R. Ciullo, Barrister,

parte recurrente,

y en el que las otras partes en el procedimiento son:

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por los Sres. A. Folliard‑Monguiral y J. Crespo Carrillo, en calidad de agentes,

parte demandada en primera instancia,

Panrico, S.A., con domicilio social en Esplugues de Llobregat (Barcelona), representada por el Sr. D. Pellisé Urquiza, abogado,

parte coadyuvante en primera instancia,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),

integrado por la Sra. R. Silva de Lapuerta, Presidente de Sala, y los Sres. J.L. da Cruz Vilaça, G. Arestis, J.‑C. Bonichot y A. Arabadjiev (Ponente), Jueces;

Abogado General: Sr. P. Mengozzi;

Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora principal;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 7 de noviembre de 2013;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 23 de enero de 2014;

dicta la siguiente

Sentencia

1 Mediante su recurso de casación, Bimbo, S.A. (en lo sucesivo, «Bimbo»), solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea Bimbo/OAMI — Panrico (BIMBO DOUGHNUTS) (T‑569/10, EU:T:2012:535; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), mediante la cual dicho Tribunal desestimó su recurso dirigido, con carácter principal, a la modificación o, con carácter subsidiario, a la anulación de la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 7 de octubre de 2010 (asunto R 838/2009‑4), relativa a un procedimiento de oposición entre Panrico, S.A. (en lo sucesivo, «Panrico»), y Bimbo (en lo sucesivo, «resolución controvertida»).

Marco jurídico

2 El Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), fue derogado y sustituido por el Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1). Este Reglamento entró en vigor el 13 de abril de 2009.

3 Bajo el título «Motivos de denegación relativos», el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 40/94 disponía: «Mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca: […] b) cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.»

Antecedentes del litigio

4 Los antecedentes del litigio se resumen como sigue en los apartados 1 a 14 de la sentencia recurrida: «1 El 25 de mayo de 2006, [Bimbo] presentó ante la [OAMI] una solicitud de registro como marca comunitaria, con arreglo al Reglamento no 40/94, en su versión modificada [sustituido por el Reglamento no 207/2009]. 2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo “BIMBO DOUGHNUTS”. 3 Los productos para los que se solicitó el registro están comprendidos en la clase 30 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, revisado y modificado, y corresponden a la descripción siguiente: “productos de pastelería y panadería, especialmente rosquillas”. 4 La solicitud de marca comunitaria se publicó en el Boletín de Marcas Comunitarias no 42/2006, de 16 de octubre de 2006. 5 El 16 de enero de 2007, [Panrico] formuló oposición con arreglo al artículo 42 del Reglamento no 40/94 (convertido en el artículo 41 del Reglamento no 207/2009), contra el registro de la marca solicitada para todos los productos contemplados en el apartado 3 anterior. 6 La oposición se basaba en varias marcas nacionales e internacionales denominativas y figurativas anteriores. En particular, se basaba en la marca denominativa española DOGHNUTS, registrada el 18 de junio de 1994 con el número 1288926 para los productos de la clase 30 y correspondientes a la descripción siguiente: “productos y preparados de confitería y de pastelería y productos y preparados para todo tipo de dulces y golosinas; azúcar, chocolate, té, cacao, café y sus sucedáneos; vainilla, esencias y productos y preparados para flanes y pasteles, productos comestibles a base de chocolate y de azúcar, helados comestibles, azúcar cande, chocolates, rosquillas redondas, gomas de mascar y galletas”. 7 Los motivos invocados en apoyo de la oposición eran los previstos en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009, y en el artículo 8, apartado 5, del mismo Reglamento. 8 El 25 de mayo de 2009, la División de Oposición estimó la oposición. 9 El 24 de julio de 2009, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI contra la resolución de la División de Oposición con arreglo a los artículos 58 a 64 del Reglamento no 207/2009. 10 Mediante [la resolución controvertida], la Cuarta Sala de Recurso [(en lo sucesivo, “Sala de Recurso”)] desestimó el recurso. Al igual que la División de Oposición, la Sala de Recurso se limitó a comparar la marca solicitada con la marca anterior denominativa española DOGHNUTS (en lo sucesivo, “marca anterior”) y llegó a la conclusión de que existía un riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009, sobre dicha base. 11 La Sala de Recurso señaló que “doughnut” era una palabra inglesa que significaba “[...] pastelito esponjoso con forma anular espeso hecho con pasta”. Según la Sala de Recurso, dicha palabra no existe en español, lengua en la que sus equivalentes serían “dónut” o “rosquilla”. La Sala de Recurso consideró que, para el consumidor español medio (exceptuando los que hablan inglés), la palabra “doughnut” no describía los productos en cuestión ni sus cualidades y no presentaba ninguna connotación particular por lo que les respecta. Según la Sala de Recurso, el signo anterior, al igual que el signo solicitado, será percibido como un término extranjero o fantasioso por la mayoría de los consumidores. 12 La Sala de Recurso consideró, además, que los signos de que se trata eran similares, en la medida en que la marca anterior estaba incorporada, de modo casi idéntico, en la marca solicitada. Las marcas en cuestión tienen un grado medio de similitud gráfica y fonética. Una comparación conceptual resulta imposible. 13 Según la Sala de Recurso, los productos a los que se refieren las marcas en conflicto son idénticos. La marca anterior tiene un carácter distintivo medio. 14 La Sala de Recurso llegó a la conclusión de que, habida cuenta del carácter distintivo medio de la marca anterior, en una apreciación global del riesgo de confusión, debido al grado medio de similitud gráfica y fonética entre los signos, existía un riesgo de confusión para los consumidores pertinentes respecto de todos los productos controvertidos, que fueron considerados idénticos.»

Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida

5 Bimbo interpuso un recurso que tenía por objeto, con carácter principal, la modificación de la resolución controvertida o, con carácter subsidiario, la anulación de ésta.

6 En apoyo de su pretensión de anulación de la resolución controvertida, Bimbo invocó dos motivos basados, el primero, en la infracción de los artículos 75 y 76 del Reglamento no 207/2009 y, el segundo, en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del citado Reglamento.

7 Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró inadmisible la pretensión de modificación de la resolución controvertida y desestimó los motivos dirigidos a anular dicha resolución.

Pretensiones de las partes

8 Bimbo solicita al Tribunal de Justicia que anule la sentencia recurrida y la resolución controvertida y que condene en costas a la OAMI.

9 La OAMI solicita al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación y condene a Bimbo en costas.

10 Panrico solicita al Tribunal de Justicia que declare admisible y fundado su escrito de contestación, confirme la sentencia recurrida y condene a Bimbo en costas.

Sobre el recurso de casación

11 En apoyo de su recurso de casación, Bimbo invoca un motivo único, que se divide en dos partes y se basa en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009.

12 Pues bien, dado que, en el presente asunto, la solicitud de registro de la marca comunitaria controvertida fue presentada el 25 de mayo de 2006 y que tal fecha es determinante a efectos de identificar el...