Procter & Gamble Company v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs).

• Jurisdiction: European Union
• ECLI: ECLI:EU:C:2001:203
• Court: Court of Justice (European Union)
• Docket Number: C-383/99
• Date: 05 April 2001
• Celex Number: 61999CC0383
• Procedure Type: Recurso de anulación

Aviso jurídico importante

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61999C0383

Conclusiones del Abogado General Jacobs presentadas el 5 de abril de 2001. - Procter & Gamble Company contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos). - Recurso de casación - Admisibilidad - Marca comunitaria - Reglamento (CE) n. 40/94 - Motivo de denegación absoluto de registro - Carácter distintivo - Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones descriptivos - Sintagma Baby-dry. - Asunto C-383/99 P.

Recopilación de Jurisprudencia 2001 página I-06251

Conclusiones del abogado general

1. Es éste el primer recurso de casación de que conoce el Tribunal de Justicia en un procedimiento sobre la marca comunitaria, en este caso, la denegación del registro de un sintagma que, a su vez, fue objeto del primer recurso que se interpuso ante el Tribunal de Primera Instancia en esta materia.

2. Dejando aparte algunos aspectos procesales nuevos, el principal problema de fondo en este asunto se refiere al criterio que debe aplicarse para decidir si un sintagma no reúne los requisitos establecidos para ser registrado como marca comunitaria por estar compuesto exclusivamente por indicaciones que pueden servir en el comercio para designar, en particular, el destino u otras características de los productos a que se refiere.

3. El sintagma cuyo registro se solicita es «Baby-Dry», empleado para pañales (nappies) o (en el lenguaje común de Norteamérica, utilizado por el fabricante y que figura en muchos documentos que obran en autos) «diapers» (pañales).

Normativa aplicable

4. Es evidente que las normas que regulan las marcas influyen sensiblemente en los intercambios comerciales y no es sorprendente que se hayan dado pasos para conseguir un cierto grado de concertación internacional en esta materia. Entre los más importantes se encuentran el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (en lo sucesivo, «Convenio de París») y el Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (1994; en lo sucesivo, «Acuerdo ADPIC»), a los que me referiré más adelante.

5. Es aun más deseable establecer la uniformidad dentro de un mercado común o de un mercado único como la Comunidad. Tras la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en virtud de la Directiva sobre marcas en 1989, el paso siguiente y más trascendente para establecer una marca comunitaria, coexistente con las marcas nacionales, se dio mediante el Reglamento (CE) nº 40/94 (en lo sucesivo, «Reglamento sobre la marca comunitaria»).

6. El Reglamento sobre la marca comunitaria establece que la marca comunitaria tiene carácter unitario y produce los mismos efectos en el conjunto de la Comunidad (artículo 1). Se crea una oficina de la marca comunitaria -denominada Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos), denominada en lo sucesivo, «Oficina»- (artículo 2). La marca comunitaria se adquiere por el registro (artículo 6) y los examinadores son competentes para adoptar en nombre de la Oficina cualesquiera resoluciones respecto a las solicitudes de registro (artículo 126). De los recursos interpuestos contra las resoluciones de los examinadores conocen las Salas de Recurso formadas por miembros independientes (artículos 130 y 131). Contra las resoluciones de las Salas de Recurso cabe recurso ante el Tribunal de Primera Instancia (artículo 63) y, por consiguiente, ante el Tribunal de Justicia a través de un recurso de casación.

7. Con arreglo al artículo 4 del Reglamento sobre la marca comunitaria, «podrán constituir [marcas] comunitarias todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas».

8. El artículo 7, con la rúbrica «motivos de denegación absolutos», establece lo siguiente:

«1. Se denegará el registro de:

a) los signos que no sean conformes al artículo 4;

b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;

c) las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio;

d) Las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio;

[...]

2. El apartado 1 se aplicará incluso si los motivos de denegación sólo existieren en una parte de la Comunidad.

3. Las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicarán si la marca hubiera adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma.»

9. Puede observarse en este punto que la definición contenida en el artículo 4 del Reglamento sobre la marca comunitaria es idéntica a la definición de marca que figura en el artículo 2 de la Directiva en materia de marcas y que existe una correspondencia similar entre lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letras a) a d), del Reglamento y el artículo 3, apartado 1, letras a) a d), de la Directiva, por lo que, en principio, se excluye el registro de un signo como marca comunitaria por los mismos motivos que su registro como marca nacional en los Estados miembros.

10. Sin embargo, por cuanto el carácter distintivo o descriptivo de los términos puede variar de un idioma a otro, de lo anterior no se desprende que una marca que no puede registrarse en algunos Estados miembros y que, por consiguiente, con arreglo al artículo 7, apartado 2, del Reglamento sobre la marca comunitaria no puede registrarse como marca comunitaria, tampoco pueda registrarse en otros Estados miembros.

11. Además, como han señalado las partes del presente asunto, el artículo 7, apartado 1, letras b) a d), del Reglamento sobre la marca comunitaria se basa esencialmente en una parte del artículo 6 quinquies, letra B, del Convenio de París, que prevé la reciprocidad en cuanto al registro y la protección de las marcas registradas en cualquiera de los países de la Unión para la protección de la propiedad industrial creada en virtud del Convenio. Establece, entre otras cosas:

«Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes:

[...]

2. Cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama;

[...]»

12. Por el contrario, el Convenio de París no contiene ninguna definición de marca como la que figura en el artículo 4 del Reglamento sobre la marca comunitaria. Sin embargo, las leyes de marcas de todo el mundo contienen habitualmente disposiciones con el mismo contenido. Concretamente, se encuentra una definición similar en el artículo 15, apartado 1, del Acuerdo ADPIC: «Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas [...]»

13. Con arreglo al artículo 9, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento sobre la marca comunitaria, esencialmente, el titular de la marca comunitaria podrá impedir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de cualquier signo idéntico o similar que implique un riesgo de confusión para productos o servicios idénticos o similares. Sin embargo, el artículo 12 establece:

«El derecho conferido por la marca comunitaria no permitirá a su titular que prohíba a un tercero hacer uso, en el tráfico económico:

[...]

b) de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, a la procedencia geográfica, a la época de producción del producto o de la prestación del servicio o a otras características de éstos;

[...]

siempre que ese uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.»

14. Se encuentran disposiciones esencialmente idénticas (respecto a las marcas nacionales) en los artículos 5, apartado 1, y 6, apartado 1, letra b), de la Directiva sobre marcas (y, por consiguiente, en principio, en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros).

15. Tampoco en este punto existe una norma equivalente en el Convenio de París; una disposición de este tipo estaría, en todo caso, fuera de su ámbito de aplicación. Con arreglo al artículo 17 del Acuerdo ADPIC, «los Miembros podrán establecer excepciones limitadas de los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio, por ejemplo, el uso leal de términos descriptivos, a condición de que en ellas se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros».

Los hechos del presente asunto

La solicitud de registro

16. The Procter & Gamble Company, con domicilio en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos (en lo sucesivo, «Procter & Gamble»), solicitó a la Oficina en 1996 el registro del sintagma «Baby-Dry» como marca comunitaria para «pañales desechables de papel o celulosa» y «pañales de gasa».

17. La solicitud fue desestimada en 1998. El examinador consideró que debía denegarse el registro, con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento sobre la marca comunitaria basándose en que la marca referida tenía carácter descriptivo y...